Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 октября 2021 г. N 09АП-57414/21 по делу N А40-95472/2020

г. Москва

05 октября 2021 г.

Дело N А40-95472/20

Резолютивная часть постановления объявлена 29 сентября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 октября 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Е.А. Птанской, Д.В. Пирожкова

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "БЕРМОТОРС", ООО "МОЛОКОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЦЕНТР" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18 августа 2021 года по делу N А40-95472/20, принятое судьёй Титовой Е.В., по иску ПАО "АВТОДИЗЕЛЬ" ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД к ООО "БЕРМОТОРС", третье лицо: ООО "МОЛОКОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЦЕНТР" о взыскании

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Голубева Н.В. по доверенности от 01.08.2021

от ответчика: Афинагентов Д.А. по доверенности от 15.07.2021

от третьего лица: Шабаева Л.А. по доверенности от 01.08.2021

УСТАНОВИЛ:

ПАО "АВТОДИЗЕЛЬ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО "БЕРМОТОРС" о взыскании денежных средств в сумме 4 476 514,58 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18 августа 2021 года исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, ООО "БЕРМОТОРС" и третье лицо ООО "МОЛОКОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЦЕНТР" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых ответчик просил решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований, третье лицо просило решение суда первой инстанции отменить.

Заявитель ООО "БЕРМОТОРС" доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции.

Заявитель ООО "МОЛОКОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЦЕНТР" доводы апелляционной жалобы поддержал, не согласен с решением суда первой инстанции.

Истец возражал против доводов апелляционных жалоб, считает решение суда законным и обоснованным, представил отзыв.

Исследовав представленные в материалы дела документы в их совокупности, с учетом положений ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, проверив выводы суда первой инстанции, апелляционным судом не усматривается правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд исходит из следующего.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ООО "БЕРМОТОРС" (Ответчик) 04.04.2018 г. представило на Балтийский таможенный пост (центр электронного декларирования) Балтийской таможни декларацию на товары в электронной форме N 10216170/040418/0031881 на вывоз товара "двигатель ремонтный со всеми агрегатами для трактора К-700, изготовитель - общество "ММЦ", артикул 238НДЗ-1000186, количество - 6 штук", общей стоимостью 31 560,00 евро, что по курсу, указанному в декларации, составляло 2 238 257,29 руб., о чем Истцу стало известно в ходе рассмотрения дела NА56-135726/2018. Согласно прилагаемых документов изготовителем двигателей указано ООО "ММЦ".

В ходе проведения таможенного контроля установлено, что на отдельных деталях двигателей имеются обозначения, сходные с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 545535 и N 175637.

Правообладателем указанных товарных знаков является ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).

ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) не давало согласие ООО "БЕРМОТОРС" на использование товарного знака "ЯМЗ" на двигателях, изготовителем, которых является ООО "ММЦ", также между ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) и ООО "БЕРМОТОРС", ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) и ООО "ММЦ" отсутствуют лицензионные договоры, дающие право на использование товарных знаков N 545535 и N 175637.

Согласно выводам товароведческих экспертиз, проведенных Экспертокриминалистической службой регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Санкт-Петербург (на основании определений таможни) было установлено, что спорные товары представляют собой восстановленные (ремонтные) двигатели, восстановленные из комплектующих деталей как бывших в эксплуатации, так и новых; основой для восстановления служат серийные двигатели ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).

25.03.2020 г. истец заказным письмом с уведомлением в адрес ответчика направил претензию N 785/01-38 от 24.03.2020 г. о выплате компенсации в двукратном размере в сумме 4 476 514,58 руб.

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Доводы заявителей апелляционных жалоб подлежат отклонению.

Первым основанием для отмены судебного решения ответчик указывает тот факт, что суд пришел к неверному выводу о том, что ответчик при использовании им товарного знака "ЯМЗ" при маркировке измененного товара создает опасность смешения производителя товара и лица, изменившего товар.

С позицией ответчика согласиться нельзя.

Наличие у истца исключительных прав на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск, подтверждается свидетельствами РФ N 545535 и N 175637, и не оспаривалось лицами, участвующими в деле.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров. (Заключение коллегии палаты по патентным спорам от 22 июня 2021 года; решение АС города Москвы по делу А40-1605/2021-134-12)

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В результате исследования представленных в материалы дела доказательств установлено наличие сходства сравниваемых обозначения и товарного знака, а также однородность товаров, в отношении которых ответчиком использовано спорное обозначение, с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Ответчик считает необоснованным вывод суда первой инстанции о контрафактности товара.

С данным утверждением ответчика также нельзя согласиться.

На каждый двигатель, приобретенный Ответчиком у ООО "Молоковский моторный центр", выдан паспорт, из которого следует, что ООО "ММЦ" является производителем двигателя (силового агрегата) ЯМЗ-238НДЗ и в паспортах, ни в одном из их разделов не указано, что двигатели являются ремонтными. Ответчик в суде поясняет, что данное обстоятельство (что двигатели являются ремонтными / восстановленными) отражено в договоре купли - продажи и пояснениях ООО "ММЦ.

Однако, документом, являющимся основным эксплуатационным документом для силового агрегата, является не какой-либо договор, а паспорт (который выдается вместе с произведенной продукцией в независимости от того - имеется ли в отношении данного изделия какой-либо договор или нет). Это требование закреплено ГОСТ 2.601-2013 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Единая система конструкторской документации. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ".

Эксплуатационные документы (далее - ЭД) предназначены для эксплуатации изделий, ознакомления с их конструкцией, изучения правил эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования), отражения сведений, удостоверяющих гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, гарантий и сведений по его эксплуатации (длительность и условия работы, техническое обслуживание, ремонт и другие данные), а также сведений по его утилизации. Сведения об изделии, помещаемые в ЭД, должны быть достаточными для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации изделий в течение установленного срока службы. ЭД, поставляемые с изделием, должны полностью ему соответствовать.

П.4.13. ГОСТ 2.601-2013 установлен минимальный перечень информации, который обязательно должен содержаться в ЭД, а именно:

- наименование страны-изготовителя и предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение изделия;

- основное назначение, сведения об основных технических данных и потребительских свойствах изделия;

- правила и условия эффективного и безопасного использования, хранения, транспортирования и утилизации изделия;

- ресурс, срок службы и сведения о необходимых действиях потребителя по его истечении, а также информация о возможных последствиях при невыполнении указанных действий (сведения о необходимых действиях по истечении указанных ресурсов, сроков службы, а также возможных последствиях при невыполнении этих действий приводят, если изделие по истечении указанных ресурса и сроков может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя (пользователя), причинять вред его имуществу или окружающей среде либо оно становится непригодным для использования по назначению. Перечень таких изделий составляют в установленном порядке);

- гарантии изготовителя (поставщика) (в установленном законодательством порядке);

- сведения о сертификации (при наличии);

- сведения о приемке;

- юридический адрес изготовителя (поставщика) и/или продавца;

- сведения о цене и условиях приобретения изделия (приводит, при необходимости, изготовитель, поставщик либо продавец).

Раздел 5 ГОСТ 2.601-2013 определяет виды ЭД, в п. 5.1.2. указан в том числе "Паспорт" - Документ, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, значения основных параметров и характеристик (свойств) изделия, а также сведения о сертификации и утилизации изделия. А п. 5.2.1. определяет, что паспорт является обязательным документом.

Из представленных паспортов, выданных на каждый из шести двигателей ООО "ММЦ", следует, что двигатель (силовой агрегат) ЯМЗ-238НД3 изготовлен в феврале 2018 г. и изготовителем является ООО "ММЦ". Ни в одном из разделов паспорта не указано, что двигатель ремонтный или восстановленный. Ответчик в суде заявляет, что паспорт на силовой агрегат не предусматривает ни одного поля или раздела, в котором можно было бы указать, что двигатель ремонтный или восстановленный, и что ООО "ММЦ" является не изготовителем, а организацией, осуществившей ремонт.

ГОСТ 2.601-2013 в п. 4.13. устанавливает лишь минимальный перечень информации, которая должна содержаться в паспорте изделия, не запрещает вносить дополнительную информацию, поля, графы и разделы. Таким образом, при формировании паспорта на двигатели ООО "ММЦ" имело все права и возможности на включение в паспорт информации о том, что двигатель ремонтный или восстановленный; и что ООО "ММЦ" не является его производителем / изготовителем, а является организацией, осуществившей ремонт.

Более того, из содержания всех заполненных разделов паспортов, конечный потребитель может без сомнения сделать только один единственный вывод - в феврале 2018 года ООО "ММЦ" изготовило двигатель (силовой агрегат) по лицензии Общества в комплектации ЯМЗ-238НД3 с соответствующими выходными характеристиками и этот двигатель является новым, а не ремонтным или восстановленным, а ответчик по договору приобрел таковые двигатели для последующей продажи (которая осуществлялась с приложением в том числе и паспортов на двигатели). Однако на самом деле это не соответствует действительности.

- Для обозначения силового агрегата в паспортах, выданных ООО "ММЦ", как изготовителем этих двигателей, используется обозначение модели: ЯМЗ-238НДЗ.

Однако, в СССР была разработана и введена в действие на всех автомобильных заводах и заводах смежных производств единая система нумерации деталей, узлов, агрегатов и моделей автомобилей (в соответствии с приказом народного комиссара среднего машиностроения Союза ССР N 554 от 15.11.1943 г.), направленная на обеспечение порядка и четкости в системе работы и техники управления при проектировании, производстве и эксплуатации транспортных средств. В более позднее время нумерация моделей силовых агрегатов осуществлялась в соответствии с Отраслевой нормалью ОН 025 270-66 "Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава, а также его агрегатов и узлов, выпускаемых специализированными предприятиями" (утв. Минавтопромом СССР 30 июня 1966 г.), которая сохранила принципы и предложенную нумерацию 1943 года. В Российской Федерации до настоящего времени также используется именно эта система нумерации.

С 1943 года за ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) (ранее - Ярославский автомобильный завод, Ярославский моторный завод, ОАО "Автодизель" (ЯМЗ)) - закреплены и присвоены отдельные цифровые двух-трехзначные индексы из диапазона: 200-249. Именно это цифровое значение, из указанного диапазона, перед которым указывается сокращенное наименование завода-изготовителя, и применяется до настоящего времени при присвоении Государственным научным центром Российской Федерации ФГУП "НАМИ" всем моделям двигателей производства ПАО "Автодизель" (ЯМЗ). Продукции иных производителей, выпускающих силовые агрегаты, номера из диапазона 200-249, закрепленные за ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), не присваиваются.

Таким образом, ООО "ММЦ", не имело право присваивать произведенной им продукции, нумерацию, закрепленную за ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).

- Несмотря на то, что в паспортах на двигатели обозначена комплектация ЯМЗ- 238НДЗ, при осмотре каждого двигателя специалистами Общества было установлено, что на блоке цилиндров нанесен номер, отличный от заводских номеров, которые присваиваются на ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).

В письмах ООО "ММЦ", адресованных в Балтийскую таможню, касающихся пояснений к технологическому процессу восстановительного ремонта, поясняет, что номера 20180201 - 20180206 на блоки цилиндров нанесены ООО "ММЦ" после проведения восстановительного ремонта. Обращаем внимание суда на тот факт, что присвоение номеров блокам цилиндров на ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 5198-2002. Нанесение номера на деталь в соответствии с такими требованиями является дополнительным подтверждением для потребителя, что продукция соответствует всем требованиям, предъявляемым к качеству производимой продукции, экологическим требованиям и т.п.

Номера, проставленные ООО "ММЦ" не соответствуют действующим нормам и стандартам; нумерация, принятая для маркировки таких деталей в Обществе, отсутствует, и, при указании в паспорте на двигатель, что это двигатель модели ЯМЗ-238НДЗ может вводить в заблуждение конечного потребителя о качестве и свойствах такой продукции.

- В рамках уже проведенных экспертиз (проведены Центральным экспертнокрими-налистическим таможенным управлением г. Санкт - Петербург, и 22.06.2018 г. N 12402090/0015586), привлеченные ранее эксперты пришли к выводу, что двигатели, которые подверглись экспертизе, относятся к категории "индивидуальная сборка".

Однако, в действующих законах и стандартах такая категория двигателей - как двигатели индивидуальной сборки отсутствует. Соответственно, двигатели, которые были восстановлены и подпадают по мнению эксперта под несуществующую категорию "индивидуальная сборка" - не могут являться продукцией ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) и нахождение на такой продукции товарных знаков, принадлежащих Обществу, является незаконным.

Также, сделанный ранее вывод экспертов (заключение Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Санкт - Петербург от 28.09.2018 г. N 12402004/0027640) о том, что данные двигатели являются двигателями производства ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), но "ремонтные", является безосновательным, т.к. проведенная экспертиза не содержит четкого анализа деталей, составляющих двигатели; не содержит собственных результатов исследования, а абсолютно полностью базируется и основывается на письме ООО "ММЦ", которое и повторяет содержанием на стр.7 заключения с повторением по тексту выводов о том, что двигатели "практически полностью восстановлены".

Из письменных пояснений третьего лица - ООО "ММЦ" от 12 ноября 2020 г., касающихся технологического процесса восстановительного ремонта каждого двигателя, следует, что ремонту подвергались отработавшие свой ресурс силовые агрегаты; все основные агрегаты, составляющие двигатель (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока цилиндров, ТНВД, поршневая группа, клапаны, навесное оборудование) либо находятся в неремонтопригодном состоянии и поэтому были заменены, либо требовали ремонта. При чем для ремонта блока цилиндров использовался б/у агрегат; колен.вал, ГБЦ, ТНВД, шатуны, маховики прошли обработку и доводку на оборудовании ООО "ММЦ" согласно ТУ на восстановительный ремонт. Однако, у суда нет сведений о том, способно ли оборудование ООО "ММЦ" осуществить доводку деталей до тех требований, которые предъявляются к деталям, используемым ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) при сборке двигателей; нигде (ни в письмах, ни в паспортах на двигатели) нет указания на то,- каким именно ТУ соответствуют произведенные работы по восстановительному ремонту, кто является разработчиком этих ТУ и являются ли эти ТУ достаточными для того, чтобы восстановленный двигатель имел название и содержал на себе товарные знаки ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).

Также из писем ООО "ММЦ" следует, что помимо основных агрегатов замене подлежали крышки, кронштейны, вентиляторы, картеры и т.п., которые заменены деталями как нового, так и старого образца. То есть в результате действий ООО "ММЦ", заявившим себя производителем 6 двигателей ЯМЗ-238НДЗ, появились 6 ремонтных двигателей "индивидуальной сборки", содержащие товарные знаки ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), а также, как следует из обозначения комплектации и из утверждений ответчика, эти двигатели являются двигателями производства ПАО "Автодизель" (ЯМЗ).

Однако, двигателями производства ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) может являться ровно тот двигатель, который не содержит контрафактных деталей, содержит в себе детали производства ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) и/или определённых производителей.

1) детали производства ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), содержащие товарные знаки "ЯМЗ" - блок цилиндров, головка блока цилиндров, впускной коллектор. ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) производит их самостоятельно, т.е. таковые детали являются оригинальными. Литье деталей, размещение на них ТЗ "ЯМЗ", а также способ его нанесения, использованных в двигателях ООО "ММЦ", не соответствуют оригинальным деталям производства ПАО "Автодизель" (ЯМЗ)

2) детали, которые изготавливают и маркируют товарными знаками по заказу ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) - детали, являющиеся покупными для завода, а именно:

- турбины, приобретаются у НПО "Турботехника" или ЗАО "ЧЗ-ТУРБО-ГАЗ",

- ТНВД - у АО "ЯЗДА".

3) детали, которые изготавливают по заказу ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) - детали без товарных знаков, являющиеся покупными для завода, а именно:

- детали, не содержащие ТЗ "ЯМЗ" - стартер, произведенный ОАО "БАТЕ", генератор, произведенный ООО "Прамо-Электро".

В двигателях же ООО "ММЦ" имеются детали, маркированные товарными знаками "ЯМЗ", иных изготовителей, с которыми у ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) не были заключены лицензионные договоры и не было предоставлено право использования товарных знаков "ЯМЗ" для нанесения на производимые ими детали, например, турбина; также имеются детали без маркировки товарными знаками "ЯМЗ", но не тех производителей, которые используются ЯМЗ для производства двигателей, например, генератор - ввезенн из Китая (счет-фактура N Я0023784/1 от 20.02.2018 г.).

Степень вмешательства в двигатель (использование деталей, установка, например, подшипника в расточке колен.вала), его отличия от того двигателя, что производится заводом, замена составляющих двигатель элементов такова, что он никак не может называться двигателем ЯМЗ-238НДЗ производства ПАО "Автодизель" (ЯМЗ), вводиться в гражданский оборот как продукция ЯМЗ и содержать в себе товарные знаки, а также указание на товарные знаки в паспорте двигателя.

Факт незаконного использования указанных товарных знаков на двигателях установлен в Постановлении Суд по интеллектуальным правам от 12.09.2019 г. по делу А56-135726/2018, а именно, судом в рамках рассмотрения дела о привлечении ООО "Бермоторс" к административной ответственности по ст.14.10. КоАП РФ при экспорте двигателей за границу было установлено следующее:

- (выдержка из Постановления, стр. 17-18) "Как следует из материалов дела и установлено судами, помещенный под таможенную процедуру экспорта товар общества "БЕРМОТОРС", согласно пояснением самого общества "БЕРМОТОРС", представляет собой товар (двигатели), созданный в результате проведенных обществом "ММЦ" ремонтно-восстановительных работ в отношении двигателей, ранее произведенных и выпущенных в гражданский оборот обществом "Автодизель". Судами установлено, что для создания спорных двигателей были закуплены старые отработавшие моторесурс двигатели, проведен их ремонт с заменой частей.

При этом, как установлено судами, при ремонте двигателей товарные знаки общества "Автодизель" не наносились, а уже имелись на деталях.

Устанавливая данные обстоятельства, суды сослались, в том числе на имеющееся в материалах дела письмо общества "Автодизель" от 18.07.2018 N 786-05/1017, в котором общество сообщает, что часть деталей двигателей является оригинальными, а часть деталей являются бывшими в употреблении частями старого образца, а также на сведения, предоставленные обществом "ММЦ", и экспертное заключение от 28.09.2018 N 12402004/0027640.

Кроме того, судами было установлено, что оригинальные детали двигателей, из которых был произведен спорный товар, были приобретены обществом "ММЦ", в том числе у официального дилера общества "Автодизель".

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода судов о том, что поскольку на деталях спорных товаров, приобретенных обществом "БЕРМОТОРС" у общества "ММЦ", товарный знак был размещен на законных основаниях, общество "Автодизель" исчерпало исключительное право на товарные знаки, в связи с чем, спорные товары не могут быть признаны контрафактными.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с данным выводом судов первой и апелляционной инстанций ввиду следующего.

Как установлено судами, спорные товары, помещенные обществом "БЕРМОТОРС" под таможенную процедуру экспорта, не были произведены либо введены в гражданский оборот обществом "Автодизель" либо под его контролем как продукция правообладателя, обладающая определенной совокупностью индивидуализирующих признаков. Лицами, участвующими в деле, это обстоятельство не оспаривалось.

Вместе с тем закрепленный в статье 1487 ГК РФ принцип исчерпания права означает, в частности, что правообладатель не может препятствовать последующему использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые ранее были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может считать свои исключительные права нарушенными при совершении последующих сделок в отношении тех товаров, которые изначально были законно маркированы его товарным знаком и введены в оборот.

В данном случае, поскольку судами не установлено, что обществом "БЕРМОТОРС" экспортировался товар, определяемый теми же индивидуальными и/или родовыми признаками, что и товар, который ранее был введен в гражданский оборот правообладателем товарных знаков либо с его согласия, а напротив, установлено, что предназначенный для экспорта товар обладает не свойственными оригинальному товару общества "Автодизель" признаками, выводы судов об исчерпании обществом "Автодизель" исключительного права на товарный знак свидетельствуют о неправильном применении судами нормы статьи 1487 ГК РФ к обстоятельствам данного дела.".

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам исключил ошибочные выводы судов первой и апелляционной инстанций и сделал вывод о незаконном использовании товарных знаков ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) на двигателях, то есть, сделал вывод об их контрафактности.

В то же время одновременно СИП указал, что указанный вывод не может являться основанием для отмены ранее вынесенных судебных актов, поскольку "судами не сделаны в судебных актах выводы о реализации товара как основании для привлечения общества "БЕРМОТОРС" к административной ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ и истек срок привлечения общества "БЕРМОТОРС" к административной ответственности".

Таким образом, истечение срока привлечения ООО "Бермоторс" к административной ответственности явилось основанием для оставления в силе решений судом нижестоящих инстанций, но их вывод об отсутствии у двигателей признаков контрафактности был опровергнут.

Заявитель считает, что суд не учел его доводы при определении размера компенсации. Указывает на тот факт, что требования о выплате компенсации предъявлены истцом и к ответчику, и к третьему лицу.

Однако, Ответчиком не учтено, что компания Третье лицо и Ответчик несут самостоятельную ответственность за допущенные нарушения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Общество при обращении с настоящим иском избрало вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Как отмечено в пункте 62 Постановления N 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления N 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

Суд первой инстанции, исследовав материалы дела и предоставленные доказательства о стоимости контрафактных товаров, обоснованно пришел к выводам о правильном расчёте истцом суммы размера компенсации.

Таким образом, исходя из фактических обстоятельств дела, с учетом оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности, апелляционным судом признается законным и обоснованным решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы 18 августа 2021 года по делу N А40-95472/20 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Е.А. Птанская Д.В. Пирожков