Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2022 г. N С01-2358/2021 по делу N А40-95472/2020 Оставив без изменения вынесенные ранее судебные акты о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, суд исходил из доказанности фактов принадлежности истцу исключительного права на спорный товарный знак и его нарушения ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 февраля 2022 г. N С01-2358/2021 по делу N А40-95472/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 16 февраля 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 февраля 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Четвертаковой Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Постниковым Р.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Бермоторс" (ул. Ижорская, д. 6, эт. 8, пом. 9, Москва, 125599, ОГРН 1057747586160) и общества с ограниченной ответственностью "Молоковский моторный центр" (ул. Революционная, д. 142, корп. 1, пом. 1, с. Молоково, Ленинский район, Московская область, 142714, ОГРН 1065003022820) на решение Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2021 по делу N А40-95472/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2021 по тому же делу по исковому заявлению публичного акционерного общества "Автодизель" (Ярославский Моторный Завод) (проспект Октября, д. 75, г. Ярославль, 150040, ОГРН 1027600510761) к обществу с ограниченной ответственностью "БЕРМОТОРС" о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак;

при участии в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Молоковский моторный центр",

при участии в судебном заседании представителей:

от публичного акционерного общества "Автодизель" - Голубева Н.В. (по доверенности от 01.08.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Бермоторс" - Березикова С.В. (по доверенности от 04.10.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Молоковский моторный центр" - Перфилова В.П. (по доверенности от 12.02.2022),

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский Моторный Завод) (далее - общество "Автодизель") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Бермоторс" (далее - общество "Бермоторс") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 4 476 514 рублей 58 копеек.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Молоковский моторный центр" (далее - общество "ММЦ").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2021, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2021, исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Бермоторс" обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 13.12.2021 кассационная жалоба общества "Бермоторс" передана по подсудности в Суд по интеллектуальным правам.

Общество "Молоковский моторный центр" также не согласилось с принятыми по делу судебными актами, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В обоснование доводов о незаконности обжалуемых судебных актов общество "Бермоторс" ссылается на то, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права.

В частности, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что ответчик не вводил спорные товарные в оборот на территории Российской Федерации, суды не учли, что истец дважды обратился в суд о взыскании одной и той же компенсации с ответчика и третьего лица.

В обоснование доводов о незаконности обжалуемых судебных актов общество "ММЦ" также ссылается на то, что выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального права.

Общество "ММЦ" указывает на то, что при восстановлении 6 двигателей не произошло нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, так как произошло их исчерпание права.

Общество "ММЦ" также считает, что суды изменили требования истца и взыскали не заявленные денежные средства, а компенсацию.

Истец представил отзыв на кассационные жалобы, в котором сослался на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов и просил оставить их без изменения.

В судебном заседании представители ответчика и третьего лица поддержали доводы своих кассационных жалоб, представитель истца просил отказать в удовлетворении жалоб, ссылаясь на необоснованность содержащихся в них требований.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судами первой и апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанции, истец обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельству Российской Федерации товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 545535 и N 175637, в том числе товаров 12-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "двигатели для наземных транспортных средств".

В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик 04.04.2018 представило на Балтийский таможенный пост (центр электронного декларирования) Балтийской таможни декларацию на товары в электронной форме N 10216170/040418/0031881 на вывоз товара "двигатель ремонтный со всеми агрегатами для трактора К-700, изготовитель - общество "ММЦ", артикул 238НДЗ-1000186, количество - 6 штук", общей стоимостью 31 560,00 евро, что по курсу, указанному в декларации, составляло 2 238 257,29 рублей, о чем Истцу стало известно в ходе рассмотрения дела N А56-135726/2018. Согласно прилагаемых документов изготовителем двигателей указано общество "ММЦ".

В ходе проведения таможенного контроля установлено, что на отдельных деталях двигателей имеются обозначения, сходные с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 545535 и N 175637. Общество "Автодизель" не давало согласие обществу "Бермоторс" на использование товарного знака "ЯМЗ" на двигателях, изготовителем, которых является общество "ММЦ", также между обществом "Автодизель" и обществами "Бермоторс" и "ММЦ" отсутствуют лицензионные договоры, дающие право на использование спорных товарных знаков.

Согласно выводам товароведческих экспертиз, проведенных Экспертно-криминалистической службой регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Санкт-Петербург (на основании определений таможни) было установлено, что спорные товары представляют собой восстановленные (ремонтные) двигатели, восстановленные из комплектующих деталей как бывших в эксплуатации, так и новых; основой для восстановления служат серийные двигатели общества "Автодизель" (ЯМЗ).

Полагая, что действия общества "Бермоторс" нарушают исключительное право истца на товарные знаки, и ссылаясь на неисполнение требований в досудебном порядке, истец обратился в суд с иском по настоящему делу.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьями 1250, 1252, 1259, 1477, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), установил принадлежность истцу исключительных прав на товарные знаки, факт нарушения ответчиком указанных прав истца путем закупки у третьего лица спорных двигателей, с нанесенным на них товарным знаком истца, и осуществления действий, направленных на экспорт (вывоз товара с таможенной территории) спорных товаров при декларировании товаров, с нанесенными на них обозначением, сходным до степени смешения с товарными знаками, и пришел к выводу о том, что истцом, как правообладателем, правомерно заявлено требование о взыскании компенсации.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции и оставил решение без изменения.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах и в отзыве на нее, выслушав представителей лиц участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, не находит оснований для их отмены.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению. В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом при обращении с настоящим иском был избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Соответственно, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Факты принадлежности истцу права, в защиту которого предъявлен иск, а также факт незаконного использования товарных знаков на двигателях, установлены судами на основании имеющихся в деле доказательств.

Ответчик и третье лицо в кассационных жалобах ссылается на то, что материалами дела не подтверждается факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, поскольку двигатели не были фактически введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Данный довод отклоняется судом кассационной инстанции.

Из подпунктов 3 и 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ следует, что исключительным правом на товарный знак охватывается, в том числе, использование товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товаров.

В пункте 156 постановления N 10 разъяснено, что способы использования товарного знака, входящие в состав исключительного права в силу положений пунктов 1 и 2 статьи 1484 ГК РФ, не ограничиваются лишь изготовлением товаров с размещением на них этого товарного знака. Исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Таким образом, сам факт использования ответчиком товарного знака на документации и в предложении ответчиком товара к продаже без согласия правообладателя, свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.

Приобретение ответчиком контрафактного товара у третьего лица с целью продажи не свидетельствует о том, что данный товар был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации легально (с согласия правообладателя).

Сама по себе покупка контрафактного товара для иностранного лица - не освобождает ответчика от обязанности по соблюдению законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, поскольку общество "Бермоторс" должно было знать о существовании зарегистрированных товарных знаках. Поскольку согласия на использование принадлежащих истцу товарных знаков ответчику не выдавалось, следовательно, ответчик незаконно использовал чужой товарный знак без согласия правообладателя.

Суд кассационной инстанции отклоняет довод ответчика и третьего лица о том, что спорный товар не содержат незаконного нанесения товарных знаков, так как ранее двигатели введены в гражданский оборот с согласия правообладателя.

Как установлено судами, спорные товары, помещенные обществом "Бермоторс" под таможенную процедуру экспорта, не были произведены либо введены в гражданский оборот обществом "Автодизель" либо под его контролем как продукция правообладателя, обладающая определенной совокупностью индивидуализирующих признаков. Лицами, участвующими в деле, это обстоятельство не оспаривалось.

Вместе с тем закрепленный в статье 1487 ГК РФ принцип исчерпания права означает, в частности, что правообладатель не может препятствовать последующему использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые ранее были введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может считать свои исключительные права нарушенными при совершении последующих сделок в отношении тех товаров, которые изначально были законно маркированы его товарным знаком и введены в оборот.

В данном случае, поскольку судами не установлено, что обществом "Бермоторс" экспортировался товар, определяемый теми же индивидуальными и/или родовыми признаками, что и товар, который ранее был введен в гражданский оборот правообладателем товарных знаков либо с его согласия, а напротив, установлено, что предназначенный для экспорта товар обладает не свойственными оригинальному товару общества "Автодизель" признаками.

Суд по интеллектуальным правам также считает необоснованными доводы заявителей кассационных жалоб о том, что они в нарушение норм материального права неоднократно привлечены к ответственности за одно и то же нарушение.

Судебная коллегия отмечает, что обстоятельства привлечения общества "ММЦ" за производство и реализацию контрафактной продукции в рамках иного дела не свидетельствуют о том, что действия общества "Бермоторс" по дальнейшей реализации этой же продукции не образуют состав нарушения исключительного права, поскольку, как разъяснено в пункте 56 постановления N 10, использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации несколькими способами представляет собой, по общему правилу, соответствующее число случаев нарушений исключительного права. Кроме того, требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. В случаях ряда последовательных нарушений исключительного права различными лицами каждое из этих лиц несет самостоятельную ответственность за допущенные нарушения (пункт 71 постановления N 10).

Учитывая изложенное, суды пришли к обоснованным выводам о доказанности нарушения ответчиком исключительного права истца на товарные знаки и о наличии оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания компенсации.

Вопреки доводам заявителей кассационных жалоб, суды первой и апелляционной инстанций дали надлежащую, соответствующую применимым правовым нормам оценку имеющимся в деле доказательствам, а также доводам истца и возражениям ответчика.

Нарушений требований процессуального законодательства при оценке судами доказательств по делу суд кассационной инстанции не усматривает.

Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание то, что как неоднократно указывал Верховный Суд Российской Федерации (в частности, в определениях от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224 и от 15.08.2016 N 305-ЭС16-7224), вопросы о наличии у истца исключительного права и об использовании его ответчиком (нарушении ответчиком исключительного права) являются вопросами факта, которые устанавливаются в судах первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Довод третьего лица о неправильном указании судом первой инстанции вида взысканных денежных средств (компенсация вместо денежные средства), отклоняется судом кассационной инстанции в качестве обоснованной, поскольку данное указание суда первой инстанции не нарушает требования части 1 статьи 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Несогласие заявителей кассационных жалоб с результатами содержащихся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для их отмены, поскольку их доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального или процессуального права, и не опровергают установленные судами обстоятельства.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Кодекса), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не допускается.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов. Кассационные жалобы удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационным жалобам относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2021 по делу N А40-95472/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2021 по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Бермоторс" и общества с ограниченной ответственностью "Молоковский моторный центр" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Е.С. Четвертакова