Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 ноября 2021 г. N 09АП-72483/21 по делу N А40-52922/2021

г. Москва

29 ноября 2021 г.

Дело N А40-52922/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2021 г.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 ноября 2021 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей Т.В. Захаровой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем СВ.И. Борисовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Юниконт СПб" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 08 октября 2021 года по делу N А40-52922/2021, принятое судьей Никоновой О.И.

по иску ООО "Юниконт СПб" (ОГРН 1057810213416, юр.адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Кибальчича, д. 26, лит. Е) к ООО "ЮНИТРЕЙД" (ОГРН 1177746560463), ООО "ШАРПЛЕЙЗ" (ОГРН 1137746900939) о взыскании компенсации

третьи лица: ООО "НПК "Морсвязьавтоматика"; ООО "Яндекс"

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Богоненко С.А. по доверенности от 05.05.2020

от ответчика ООО "ШАРПЛЕЙЗ" - Глотов Д.В. по доверенности от 05.08.2019

от третьих лиц: от ООО "НПК "Морсвязьавтоматика" - Богоненко С.А. по доверенности от 30.01.2020

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Юниконт СПб" обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "ЮНИТРЕЙД" (ответчик 1) и Обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "ШАРПЛЭЙЗ" (ответчик 2) о взыскании солидарно компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 000 000 руб., судебной неустойки, предусмотренной ст. 308.3 ГК РФ. в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда ответчиком 1 в части запрета нарушения исключительных прав истца на товарный знак "UNIMACH" по свидетельству N 424969, об обязании ответчика 1 опубликовать на стартовой (посадочной) странице сайта www.cut/unilaser/ru судебный акт по настоящему делу с указанием правообладателя товарного знака "UNIMACH" по свидетельству N 424969 в течение 10 рабочих дней с даты вступления судебного акта в законную силу.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО "НПК "Морсвязьавтоматика"; ООО "Яндекс".

Решением суда от 08.10.2021 г. в иске отказано.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что во фразе "Станки для лазерной резки. По металлам. Аналог Юнимаш" имеется лишь ссылка на то, что товар, реализуемый пользователем домена, является аналогичным товару "UNIMACH". Законодательство не содержит никаких специальных требований, ограничений или запретов на использование ключевых слов.

Не согласившись с принятым решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме, ссылаясь на то, что спорное словесное обозначение "Юнимаш" использовано непосредственно в тексте рекламного объявления с целью привлечения потребителей, в связи с чем выводы суда первой инстанции являются неправомерными.

Ответчик ООО "ШАРПЛЭЙЗ" представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, отзывы на апелляционную жалобу не представили.

Рассмотрев дело в отсутствие ответчика ООО "ЮНИТРЕЙД" и третьего лица ООО "Яндекс", надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в порядке статей 123, 156, 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав представителей явившихся лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает, что решение суда подлежит отмене на основании следующего.

Как следует из материалов дела, ООО "Юниконт СПб" является правообладателем товарного знака "UNIMACH", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности по свидетельству Российской Федерации N 424969, срок действия продлен до 04.03.2029.

Исковые требования мотивированы тем, что в поисковой системе Яндекс размещено рекламное объявление с текстом "Станки для лазерной резки - по металлам. Аналог Юнимаш" со ссылкой для перехода на сайт https://cut.unilaser.ru/. В разделе указанного сайта "Политика конфиденциальности" указан оператор информационного ресурса ООО "ЮНИТРЕЙД". Истец направил данному лицу заявку на приобретение товара, который впоследствии предложен к реализации ООО "ШАРПЛЕЙЗ".

Данные обстоятельства ответчиками не оспорены.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт использования ответчиками обозначения "Юнимаш", сходного до степени смешения с товарным знаком "UNIMACH", принадлежащим истцу, подтверждается представленными в материалы дела скриншотами интернет-страниц.

При этом доводы ответчика 2 об отсутствии сходства до степени смешения спорного словесного обозначения с товарным знаком истца подлежат отклонению.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122).

При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании изложенного, оценив степень схожести словесного элемента "UNIMACH", принадлежащего истцу, и словесного обозначения "Юнимаш", используемого ответчиками, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об их схожести до степени смешения по звуковым (фонетическим) признакам, поскольку с позиции обычного потребителя произношение спорного обозначения и словесного элемента товарного знака истца образуют идентичное звучание.

Написание обозначений также сходно, поскольку представляет собой написание тождественного словесного обозначения буквами латинского алфавита и кириллицы.

По семантическому критерию сопоставление производить нецелесообразно, поскольку смысловое обозначение в сравниваемых обозначениях отсутствует.

Также суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что спорное рекламное объявление с текстом "Станки для лазерной резки по металлам. Аналог Юнимаш!" было размещено с использованием ключевых фраз, содержащих обозначения "unimach" или "юнимаш", которые, в свою очередь, не являются частью рекламы, и законодательство не содержит никаких специальных требований, ограничений или запретов на использование ключевых слов.

Данное утверждение опровергается представленными в материалы дела доказательствами, из которых следует, что при вводе в строке поиска словесных обозначений спорного товарного знака в результатах поиска отображается рекламное объявление, которое в своем тексте содержит словесный элемент спорного товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сам по себе факт использования товарного знака в рекламном объявлении даже без его размещения непосредственно на сайте нарушителя, если само объявление адресует пользователя на такой сайт, является нарушением исключительного права, поскольку вводит потребителя в заблуждение и привлекает его к размещенному нарушителем объявлению.

С учетом изложенного, использование ответчиками в тексте рекламного объявления в сети "Интернет" словесного обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком, представляет собой нарушение исключительных прав истца на данное средство индивидуализации.

Данный вывод согласуется с правовой позицией Суда по интеллектуальным правам по делу N А56-110340/2019.

Суд по интеллектуальным правам в постановлении по делу N А56-49696/2020 от 26 июля 2021 указал, что по общему правилу, использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением. Если же товарный знак размещен в самом рекламном объявлении, то такое использование может быть признано нарушением исходя из пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Также несостоятелен и вывод суда о том, что во фразе "Станки для лазерной резки. По металлам. Аналог Юнимаш" имеется лишь ссылка на то, что товар, реализуемый пользователем домена, является аналогичным товару "UNIMACH", поскольку для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Использование нарушителем чужого товарного знака для привлечения покупателей к своей продукции с указанием на то, что продукция является аналогом продукции правообладателя товарного знака очевидно направлено на смешение такой продукции в гражданском обороте в глазах потребителей соответствующего товара, чем нарушены права истца (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2019 по делу N А56-21013/2018).

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию в размере 5 000 000 руб. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Таким образом, уменьшение размера компенсации является правом суда и без учета доводов о необходимости ее уменьшения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает, что с учетом характера правонарушения, степени вины ответчиков и срока нарушения прав истца (согласно данным ООО "Яндекс" спорная реклама размещалась в период с 08.05.2018 по 03.02.2021), соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд апелляционной инстанции считает разумным и справедливым размер компенсации в 1 000 000 руб.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебной неустойки, предусмотренной статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в размере 10 000 рублей за каждый день неисполнения решения суда ответчиком.

Согласно пункту 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Между тем, в данном случае требование о понуждении к исполнению обязательства в натуре не заявлено, и неимущественные требования не подлежат удовлетворению, в связи с чем требование о взыскании неустойки, предусмотренной статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворению не подлежит.

Истцом также заявлено требование об обязании ответчика 1 опубликовать на стартовой (посадочной) странице сайта www.cut/unilaser/ru судебный акт по настоящему делу с указанием правообладателя товарного знака "UNIMACH" по свидетельству N 424969 в течение 10 рабочих дней с даты вступления судебного акта в законную силу.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Между тем, как следует из материалов дела, ответчик 1 не является администратором сайта, в связи с чем данное требование также не подлежит удовлетворению.

При этом, как правильно пояснил представитель истца, его права в данном случае могут быть восстановлены путем обращения с самостоятельным иском в суд к администратору сайта.

Таким образом, решение суда подлежит отмене, исковые требования - удовлетворению частично.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266, 267, 268, 269, 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 октября 2021 года по делу N А40-52922/2021 отменить.

Взыскать с ООО "ЮНИТРЕЙД" (ОГРН 1177746560463), ООО "ШАРПЛЕЙЗ" (ОГРН 1137746900939) солидарно в пользу ООО "Юниконт СПб" (ОГРН 1057810213416) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 1 000 000 руб., а также расходы по оплате госпошлины за подачу иска в размере 9 600 руб. и за подачу апелляционной жалобы в размере 600 рублей.

Отказать в удовлетворении остальной части иска.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Т.В. Захарова А.И. Трубицын