Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2021 г. N 18АП-15569/21 по делу N А76-35656/2020

г. Челябинск

30 ноября 2021 г.

Дело N А76-35656/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 ноября 2021 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Скобелкина А.П.,

судей Бояршиновой Е.В., Киреева П.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Семеновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго", общества с ограниченной ответственностью "Индиго Магнитки" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 24.09.2021 по делу N А76-35656/2020.

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" - Бачурин Н.С. (удостоверение адвоката, доверенность от 08.09.2021);

общества с ограниченной ответственностью "Индиго Магнитки" -Дворецкий Е.Б. (паспорт, доверенность от 29.03.2021, диплом).

Общество с ограниченной ответственностью "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" (ИНН 7452112104, ОГРН 1137452005888) (далее - истец, ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго") 17.09.2020 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением, уточнённым 17.09.2021, к обществу с ограниченной ответственностью "Индиго Магнитки" (ИНН 7455035480, ОГРН 1197456027218) (далее - ответчик, ООО "Индиго Магнитки") со следующими требованиями:

- о возложении обязанности на ООО "Индиго Магнитки" по прекращению использования товарного знака по свидетельству N 573133 "Дети Индиго Центр Неврологии и Педиатрии", исключительные права на который принадлежит ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" при размещении предложений об оказании медицинских услуг в Интернете, в том числе на интернет-сайтах; при использовании в написании статей в печатных и Интернет-изданиях об оказании медицинских услуг, при заключении договоров об оказании медицинских услуг; при размещении логотипа в части оказания медицинских услуг; на вывесках, объявлениях, рекламе, бланках, счетах, путем исключения слова "Индиго";

- о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 573133 "Дети Индиго Центр Неврологии и Педиатрии" в размере 100 000 руб.;

- о возложении обязанности на ООО "Индиго Магнитки" по прекращению использования фирменного наименования по свидетельству N 573133 "Дети Индиго Центр Неврологии и Педиатрии", исключительные права на который принадлежит ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" при размещении предложений об оказании медицинских услуг в Интернете, в том числе на интернет-сайтах; при использовании в написании статей в печатных и Интернет-изданиях об оказании медицинских услуг, при заключении договоров об оказании медицинских услуг; при размещении логотипа в части оказания медицинских услуг; на вывесках, объявлениях, рекламе, бланках, счетах, путем исключения слова "Индиго".

17.09.2021 истец заявил ходатайство об отказе от требования об обязании ООО "Индиго Магнитки" при оказании медицинских услуг, прекратить использование патента Российской Федерации N 2646571 на изобретение "Способ лечения задержки психоречевого развития и двигательных нарушений при нервно-психических заболеваниях больных", исключительные права на который принадлежит ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" (ИНН 7452112104, ОГРН 1137452005888).

Определением суда от 16.04.2021 к участию в деле третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее - УФАС по Челябинской области).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 24.09.2021 прекращено производство по требованию об обязании ООО "Индиго Магнитки" прекратить использование при оказании медицинских услуг патента Российской Федерации N 2646571 на изобретение "Способ лечения задержки психоречевого развития и двигательных нарушений при нервно-психических заболеваниях больных". Взыскана с ООО "Индиго Магнитки" в пользу ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N573133 в размере 10 000 руб., а также 400 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении требований в остальной части отказано. В результате зачета требований взыскано с ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" в пользу ООО "Индиго Магнитки" 40 000 руб. расходов по проведению судебной экспертизы.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго", ООО "Индиго Магнитки" обратились с апелляционными жалобами.

ООО "Индиго Магнитки" в своей жалобе просит отменить решение суда в части удовлетворения требования о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 573133, а также 400 рублей расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части решение суда - оставить без изменения.

В обоснование доводов жалобы ООО "Индиго Магнитки" указывает, что предупреждением УФАС по Челябинской области N 26-04/2020 от 22.09.2020 установлено, что ответчиком ООО "Индиго Магнитки" на Интернет-сайте индигомагнитки.соm были распространены сведения о создании общества (медицинский центр "Индиго Магнитки") путем реорганизации НИИ "Дети Индиго", "Доктор Ост" и косметологического центра "Наука красоты" Магнитогорск", то есть, указанным предупреждением не установлено, что ответчиком использовался товарный знак N 573133. Предупреждение не затрагивает права и интересы истца, поскольку в тексте предупреждения содержаться такие наименования как: НИИ "Дети Индиго", "Доктор Ост" и косметологического центра "Наука красоты" Магнитогорск", тогда как истцом является ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго". Иных доказательств, что ответчик использовал данный товарный знак истцом суду не представлено. Следовательно, вывод суда о том, что нарушен товарный знак истца, не может подлежать удовлетворению.

ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" в своей жалобе просит решение суда отменить в части отказа в удовлетворении исковых требований, принять новое решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование доводов жалобы ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" указывает, что имеет место тождество и сходство обозначений ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" и ООО "Индиго Магнитки", поскольку имеется однородность товаров и услуг, совпадение основных и дополнительных видов деятельности организаций с фирменными наименованиями. Отмечает, что для потребителей услуг обозначение "Индиго", "Дети Индиго" является достаточно узнаваемым, так как в обозначение заложена идея использования термина "Дети Индиго", поэтому у них может с большой вероятностью сформироваться впечатление, что услуги оказываются одной и той же организацией. Суд в спорном решении необоснованно указал, что истец и ответчик осуществляют деятельность в медицинской сфере, конечный получатель услуг у них разный. Фирменное наименование ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" было зарегистрировано 02.10.2013, то есть намного раньше, чем произошла регистрация ООО "Индиго Магнитки" (дата присвоения ОГРН 21.06.2019), указанное наименование ООО "Индиго Магнитки" является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 573133, в отношении аналогичных услуг, так как в результате сопоставительного анализа обозначений выявилось их сходство, несмотря на отдельные отличия.

Указывает, что в обоснование исковых требований, было предоставлено экспертное заключение N 026-01-0215 от 31.08.2020, оснований не доверять которому у суда не имелось. Также отмечает, что возражал против назначения судом экспертизы, поручения ее эксперту Козиной Н.П., предлагал свой вопрос и иные экспертные организации, однако суд удовлетворил ходатайство ответчика и назначил по делу экспертизу, проведение которой поручил ООО "Первая фирма патентных поверенных" (г.Уфа), эксперту Козиной Н.П. Согласно представленной истцом рецензии Крешнянской Е.А. заключение содержит несоответствия законодательству о судебно-экспертной деятельности, методические ошибки, выводы эксперта не точны, не обоснованы и недостоверны.

Не согласен с выводом суда о том, что ответчик единожды использовал для рекламы деятельности товарный знак истца N 573133, поскольку ООО "Индиго Магнитки" использовало товарный знак истца на своем официальном сайте с 21.06.2019 по 06.10.2020, поэтому компенсация, взысканная судом, является чрезмерно заниженной. Кроме того, судом не верно распределены судебные расходы истца.

ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго" в тексте апелляционной жалобы заявлено ходатайство о проведении повторной судебной экспертизы, поручив ее проведение Уральской торгово-промышленной палате (620014, г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина, д.3/2).

До начала судебного заседания от УФАС по Челябинской области поступил отзыв на апелляционную жалобу, который в соответствии со статьей 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приобщен к материалам дела.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы своей апелляционной жалобы, настаивал на удовлетворении ходатайства о назначении повторной экспертизы, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика. Представитель ответчика доводы своей апелляционной жалобы поддержал, возражал против удовлетворения апелляционной жалобы истца, против удовлетворения ходатайства о назначении повторной судебной экспертизы.

УФАС по Челябинской области о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещено надлежащим образом, уполномоченных представителей в судебное заседание суда апелляционной инстанции не направило, до начала судебного заседания заявило ходатайство о рассмотрении апелляционных жалоб в отсутствие представителя.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствие третьего лица.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

Оценивая представленное экспертное заключение в качестве допустимого и достоверного доказательства, суд первой инстанции верно счел его подробным, мотивированным и обоснованным. Составивший заключение эксперт имеет соответствующую квалификацию, был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В материалах дела не имеется доказательств, свидетельствующих о том, что заключение содержат недостоверные выводы, не соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и имеет недостатки, которые бы позволили суду признать его ненадлежащим доказательством по делу.

Приведенные истцом в апелляционной жалобе возражения по существу означают несогласие стороны с выводами эксперта, что не является основанием для критической оценки.

Ставя под сомнение выводы эксперта, истец в суде апелляционной инстанции просил назначить по делу повторную экспертизу по тем же вопросам.

В силу части 2 статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Предоставленное в материалы дела заключение эксперта исследовано и оценено судом первой инстанции по правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с иными доказательствами. Неоднозначности выводов о том, имеется ли сходство до степени смешения фирменного наименования ООО "Индиго Магнитки" с товарным знаком истца N 573133, заключение не содержит.

Наличие предусмотренных статьей 87 названного Кодекса оснований для назначения повторной экспертизы, в целях устранения неполноты представленного доказательства для получения возможности дальнейшей его оценки, судом апелляционной инстанции не установлено.

Названное, влечет отказ в удовлетворении заявленного истцом ходатайства.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 13.10.2014 за ООО "НИИ Педиатрии и неврологии "Дети Индиго" зарегистрировано право на товарный знак N 573133 сроком действия до 13.10.2024 (том 1, л.д. 148- 150).

Указанный товарный знак является словесным товарным знаком, зарегистрированным в отношении товаров 44 класса МКТУ и представляющим собой словосочетание "Дети Индиго Центр неврологии и Педиатрии", где "Центр неврологии и Педиатрии" является неохраняемым элементом.

Сведения об ООО "Индиго Магнитки" включены в ЕГРН 21.06.2019, сведения об ООО "Индиго Магнитки" включены в ЕГРЮЛ 21.06.2019, виды деятельности истца и ответчика совпадают по ОКВЭД 86.10-деятельность больничных организаций.

При этом истец указывал на то, что между сторонами был заключен лицензионный договор, по условиям которого ответчику было предоставлено право использования товарного знака истца. Однако после истечения срока действия лицензионного договора ответчик продолжил оказывать медицинские услуги, используя товарный знак истца в своей деятельности и в фирменном наименовании.

Считая, что наименование ответчика схоже с товарным знаком истца до степени смешения, ООО "НИИ Педиатрии и неврологии "Дети Индиго" обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Арбитражный суд первой инстанции, установив, что отсутствуют условия, согласно которым требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права, а также, что до обращения в суд с настоящим иском ответчик единожды использовал для рекламы деятельности его товарный знак N 573133, удовлетворил заявленные требования частично, взыскав компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 573133, снизив при этом ее размер до 10 000 рублей.

Оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных данным Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными названным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет

ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, является контрафактными.

Согласно пункту 2 названной статьи правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Учитывая возражения ответчика, для разрешения сомнений относительно схожести до степени смешения товарного знака истца и фирменного наименования ответчика, судом первой инстанции по ходатайству ответчика назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено эксперту ООО "Первая фирма патентных поверенных" (г. Уфа), эксперту Козиной Н.П. (патентный поверенный со стажем работы 34 года), поставив перед экспертом следующий вопрос:

- является ли используемое ООО "Индиго Магнитки" средство идентификации (фирменное наименование) сходным до степени смешения с товарным знаком N 573133 "Дети Индиго Центр Неврологии и Педиатрии"?

По результатам экспертизы в суд представлено экспертное заключение от 26.06.2021 N 1/2021, согласно которого средство идентификации (фирменное наименование "Индиго Магнитки") не является сходным до степени смешения с товарным знаком N 537133, комбинированное обозначение также не является сходным до степени смешения с товарным знаком N 537133.

Основанием для таких выводов послужило следующее:

- смысловое (семантическое) сходство - сравнению подлежит неделимое словосочетание "Дети Индиго" (как указано в товарном знаке) с делимым словосочетанием "Индиго Магнитки". Слово "Индиго" воспринимается в первую очередь как указание на разновидность цвета.

Слово "Магнитка" воспринимается как символ индустриализации и местом расположения Магнитогорского металлургического комбината.

Наличие в рассматриваемых словосочетаниях совпадения слова "Индиго" не является элементом, свидетельствующим о наличии угрозы смешения потребителем фантазийного фирменного наименования с товарным знаком с неделимым словосочетанием "Дети Индиго".

При этом эксперт указал на то, что на момент регистрации товарного знака истца, имели место действующие товарные знаки с обозначением "Индиго", зарегистрированные в отношении 44 класса МКТУ, что свидетельствует о том, что при государственной экспертизе указанных обозначений в качестве товарных знаков в отношении однородных услуг разных производителей, они не были признаны сходными до степени смешения из-за наличия в наименовании слова "Индиго".

-смысловое сходство спорных словесных обозначений отсутствует, звуковое (фонетическое) сходство - спорные словосочетания имеют в своем составе одинаковое слово "Индиго", совпадающее по звучанию, но занимающее разное место в составе обозначений. При произношении в каждом обозначении ударение происходит на первое слово, соответственно слово "Индиго" и слово "Дети". Наличие в словосочетании иных слов, усиливает звуковое различие рассматриваемых словосочетаний. Экспертом сделан вывод об отсутствии фонетического сходства рассматриваемых словесных обозначений.

- графическое (визуальное) сходство - товарный знак N 573133 представляет собой выполненное в белом, голубом, зеленом цветовом сочетании комбинированное изображение, состоящее из слов "Дети Индиго Центр Неврологии и Педиатрии", в сочетании с изобразительным элементом в виде ребенка, сидящего на земном шаре. Словосочетание "Дети Индиго" выполнено заглавными буквами стилизованным жирным шрифтом.

Словосочетание "Индиго Магнитки" представлено в виде написания обычным шрифтом.

В связи с чем, эксперт пришел к выводу о том, что и графически спорные словосочетания не имеют сходства.

Апелляционный суд полагает, что представленное в дело заключение судебной экспертизы ООО "Первая фирма патентных поверенных" соответствует требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и действующему законодательству о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. Эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений в порядке статьи 307 УК РФ. Заключение эксперта содержит ответ на поставленный перед ним вопрос, мотивированно, обоснованно, достаточно ясно и полно, в нем содержатся однозначные выводы по поставленному вопросу. Ответы эксперта понятны, непротиворечивы, следуют из проведенного исследования, подтверждены фактическими данными. С учетом изложенного у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания сомневаться в полноте, обоснованности и объективности выводов судебной экспертизы, отдельные недостатки данного заключения не делают его нелегитимным.

При этом несогласие стороны спора с результатами экспертизы, само по себе не является основанием для признания его недостоверным.

Довод истца о том, что судом первой инстанции не учтены его возражения относительно выбранной экспертной организации и эксперта, а также формулировки вопроса, апелляционная коллегия отклоняет в силу следующего.

В силу пункта 2 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом.

Следовательно, арбитражный суд, назначая экспертизу, действовал в пределах полномочий, предоставленных ему статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, судом первой инстанции по ходатайству ответчика правомерна назначена судебная экспертиза.

Несогласие истца с выбранным судом экспертным учреждением, формулировкой вопроса и эксперта не принимается судом апелляционной инстанции, поскольку такой выбор осуществлен судом в соответствии с требованиями части 3 статьи 82, части 1 статьи 83 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Выбор экспертного учреждения, экспертов и формулировка вопросов в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся к компетенции суда, рассматривающего дело по существу. В силу части 3 названной статьи Кодекса лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении, заявлять отвод эксперту. Однако суд не связан мнением сторон относительно выбора экспертного учреждения для проведения экспертизы, а исходит из оценки представленных сторонами документов в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Кроме того, отводов эксперту ООО "Первая фирма патентных поверенных" Козиной Н.П. заявлено не было.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.07.2015 N 482 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса, далее - Правила), в соответствии с которыми словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.04.2012 N 16577/11).

На основании изложенного, судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции, что товарный знак истца "Дети Индиго" и словосочетание "Индиго Магнитки" не являются схожими до степени смешения, с чем соглашается апелляционная коллегия.

Кроме того истец просил суд обязать ответчика прекратить использование не всего товарного знака N 573133, а только исключить из фирменного наименования, а также различной документации слова "Индиго". Однако, само по себе слово "Индиго" не подлежит самостоятельной правовой защите, а только в словосочетании "Дети Индиго", так как не идентифицируется самостоятельно с истцом, не связано с видом его деятельности, а ассоциируется с красителем, тропическим растением и иными фантазийными понятиями.

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что само по себе использование ответчиком в своем наименовании, а также финансовой, рекламной и другой документации слова "Индиго", не является использованием товарного знака истца по свидетельству N 573133.

Отказывая в удовлетворении требований о запрете использования слова "Индиго", суд принял во внимание разъяснения, содержащиеся в абзаце третьем пункта 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан.

Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

В материалах дела отсутствуют доказательства, что товарный знак истца ("Дети Индиго") использовался ответчиком в период от даты обращения в суд с иском до даты принятия решения.

В связи с чем, оснований для удовлетворения требований об обязании ООО "Индиго Магнитки" прекратить использование товарного знака по свидетельству N 573133 и фирменного наименование по свидетельству N573133 не имеется.

По доводу ответчика, что предупреждением УФАС по Челябинской области не установлено что ответчик использовал товарный знак истца N 573133, поскольку в нем указано об устранении нарушения выразившегося в том, что на своем официальном сайте ООО "Индиго Магнитки" разместило неподтвержденную информацию о реорганизации с указанием названия НИИ "Дети Индиго", в то время как истцом является ООО "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго", суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

22.09.2020 УФАС по Челябинской области вынесено предупреждение N 26-04/2020 о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в том, что на своем официальном сайте общество "Индиго Магнитки" разместило неподтвержденную информацию о создании указанного юридического лица в результате реорганизации ряда обществ, в том числе и НИИ "Дети Индиго".

После получения предупреждения спорная информация была удалена с сайта ответчика.

При этом, суд апелляционной инстанции принимает во внимание именно размещение на сайте сведений о товарном знаке истца "Дети Индиго", а не информацию о реорганизации общества (ответчика).

При этом истец ссылается в апелляционной жалобе о том, что ответчик не единожды использовал для рекламы деятельности товарный знак истца, поскольку указанная информация была размещена в течении определенного периода времени, вместе с тем, размещение информации, содержащей наименование истца в течении определенного периода времени не означает использование товарного знака неоднократно. Указанные обстоятельства были предметом исследования суда первой инстанции, оснований для их переоценки у апелляционной коллегии не имеется.

За несанкционированное использование товарного знака общество "Дети Индиго" сочло возможным предъявить к взысканию компенсацию в размере 100 000 руб.

При определении размера компенсации в силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Конституционный Суд Российской Федерации в п. 4.2 постановления от 13 декабря 2016 г. N 28-П разъяснил, что взыскание предусмотренной подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, то есть таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Как указано в пункте 61 постановления N 10, истец, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 62 постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Арбитражный суд первой инстанции, учитывая, что использование товарного знака произошло единожды, также отсутствие доказательств со стороны истца возникновения на его стороне негативных последствий нарушением его исключительных прав, посчитал возможным снизить размер компенсации до 10 000 руб.

Указание истцом на чрезмерно заниженный размер компенсации подлежит отклонению апелляционной коллегией.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Согласно пункту 64 Постановления N 10, положения абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ о снижении размера компенсации подлежат применению в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, в частности, когда одним действием нарушены права на: - несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, связанных между собой; товарный знак и наименование места происхождения товара; товарный знак и промышленный образец; - несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, не связанных между собой (например, в случае продажи одним лицом товара с незаконно нанесенными на него разными товарными знаками или распространения материального носителя, в котором выражено несколько разных экземпляров произведений).

Указанное выше положение Гражданского кодекса Российской Федерации о снижении размера компенсации может быть применено также в случаях, когда имеют место несколько правонарушений, совершенных одним лицом в отношении одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и составляющих единый процесс использования объекта (например, воспроизведение произведения и последующее его распространение).

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер.

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика. При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и обязательно подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Аналогичный правовой подход изложен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233.

Апелляционный суд полагает правильным вывод суда первой инстанции о наличии оснований для уменьшения размера истребуемой истцом компенсации, поскольку такими основаниями являются нарушение носило однократный и явно незначительный характер, совершено одним действием.

При таких обстоятельствах взыскание компенсации в сумме, предложенной истцом, может привести к нарушению баланса интересов сторон с учетом принципа разумности и справедливости.

Указанные выводы содержательно не опровергнуты истцом в апелляционной жалобе.

Суд апелляционной инстанции согласен с размером определенной к взысканию компенсации и не находит предусмотренных законом оснований, для определения компенсации в ином размере.

Мнение истца о недоказанности оснований для снижения размера компенсации отражает лишь субъективную оценку обстоятельств настоящего дела, входящих в предмет доказывания, и не свидетельствует о неправильном применении судом норм материального и процессуального права.

Таким образом, доводы истца об отсутствии правовых оснований для снижения размера компенсации не соответствуют материалам дела.

На основании положений статей 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом распределены судебные расходы по делу и в связи с удовлетворением частичным удовлетворением исковых требований расходы по судебной экспертизе отнесены на истца.

При таких обстоятельствах решение суда является правильным, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, имеющимся в деле доказательствам дана надлежащая правовая оценка.

Доводы апелляционных жалоб подлежат отклонению как необоснованные по приведенным выше мотивам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены вынесенного судебного акта, не установлено.

С учетом изложенного решение суда следует оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 176, 268- 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 24.09.2021 по делу N А76-35656/2020 оставить без изменения, апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "НИИ Педиатрии и Неврологии "Дети Индиго", общества с ограниченной ответственностью "Индиго Магнитки" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

А.П. Скобелкин

Судьи

Е.В. Бояршинова П.Н. Киреев