Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 января 2022 г. N 09АП-82837/21 по делу N А40-146572/2021

г. Москва

17 января 2022 г.

Дело N А40-146572/21

Резолютивная часть постановления объявлена 12 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 января 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Ким,

судей Т.В. Захаровой, О.Г. Головкиной

при ведении протокола судебного заседания секретарем В.И. Борисовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика Публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация открытие"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28 октября 2021 года по делу N А40- 146572/21,

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Нью иммо сервисиз" (ОГРН: 1207700158280, ИНН: 7708378723)

к Публичному акционерному обществу Банк "Финансовая корпорация открытие" (ОГРН: 1027739019208, ИНН: 7706092528)

третье лицо - ООО "Торговый центр "Студенец" (ИНН: 6829008637)

о защите исключительного права на товарные знаки и приложенные к исковому заявлению документы.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Богомолов Е.М. по доверенности от 26.03.2021

от ответчика: Бобылев И.А. по доверенности от 14.05.2019

от третьего лица: извещен, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

ООО "НЬЮ ИММО СЕРВИСИЗ" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ПАО БАНК "Финансовая Корпорация Открытие" в котором просит суд, запретить Публичному акционерному обществу Банку "Финансовая корпорация Открытие" использовать обозначение "АКВАРЕЛЬ" в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45, а также однородных с ними услуг, на интернет-сайте и в социальных сетях, с целью индивидуализации развлекательных центров, в том числе любое использование товарных знаков в документообороте, а также любыми иными способами; взыскать компенсацию в размере 14 970 358 (четырнадцать миллионов, девятьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28 октября 2021 года суд первой иск удовлетворил частично.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило указанное решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что:

- суд пришел к ошибочному выводу о сходстве до степени смешения обозначения ТРЦ "Акварель", с товарным знаком истца;

- суд произвел расчет компенсации без учета фактических обстоятельств дела, в том числе того обстоятельства, что использование обозначения не связано с его основной деятельностью, нарушение было устранено ответчиком сразу после получения претензии;

- размер компенсации подлежит снижению.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. Считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными.

Представитель третьего лица в судебное заседание апелляционной инстанции не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи, с чем дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Истец является правообладателем следующих зарегистрированных в России товарных знаков:

* "АКВАРЕЛЬ", зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (Свидетельство Российской Федерации N 464912, дата приоритета 28.12.2009, дата регистрации 22.06.2012);

* "АКВАРЕЛЬ", зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса Международной классификации товаров и услуг (Свидетельство Российской Федерации N 643514, дата приоритета 26.10.2016, дата регистрации 30.01.2018);

* "АКВАРЕЛЬ", зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса Международной классификации товаров и услуг (Свидетельство Российской Федерации N 643516, дата приоритета 14.11.2016, дата регистрации 30.01.2018);

* "АКВАРЕЛЬ", зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса Международной классификации товаров и услуг (Свидетельство Российской Федерации N 646432, дата приоритета 20.04.2017, дата регистрации 28.02.2018);

* "АКВАРЕЛЬ", зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса Международной классификации товаров и услуг (Свидетельство Российской Федерации N 654260, дата приоритета 26.10.2016, дата регистрации 27.04.2018);

* "АКВАРЕЛЬ", зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса Международной классификации товаров и услуг (Свидетельство Российской Федерации N 651329, дата приоритета 14.11.2016, дата регистрации 10.04.2018);

* "АКВАРЕЛЬ", зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг

35, 39, 41, 44, 45 класса Международной классификации товаров и услуг (Свидетельство Российской Федерации N 654261, дата приоритета 26.10.2016, дата регистрации 27.04.2018);

* "АКВАРЕЛЬ", зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса Международной классификации товаров и услуг (Свидетельство Российской Федерации N 656434, дата приоритета 14.11.2016, дата регистрации 16.05.2018);

* "АКВАРЕЛЬ", зарегистрированного в установленном законодательством РФ порядке, в отношении различных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45 класса Международной классификации товаров и услуг (Свидетельство Российской Федерации N 656435, дата приоритета 14.11.2016, дата регистрации 16.05.2018). (далее -Товарные знаки)

Товарные знаки Правообладателя зарегистрированы, в том числе, для таких позиций МКТУ, как:

35 - предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение продаж для третьих лиц; услуги по розничной и оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик"; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

39 - аренда складов; информация по вопросам хранения товаров на складах; расфасовка товаров; упаковка товаров; услуги автостоянок; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по упаковке подарков; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.

41 - информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация досуга; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представление цирковых спектаклей; представления варьете; представления мюзик-холлов; представления театрализованные; представления театральные; проведение фитнес-классов; развлечение гостей; развлечения.

44 - маникюр; массаж; парикмахерские; пирсинг; салоны красоты; составление цветочных композиций; татуирование; услуги визажистов; услуги соляриев.

45 - агентства по организации ночной охраны; аренда сейфов; возвращение найденных предметов; контроль систем охранной сигнализации; открывание замков с секретом; охрана штатская; присмотр за детьми; прокат сигнализаторов пожара; услуги телохранителей.

Вышеперечисленные услуги являются однородными услугам обычно оказываемым торгово-развлекательными центрами арендаторам и посетителям.

Истец фактически реализует свое право на Товарные знаки. Истец использует обозначения для индивидуализации торгов центров, в г. Пушкино Московской области, г.

Волгоград, г. Тольятти. Кроме того, Истец активно рекламирует свой бренд, использует его на сайте https://aquarelle-centre.ru/, в социальных сетях https://vk.com/aquarelle.pushkino, https://www.facebook.com/aquarelle.pushkino/, https://vk.com/aquarele, https ://www.facebook.com/aquarele/, https ://ok.ru/aquarele, https ://vk.com/aquarelle_tlt, https://ok.ru/aquarelletlt, https://www.facebook.com/aquarelletlt/, размещает на вывесках торговых центров.

Истцу стало известно о том, что Ответчик использует обозначение сходное до степени смешения с его товарными знаками для индивидуализации торгового центра "АКВАРЕЛЬ", путем использования обозначения на вывеске, в рекламе, в доменном имени http://akvarel-mall.ru, а также на адресуемом им интернет-сайте. Протокол осмотра сайта нотариусом приведен в Приложении N 12. Позиция Истца в отношении сходства представлена в виде заключения специалиста, подготовленного патентным поверенным.

Согласно данным представленным сервисом WHO IS, расположенном на сайте https://www.nic.ru/, администратором доменного имени http://akvarel-mall.ru является Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Центр "Студенец".

Вместе с тем, собственником исследуемого торгово-развлекательного центра по состоянию на дату подачи искового заявления является ПАО Банк "ФК Открытие" (номер и дата государственной регистрации права собственности N 68:29:0213024:765-68/141/2019-5 от 13.05.2019).

Актуальность на дату составления Заключения данных о собственнике, приведенных в указанной выписке, подтверждает информация о номере и дате государственной регистрации права собственности N 68:29:0213024:765-68/141/2019-5 от 13.05.2019 на объект недвижимости с кадастровым номером 68:29:0213024:765 (здание исследуемого торгово-развлекательного центра), указанная на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/site/).

ПАО Банк "ФК Открытие", являясь кредитором ООО "Торговый центр "Студенец" (ИНН 6829008637, ОГРН 1046882311200, юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д. 20а), в отношении которого Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 09.11.2017 по делу N А64-7945/2016 открыто конкурсное производство, оставило за собой имущество должника - здание исследуемого ТРЦ "Акварель" и земельные участки, на которых оно расположено.

Истцом были выявлены конкурсы, проводимые Ответчиком по следующим направлениям:

1. Оказание услуг по комплексному управлению зданием "ТРЦ Акварель" г. Тамбов, цена договора 34 500 000 руб., ссылка на закупку: https://zakupki.kontur.ru/IS16864842.

2. Создание видеороликов и проведение фотосъемок, цена договора 30 000 000 руб., ссылка на закупку: https://zakupki.kontur.ru/INF_60910.

3. Изготовление рекламных вывесок, интерьерных конструкций-логотипов, цена договора 43 961 869, 35 руб., ссылка на закупку: https://zakupki.kontur.ru/INF_67220.

4. Оказание услуг по комплексному управлению зданием, цена договора 68 752 437, 42 руб., ссылка на закупку: https://zakupki.kontur.ru/INF_67220.

5. Создание видеороликов и проведение фотосъемок для рекламных компаний, цена договора 65 107 000, 00 руб., ссылка на закупку: https://zakupki.kontur.ru/1160282_4.

6. Оказание услуг по комплексному управлению здание, цена договора 20 000 000, 00 руб., ссылка на закупку: https://zakupki.kontur.ru/INF_204523.

7. Услуги по подготовке и проведению BTL (рекламных) мероприятий, цена договора 86 700 000, 00 руб., ссылка на закупку: https://zakupki.kontur.ru/IS 13899940.

8. Услуги по комплексному управлению зданием, цена договора 82 728 645, 96, ссылка на закупку: https://zakupki.kontur.ru/IS12158469.

Исходя из выявленных конкурсов, Ответчик с 2018 года активно занимался администрированием, продвижением своего торгового центра, используя товарный знак Истца.

Разрешения на использование данных обозначений Истец Ответчику не давал.

19 апреля 2021 года Истцом была направлена досудебная претензия в адрес Ответчика с требованием о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак Истца и выплате компенсации. Ответчик предоставил ответ на претензию, в котором признает нарушение, однако материальное требование Истца выполнять отказался.

Истец, руководствуясь предоставленным ему правом, предусмотренным статьей 1515 ГК РФ, требует выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Для определения размера стоимости права использования товарного знака, а также срока использования обозначения нарушителем по поручению Истца было подготовлено заключение специалиста. Согласно пп.2.2, 2.3, а также п.3 настоящего Заключения специалисты пришли к выводу, что срок использования обозначения "Акварель" для целей индивидуализации исследуемого торгово-развлекательного центра "Акварель" составляет на дату составления Заключения 7,3 года, а размер ущерба, нанесенного правообладателю группы товарных знаков "Акварель" посредством неправомерного использования обозначения "Акварель" для целей индивидуализации исследуемого торгово-развлекательного центра "Акварель", равен: 1 027 874 * 7,3 = 7 485 179 рублей.

Таким образом, учитывая выбранный способ защиты, размер компенсации составляет 14 970 358 (четырнадцать миллионов, девятьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят восемь) рублей.

Данное обстоятельство послужило для обращения в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в части суд первой инстанций исходил из следующего.

Исходя из п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации). Правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

Так, в силу пп. 1, 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (Правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (ст. 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

При этом в соответствии со ст. 1229 ГК РФ Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование товарного знака. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий товарный знак без согласия Правообладателя. Использование средства индивидуализации без согласия Правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность.

Так, Раздел 1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 N 197 устанавливает, что Рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.

В соответствии с Разделом 3, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Пункт 4.1. словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Пункт 4.2. устанавливает, что сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно п. 4.2.1.1. Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; - ударение.

В ходе судебного разбирательства по делу судом установлено, что администратором доменного имени http://akvarel-mall.ru является Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Центр "Студенец", что подтверждается сведения из сервиса WHO IS, расположенном на сайте https://www.nic.ru/. При этом, собственником исследуемого торгово-развлекательного центра является ПАО Банк "ФК Открытие" (номер и дата государственной регистрации права собственности N 68:29:0213024:765-68/141/2019-5 от 13.05.2019), так как являясь кредитором ООО "Торговый центр "Студенец" (ИНН 6829008637, ОГРН 1046882311200, юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д. 20а), в отношении которого Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 09.11.2017 по делу N А64-7945/2016 открыто конкурсное производство, оставило за собой имущество должника - здание исследуемого ТРЦ "Акварель" и земельные участки, на которых оно расположено.

Доводы ответчика о том, что то, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о сходстве до степени смешения обозначения ТРЦ "Акварель", с товарным знаком истца, является несостоятельном, отклоняются апелляционным судом, на основании следующего.

Как было указано Ответчиком, согласно п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Вместе с тем согласно ст. 71 АПК РФ суд обязан оценить каждое представленное доказательство по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Исходя из Решения суда первой инстанции судом было оценено заключение специалиста. При этом оценка данного доказательства не исключает разрешения вопроса о сходстве судьей с позиции рядового потребителя, что подтверждается самостоятельным анализом проведенным судье, который нашел свое отражение в мотивировочной части решения.

Как указывает сам Ответчик в своем отзыве, его обозначение представляет из себя словесный элемент "Акварель", выполненное белым цветом в прямоугольниках со скругленными углами различных цветом, расположенных два ряда друг над другом. Необходимо отметить, что словесный элемент "Акварель" в обозначении Ответчика занимает доминирующее положение по отношению к остальным элементам, в связи с чем сразу бросается в глаза рядовому потребителю.

В свою очередь, Истец является правообладателем серии товарных знаков, объединенных доминирующим словесным элементом "Акварель". Учитывая правила сравнения комбинированных обозначений, изложенных в Руководстве по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, утв. Приказом ФИПС от 20.01.2020 N 2, а также Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 N 482 и сложившейся судебной практики, очевидно наличие сходства до степени смешения между указанными обозначениями.

Таким образом, судом первой инстанции правомерно было установлено, что обозначение Ответчика сходно до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарным знаками Истца.

Кроме того, из представленных доказательств усматривается, что обозначение использованное Ответчиком полностью совпадает с принадлежащими Истцу товарными знаками.

Кроме того, согласно п. 4.2.2.1. Методических рекомендаций, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

В рассматриваемом случае, обозначение, используемое Ответчиками, сходно до степени смешения с товарными знаками Истца по всем признакам, относящимся к графическому сходству элементов.

В соответствии с п. 4.2.2.3. оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного.

Пункт 5.2. устанавливает, что сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 5.2.1. отмечается, что при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Согласно п. 5.2.2. Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений.

Пунктом 5.2.4. установлено, что сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции.

В соответствии с п. 6.3. При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Таким образом, судом установлено, что обозначение используемое ответчиком сходно до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N 464912, N 643514, N 643516, N 646432, N 654260, N 651329, N 654261, N 656434, N 656435.

Доказательства на основании, которых суд пришел к данному выводу подробно перечислены в мотивировочной части Решения суда первой инстанции, каких-либо контрдоказательств Ответчиком не представлялись.

Довод ответчика о том, что услуги, оказываемые торговым центром, не являются однородными по отношению к услугам, для которых предоставлена охрана Истцу, в связи с отсутствием правовой охраны у Истца в отношении 36 класса МКТУ, следовательно Истца отсутствует основание для исковых требований о защите исключительного права., судом отклоняется по следующим основаниям.

В соответствие с Приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128 "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака..." Недопустимы следующие термины, так как все они, несмотря на то, что связаны с продажей, охватывают другие сопутствующие услуги: - "торговые центры", "услуги торговых центров" (деятельность торговых центров может состоять, в том числе, в сдаче в аренду торговых и складских помещений и не может относиться к 35 классу МКТУ).

Таким образом, Роспатент, в своем руководстве указывает, что деятельность торговых центров заключается не только в сдаче в аренду торговых и складских помещений, а присутствует широкий перечень услуг, относящихся к разным классам.

Кроме того, суд по интеллектуальным правам при рассмотрении дела N СИП-758/2016 указал: "деятельность торгового центра очевидно относится к такой услуге 35 класса МКТУ, как продвижение товаров для третьих лиц. При этом Истец активно указывает, что деятельность торгового центра связана исключительно с такой услугой 36 класса МКТУ, как сдача в аренду недвижимого имущества, а самостоятельно торговый центр какой-либо товар не реализует.".

При этом, согласно позиции ответчика, его компанией предоставляются в аренду помещения, непосредственно предназначенные для осуществления розничной торговли товарами различного назначения с соблюдением ассортиментного перечня товаров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона "О торговой деятельности" -торговый объект - это здание или часть здания, строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Из приведенной нормы следует, что торговый объект представляет собой здание (строение, сооружение), имеющее специальное оборудование для обеспечения ведения торговой деятельности.

При этом предоставление собственником объекта недвижимости площадей, предназначенных исключительно для осуществления торговой деятельности, в аренду иным лицам имеет целью создание объективной возможности этим лицам осуществлять деятельность по реализации конечному потребителю своего товара.

Следовательно, арендодатель торговой площади обязан создать условия, при которых арендатор сможет эффективно использовать предоставленное ему помещение для целей осуществления своей торговой деятельности, в том числе по выкладке, демонстрации товаров, обслуживанию покупателей и проведению денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

Пунктом 10 статьи 2 Закона "О торговой деятельности" предусмотрено, что услуги по продвижению товаров - это услуги, оказываемые хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, в целях продвижения продовольственных товаров, в том числе путем рекламирования продовольственных товаров, осуществления их специальной выкладки, исследования потребительского спроса, подготовки отчетности, содержащей информацию о таких товарах, либо осуществления иной деятельности, направленной на продвижение продовольственных товаров. Указанное определение применимо и к иным товарам.

Таким образом, продвижение товаров для третьих лиц - это комплексная услуга, совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

В широком смысле услуги торговых предприятий (торговых центров) также могут считаться услугами по продвижению товаров для третьих лиц, которые являются неотъемлемым элементом посредничества в товарном обороте.

Таким образом, компания, обладая на праве собственности торговыми объектами, предоставляет другим лицам (розничным продавцам) возможность осуществлять продвижение своих товаров и товаров иных лиц путем обеспечения необходимых условий для этого.

Деятельность компании по предоставлению помещений в аренду для осуществления торговли направлена на обеспечение и функционирование деятельности групп предприятий торговли, управляемых как единое целое и находящихся в одном здании либо находящихся в одном здании без централизованного администрирования.

При таких обстоятельствах деятельность компании способствует продвижению товаров его арендаторов, в связи с чем может быть признана и услугой по продвижению товаров третьих лиц, в том числе услугой торговых предприятий, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Аналогичная позиция содержится в делах СИП-757/2016, СИП-656/2016.

Кроме того, Верховный суд РФ в Определении от 21.06.2019 N 300-КГ18-13820 по делу СИП-450/2017, указал, что услуга 36-го класса МКТУ "аренда недвижимого имущества" является однородной услуге 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы", в отношении которой зарегистрированы противопоставленные товарные знаки предпринимателя, поскольку они относятся к одному и тому же виду услуг (аренда), имеют один круг потребителей (арендаторы),схожее функциональное назначение (предоставление имущества в аренду) и при этом под "площадями" могут пониматься и объекты недвижимого имущества.

Таким образом, ссылки ответчика на то, что услуги, оказываемые торговым центром не являются однородными по отношению к услугам, для которых предоставлена охрана Истцу судом признаются необоснованными поскольку противоречат фактическим обстоятельствам дела.

Как ранее указывалось, Ответчик стал собственником торгового центра 13.05.2019 года, то есть ООО "Торговый центр "Студенец" с этой даты потерял право собственности на данный торговый центр. Однако, согласно данным представленным на сервисе waybackmachine сайт akvarel-mall.ru продолжал функционировать и обновляться, а именно: зафиксированы изменения 15.07.2019, 17.07.2019, 20.08.2019, 19.10.2019, 18.11.2019, 18.12.2019, 19.12.2019, а также каждый месяцев с января по май 2020 года. Сам сайт перестал обновлять и функционировать только 06 мая 2021 года. Учитывая представленные доказательства заинтересованности Ответчика в функционировании торгового центра, а именно: проведение конкурса на комплексное обслуживание торгового центра, Ответчик имел прямое влияние на данный интернет-сайт.

На основании изложенных обстоятельств, учитывая наличие достаточных доказательств нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам N 464912, N 643514, N 643516, N 646432, N 654260, N 651329, N 654261, N 656434, N 656435, суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца в части запрета Публичному акционерному обществу Банку "Финансовая корпорация Открытие" использовать обозначение "АКВАРЕЛЬ" в отношении услуг 35, 39, 41, 44, 45, а также однородных с ними услуг, на интернет-сайте и в социальных сетях, с целью индивидуализации развлекательных центров, в том числе любое использование товарных знаков в документообороте, а также любыми иными способами.

Истец настоящим исковым заявлением просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарных знаков в общем размере 14 970 358 рублей.

В силу ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец, воспользовавшись правом, установленным п.2 ч. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 14 970 358 руб., расчет которой производит исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из материалов дела, истец в обоснование расчета ссылается на Заключение специалиста N 2072-4 от 09.03.2021, которым установлено, что годовой лицензионный платеж, который взимался бы за правомерное использование (предоставление права пользования) за группу товарных знаков "Акварель" для целей индивидуализации спорного торгово-развлекательного центра составляет 1 027 874 руб. Также указанным заключением установлено, что срок использования обозначения "Акварель" для целей индивидуализации торгово-развлекательного центра "Акварель" составляет на дату составления Заключения 7,3 года, в связи с чем расчет компенсации истца имеет следующий вид: (1 027 874 х 7,3) х 2 = 14 970 358 руб.

Доводы ответчика относительно неправомерности взыскания компенсации является несостоятельном, отклоняются апелляционным судом, на основании следующего..

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Ответчик мотивирует снижение компенсации следующими обстоятельствами:

1. Нарушение совершено впервые,

2. Сдача объектов недвижимости в аренду, управление объектами недвижимости не является ни основной, ни дополнительной деятельностью Ответчика

3. Ответчик не мог знать о том, что нарушает исключительные права Истца

4. Ответчик после получения претензии прекратил использование товарных знаков Истца

Вместе с тем, мы полагаем, что данные обстоятельства не могут свидетельствовать о необходимости снижения размера компенсации ввиду нижеследующего:

1. Ответчик использовал обозначения сходные с товарными знаками Истца на протяжении не мене 1 года и 8 месяцев, то есть нарушение являлось длящимся.

2. Несмотря на огромный административный ресурс банка, включающий свои юридические подразделения,Банк не позаботился о предотвращении нарушения исключительных прав Истца в момент получения в собственность торгового центра, не провел поиск по Государственному реестру товарных знаков.

3. После получения досудебной претензии Ответчик сразу же сообщил о том, что не готов удовлетворять какие-либо материальные требования со стороны Истца за допущенные нарушения и ограничился демонтажем вывески.

4. Позиция Ответчика об отсутствии очевидного сходства между обозначениями и оспаривание самого факта нарушения свидетельствует о недобросовестности Ответчика и попытки любым способом избежать ответственности за совершенное нарушение.

Для применения правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации Ответчиком необходимо доказать превышение требуемой компенсации, однако никаких доказательств в материалы дела представлено не было.

Суд проверив расчет истца, а также оценив все имеющиеся в деле доказательства в совокупности, проведя соответствующий расчет фактической стоимости права применительно к фактическому использованию ответчиком спорного торгово-развлекательного центра "Акварель", пришел к выводу, что размер обоснованной и подлежащей взысканию компенсации применительно к нарушению исключительных прав на товарные знаки в рассматриваемом случае составляет 3 700 343,40 руб., в силу следующих обстоятельств.

Как установлено судом первой инстанции спорный торгово-развлекательного центр перешел в собственность ответчика 13.05.2019, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости N 68:29:0213024:765-68/141/2019-5 от 13.05.2019, следовательно спорный ТРЦ находится в собственности Ответчика на дату составления Заключения (09.03.2021) 22 месяца или 1,8 года.

Таким образом, в рассматриваемом случае расчет компенсации применительно к установленному сроку нарушения исключительных прав на товарные знаки произведен истцом неверно, соответствующий фактическим обстоятельствам дела расчет исходя из сведений представленных самим же ответчиком должен иметь следующий вид: (1 027 874 х 1,8) х 2 = 3 700 343,40 руб.

Ссылки истца на то, что ответчик являлся кредитором ООО "Торговый центр "Студенец", в отношении которого Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 09.11.2017 по делу N А64-7945/2016 открыто конкурсное производство не может быть признано основанием для привлечения ответчика к ответственности за период когда спорный ТРЦ находился не в собственности последнего.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Доводы апелляционной жалобы сводятся фактически к повторению утверждений, исследованных и правомерно отклоненных арбитражным судом первой инстанции, не опровергают выводы суда первой инстанции, а лишь выражают несогласие с ними, что само по себе не является основанием для признания решения необоснованным, в связи с чем, апелляционный суд полагает, что доводы жалобы направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, основанных на надлежащим образом проверенных и оцененных судом обстоятельствах и доказательствах по делу, и не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 октября 2021 года по делу N А40-146572/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

Т.В. Захарова О.Г. Головкина