Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2022 г. N 09АП-56605/22 по делу N А40-198661/2021

город Москва

24 октября 2022 г.

Дело N А40-198661/21

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 октября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Стешана Б.В.,

судей Головкиной О.Г., Ким Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Розенфельдом Д.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "СИ ДИ ЛЭНД КОНТАКТ" и ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ N 1"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.12.2021

по делу N А40-198661/21

по иску ООО "СИ ДИ ЛЭНД КОНТАКТ" (ОГРН: 1107746953313, ИНН: 7709865857)

к ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ N 1" (ОГРН: 1207700210277, ИНН: 7714461169)

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Каламкарян Э.Э. по доверенности от 17.02.2022;

от ответчика: Одоевцев А.Е. по доверенности от 12.10.2021

УСТАНОВИЛ:

ООО "СИ ДИ ЛЭНД КОНТАКТ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ N 1" о взыскании компенсации за использование произведения изобразительного искусства с условным названием "Ждун" (Homunkulus Loxodontus) в размере 5 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2021, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2022, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 156 164,38 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 5685 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2022 отменено постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2022, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции, Суд по интеллектуальным правам признал преждевременными и не соответствующими фактическим обстоятельствам дела выводы суда апелляционной инстанции о допущенном ответчиком нарушении в течение шести дней и о правильно избранном судом первой инстанции способе расчета и размере подлежащей к взысканию компенсации.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2022 назначено судебное заседание после отмены судебного акта для рассмотрения по существу апелляционных жалоб ООО "СИ ДИ ЛЭНД КОНТАКТ" и ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ N 1".

В целях правильного и всестороннего рассмотрения дела, а также для проверки доводов ответчика об иной дате получения претензии, судебное разбирательство откладывалось.

Информация о движении дела вместе с соответствующими файлами размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители истца и ответчика поддержали доводы своих апелляционных жалоб и возразили против удовлетворения жалоб друг друга.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, приходит к выводу, что обжалуемое решение подлежит изменению ввиду следующих обстоятельств.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что ООО "Си Ди Лэнд контакт" (место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 76/71, строение 4, ОГРН 1107746953313, далее - Истец) на основании лицензионного договора от 25.04.2017 г. и сертификата-подтверждения от 20.04.2018 г. о предоставленном праве использования объекта авторского права Homunkulus Loxodontus, получившего известность в России под наименованием "Ждун", приобрело исключительные права на указанное произведение изобразительного искусства для целей использования на территории всех стран мира. Произведение представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненном в положении сидя без ног, а также с руками человека (далее - также произведение, произведение "Ждун").

Истцом установлено, что нарушение прав Компании на Произведение выражено в форме незаконного использования его в маркетинговых целях в сети Instagram, а также в сети ВКонтакте. Данные факты подтверждаются видеозаписью (от 09.09.2020 г.) осмотра аккаунта Ответчика "taxiwater_moscow" в сети Instagram, в сети ВКонтакте, принт-скрином видеозаписи от 09.09.2020 г. (фиксация нарушения в Instagram), принтскрином видеозаписи от 09.09.2020 г., (фиксация нарушения в ВКонтакте), принтскрином видеозаписи от 09.09.2020 г., содержащим идентификационные данные Ответчика, а также нотариальным протоколом осмотра письменных доказательств в сети Интернет от 09.09.2020 г.

Истец указал, что использование произведения Ждун, осуществленное Ответчиком, является незаконным, т.к. Истец не давал Ответчику согласия на его использование. Лицензионные договоры на право использования Ответчиком произведения отсутствуют.

06.10.2020 г. по факту выявленного нарушения исключительных прав Истцом была направлена на имя Ответчика претензия (исх. N 150920 от 15.09.2020 г.) с требованием, в частности, выплатить компенсацию за допущенное нарушение в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. 19.11.2020 г. Ответчиком был направлен повторный ответ на претензию (исх. N19.11.01 от 19.11.2020 г.). При этом, фактически требования Истца, изложенные в претензии не были выполнены Ответчиком.

Истец произвел расчет компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения изобразительного искусства с условным названием "Ждун" (Homunkulus Loxodontus), как это предусмотрено пунктом 3 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом самостоятельно снизил размер компенсации, рассчитанной в двукратном размере до 5 000 000 руб.

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст.ст. 309, 310, 1250, 1252, 1257, 1259, 1270, 1274, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации и правовой позицией, сформулированной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исходил из того, что требования истца являются законными и обоснованными, однако компенсация подлежит снижению с учётом периода использования объекта авторского права.

Суд установил, что спорное произведение использовалось ответчиком в течение шести календарных дней (с 04.09.2020 по 09.09.2020), и именно за этот период следует рассчитать компенсацию за незаконное использование изображения "Ждун" (Homunkulus Loxodontus), которая составляет 156 164,38 руб., согласно расчету суда.

При этом суд констатировал факт нарушения ответчиком исключительного права истца на спорное произведение Ждун, отклонив ссылки ответчика об использовании произведении в качестве карикатуры или пародии.

При новом рассмотрении дела судом апелляционной инстанции повторно рассмотрены и отклонены доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, о том, что образ произведения, зафиксированный протоколом осмотра 09.09.2020, носит пародийный эффект, что в силу п. 5 ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения.

Согласно п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения науки, литературы и искусства, включая аудиовизуальные произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, независимо от их достоинств и назначения признаются объектами авторского права. Перечень объектов авторских прав, предусмотренный п. 1 ст. 1259 Кодекса, является открытым.

Согласно ст. 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его автором, если не доказано иное.

В соответствии со ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в том числе право на воспроизведение произведения, право на доведение произведения до всеобщего сведения, право на публичный показ произведения, сообщение произведения в эфир и/или по кабелю и право на переработку произведения.

При этом право использования произведения в соответствии со ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть предоставлено правообладателем другому лицу по договору, заключаемому в письменной форме. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Использование результата интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим гражданским законодательством РФ.

В Определении от 09.09.2013 N ВАС-5861/13 по делу N А40-38278/2012-12-166 ВАС РФ разъяснил, что пародия - это произведение, имеющее целью создание у читателя (зрителя, слушателя) не только комического, но и критического эффекта за счет намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения, в специально измененной форме. Пародия - это всегда новое произведение, в котором что-то меняется относительно оригинального произведения (добавляется новое выражение, смысл, послание).

Пародия - это всегда новое произведение, в котором что-то меняется относительно оригинального произведения (добавляется новое выражение, смысл, послание).

Недостаточно просто назвать произведение пародией для получения защиты от иска о нарушении исключительного права; если произведение содержит слабый пародийный элемент и в то же время большой объем заимствования из оригинального произведения, то такое заимствование не может считаться добросовестным использованием. В то же время суть пародии - в подражании оригиналу, который должен быть узнаваем, следовательно, при создании пародии никак нельзя исключить заимствование - иногда даже существенное (как по объему, так и по характеру) - из оригинального произведения.

Переработка должна быть осуществлена таким образом, чтобы не было смешения оригинального и пародийного произведения".

Истцом было инициировано обращение в экспертную организацию ООО "Научно-практический центр-Экспертиза" в целях проведения исследования вопроса "Использовано ли изображение произведения изобразительного искусства "Homonkulus loxodontus" (условное название "Ждун") в представленных на исследование изображениях в качестве пародии или карикатуры?"

По результатам проведенного исследования (заключение специалистов N 14/21 от 13.12.2021 - Приложение N 1 к настоящему Ходатайству) экспертами сделан следующий вывод: "Изображение произведения изобразительного искусства "Homonkulus loxodontus" не используется в качестве карикатуры или пародии.

Ссылка на недопустимость указанного доказательства не может повлиять на вывод о том, что использованное ответчиком изображение не является пародией.

Суд апелляционной инстанции, проведя сравнительный анализ оригинального произведения, изображения которого представлены в Приложении N 1 к Лицензионному договору от 25.04.2017 г. между Истцом и автором Произведения, и использованного Ответчиком изображения Произведения, исследовав приобщенные к делу фотоматериалы, руководствуясь Методическими рекомендациями, приходит к выводу о том, что при сопоставлении данных изображений комический эффект или пародийность использованного Ответчиком изображения отсутствует.

По существу, ответчиком использовано идентичное изображение, развернутое в противоположную сторону по сравнению с оригинальным изображением. При этом в изображении ответчика Ждун использован именно в качестве метафорического образа ожидания, что и подразумевал автор при создании своего произведения.

Довод апеллянта о том, что судом вырезан объект из полного изображения, по существу правового значения не имеет, так как данная иллюстрация приведена в решении в качестве наглядного примера сходства изображений.

Ссылка ответчика на заключение специалиста от 13.10.2021 N 25885 не опровергает вывод об отсутствии пародийного смысла в использованном ответчиком изображении.

При таких обстоятельствах, изложенные в апелляционной жалобе доводы ответчика не являются основанием для отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Проверяя доводы апелляционной жалобы истца, с учётом указаний суда кассационной инстанции, апелляционная коллегия установила следующее.

Истец, воспользовавшись правом, установленным ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, требует компенсации за нарушение исключительных прав произведения изобразительного искусства с условным названием "Ждун" (Homunkulus Loxodontus) в размере 5 000 000 руб., расчет которой производит исходя из двукратной стоимости права использования произведения, установленной лицензионным договором N 300417_ЖД от 30.04.2017 г. между Истцом и ООО "Бодреро".

Суд первой инстанции, проверив расчет истца, а также оценив все имеющиеся в деле доказательства в совокупности, проведя соответствующий расчет фактической стоимости права применительно к спорному использованию, к количеству нарушений допущенных ответчиком, пришел выводу о том, что размер обоснованной и подлежащей взысканию компенсации, применительно к нарушению исключительных прав на спорные изображение, в рассматриваемом случае составляет 156 164,38 руб.

Как было установлено судом и усматривается из материалов дела, истцом в обоснование размера заявленных требований был представлен заключенный между последним и ООО "Бодреро" лицензионный договор N 300417_ЖД от 30.04.2017 г. на предоставление права использования вышеуказанного произведения, в связи с нарушением исключительного права на который заявлен настоящий иск. Вменяемое ответчику правонарушение совершено в период после заключения указанного договора.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

В связи с этим, подлежат отклонению доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, поскольку суд может определить другую стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Таким образом, при взыскании компенсации на основании подпункта п. 3 ст. 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации суд, на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации.

Так, судом установлено, что между истцом и ООО "Бодреро" заключен Лицензионный договор N 300417_ЖД от 30.04.2017 г., предоставляющий право на использование произведения изобразительного искусства с условным названием "Ждун" (Homunkulus Loxodontus).

Согласно п.4.1 указанного Договора, стоимость вознаграждения за демонстрацию Произведения в рекламных целях составляет 4 750 000 рублей.

В соответствии с п. 9.1 Договора, срок действия лицензии на произведение предоставлен Лицензиату на 1 календарный год.

Суд первой инстанции установил, что иллюстрации были размещены Ответчиком в социальных сетях в течение шести календарных дней (с 04.09.2020 по 09.09.2020).

Повторно рассматривая спор по существу в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции установил, что при принятии решения судом первой инстанции неверно определен период использования изобразительного обозначения.

В частности, судом установлено, что спорные произведения были удалены Ответчиком после получения им претензии, а именно: 27.10.2020.

Таким образом, материалы дела свидетельствуют о том, что доказанным является факт использования ответчиком произведения изобразительного искусства с условным названием "Ждун" (Homunkulus Loxodontus) в течение 54 дней (с 04.09.2020 по 27.10.2020).

При новом рассмотрении дела ответчиком был заявлен довод об иной дате получения претензии, однако документального подтверждения данному обстоятельству, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено.

С учётом установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции признает правильным следующий расчет компенсации:

4 750 000 (цена лицензионного договора с ООО "Бодреро") / 365 (период, на который заключен договор с ООО "Бодреро") х 54 (количество дней использования произведения ответчиком) х 2 (двукратная стоимость права использования) = 1 405 479 руб. 45 коп.

Данный размер компенсации суд апелляционной инстанции признает разумным и обоснованным применительно к установленным фактическим обстоятельствам по делу.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу, что решение суда от 29.12.2021 следует изменить с принятием нового судебного акта, которым следует частично удовлетворить исковые требования на сумму 1 405 479 руб. 45 коп.

Расходы по оплате государственной пошлины по иску, а также апелляционной и кассационной жалоба истца, подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе ответчика относится на её заявителя в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2021 по делу N А40-198661/21 изменить.

Взыскать с ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ N 1" (ОГРН: 1207700210277, ИНН: 7714461169) в пользу ООО "СИ ДИ ЛЭНД КОНТАКТ" (ОГРН: 1107746953313, ИНН: 7709865857) компенсацию в размере 1 405 479 (Один миллион четыреста пять тысяч четыреста семьдесят девять) руб. 45 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины по иску в размере 13 493 (Тринадцать тысяч четыреста девяносто три) руб., по апелляционной жалобе в размере 840 (Восемьсот сорок) руб. и по кассационной жалобе в размере 840 (Восемьсот сорок) руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Б.В. Стешан

Судьи

О.Г. Головкина Е.А. Ким