Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2022 г. N 10АП-13992/22 по делу N А41-87420/2021

г. Москва

28 октября 2022 г.

Дело N А41-87420/21

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 октября 2022 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семушкиной В.Н.,

судей Коновалова С.А., Погонцева М.И.,

при ведении протокола судебного заседания Бикметова Д.Д.,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Битавто"- Гудкова М.О., представитель по доверенности б/н от 20.09.2022, паспорт, диплом;

от ИП Клименко Олега Анатольевича - Казакова В.Н., представитель по доверенности N 50 АБ 6728963 от 18.01.2022, удостоверение;

от АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"- представитель не явился, извещен надлежащим образом;

рассмотрев в судебном заседании дело N А41-87420/21 по правилам, установленным для рассмотрения дел в суде первой инстанции по иску ООО "Битавто" к ИП Клименко Олегу Анатольевичу ; третье лицо - АО "Региональный Сетевой Информационный Центр"; о защите исключительных прав

УСТАНОВИЛ:

ООО "БИТАВТО" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением о запрете ИП Клименко О.А. (далее - ответчик) использовать доменное имя bitauto.ru для продвижения услуг по выкупу новых и бывших в употреблении транспортных средств и их комплектующих, запчастей; ремонта и технического обслуживания транспортных средств и их комплектующих, запчастей, а также услуги инспектирования новых и бывших в употреблении автомобилей, однородных услугам 35, 37, 42 классов МКТУ в отношении которых зарегистрированы товарные знаки "BitAvto", "БитАвто"; обязании ИП Клименко Олега Анатольевича передать ООО "БИТАВТО" права администрирования доменного имени https://www.bitauto.ru/; взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 29 000 руб. (с учетом уточнения заявленных требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда Московской области от 10.06.2022 заявленные требования удовлетворены частично. ИП Клименко Олегу Анатольевичу запрещено использовать доменное имя bitauto.ru для продвижения услуг по выкупу новых и бывших в употреблении транспортных средств и их комплектующих, запчастей; ремонта и технического обслуживания транспортных средств и их комплектующих, запчастей, а также услуги инспектирования новых и бывших в употреблении автомобилей, однородных услугам 35, 37, 42 классов МКТУ в отношении которых зарегистрированы товарные знаки "BitAvto", "БитАвто". Суд обязал ИП Клименко Олега Анатольевича передать ООО "БИТАВТО" права администрирования доменного имени https://www.bitauto.ru/. С ИП Клименко Олега Анатольевича в пользу ООО "БИТАВТО" взыскана компенсация в размере 100 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 300 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Клименко Олег Анатольевич и ООО "Битавто" обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

ООО "БИТАВТО" в апелляционной жалобе просит отменить решение в части взысканной с Ответчика компенсации в размере 100 000 рублей 00 копеек и принять в указанной части новое решение, которым удовлетворить указанное требование в полном объеме, ссылаясь на неверное применение судом первой инстанции норм материального права, указывает, что сумма компенсации рассчитана в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, которая подтверждена лицензионным договором N 2 от 20.12.2021, в котором такая стоимость определена в размере 500.000 руб.

ИП Клименко Олег Анатольевич в своей апелляционной жалобе просит отменить решение в части обязания передать ООО "ВИТАВТО" права администрирования доменного имени hups:, www.bitauto.ru." и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении указанного требования, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права; указывает, что доменное имя было зарегистрировано и использовалось ответчиком добросовестно, поскольку доменное имя bitauto.ru было создано 30.08.2004 года, в то время как домен bitavto.ru был создан только 03.10.2005 года. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутации. Также ссылается на удаление ответчиком спорного обозначения с принадлежащего ему сайта, что признается истцом. Возложение на ответчика обязанности передать ООО "ВИТАВТО" права администрирования доменного имени не может быть удовлетворено, поскольку не представлено правового обоснования использования способа защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте в общедоступной автоматизированной информационной системе "Картотека арбитражных дел" в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/.

В силу ч. 6 ст. 268 АПК РФ вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

Апелляционным судом установлено, что решение суда вынесено в отношении лица, не привлеченного к участию в деле, поскольку как следует из материалов дела Регистратором доменного имени "bitauto.ru", права администрирования на которое суд обязал ответчика передать истцу, является Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр".

В соответствии с пп. в, п. 3.3.6.1, Регламента N 1/1 "Регламент регистрации доменов в доменах RU и РФ" от 27 декабря 2017 г. регистрация доменного имени аннулируется до истечения срока ее действия на основании вступившего в законную силу судебного акта:

- признающего администрирование домена его администратором нарушением прав истца;

- и (или) запрещающего использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец;

- и (или) запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени.

При этом преимущественным правом на регистрацию аннулированного доменного имени обладает лицо, чьи права суд признал нарушенными. Для реализации преимущественного права указанное лицо обязано направить в порядке, установленном Исполнителем, письменный запрос в адрес Исполнителя в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления судебного акта в законную силу.

Таким образом, принятое решение затрагивает права и обязанности Акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр", как регистратора доменного имени, которым непосредственно будет исполняться решение суда. Однако, указанное Общество к участию в деле судом первой инстанции привлечено не было, что в силу п. 4 ч. 4 ст. 270 АПК РФ является основанием для отмены решения в любом случае.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, апелляционный суд определением от 28.09.2022 года перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам суда первой инстанции и в порядке ст. 51 АПК РФ привлек к участию в третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр".

В судебном заседании апелляционного суда представитель ООО "Битавто" поддержал исковые требования в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ИП Клименко Олега Анатольевича возражал в отношении требования об обязании передать ООО "ВИТАВТО" права администрирования доменного имени.

3-е лицо в заседание апелляционного суда не явилось, направило отзыв, в котором указано, что администратором домена bitauto.ru с 17.03.2006 года и по настоящее время является Клименко О.А. ; оставило разрешение спора на усмотрение суда, также заявило о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено апелляционным судом в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие третьего лица.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы и возражения сторон, Десятый арбитражный апелляционный суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Апелляционным судом установлено, что истец является правообладателем товарного знака * по свидетельству Российской Федерации N 809014, зарегистрированного 11.05.2021 с приоритетом от 22.06.2020 для широкого перечня товаров 11, 12 и услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (ранее товарные знаки N 451814, N 451815).

Также ООО "БИТАВТО" является администратором доменного имени https://www/bitavto.ru/.

Ответчик в своей деятельности использует доменное имя https://www/bitauto.ru/, которое, по мнению истца, сходно до степени смешения с доменным именем ООО "БИТАВТО". Учитывая, что истец не давал ответчику своего согласия на использование доменного имени https://www/bitauto.ru/, истец считает такое использование нарушением своих исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 809014, что послужило основанием для направления истцом 29.09.2021 года ответчику претензии от 23.09.2021 (л.д. 42-45 том 1) о прекращении использования обозначения, сходного с товарным знаком ООО "БИТАВТО" в доменном имени https://www/bitavto.ru/ и в течение 10 календарных дней со дня направления претензии выплаты компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1.000.000 руб.

Поскольку указанная претензия оставлена ответчиком без ответа истец был вынужден обратиться в суд.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Наличие у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 809014 подтверждается представленной в материалы выпиской из Государственного реестра товарных знаков и ответчиком не оспаривается.

В подтверждение факта использования ответчиком названного товарного знака истцом представлены скриншоты сайта https://www/bitauto.ru/ от 30.07.2021.

Оценив данные скриншоты от 30.07.2021 по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установил, что на указанном сайте размещено словесное обозначение БИТАВТО, используемое для индивидуализации услуг по выкупу битых автомобилей.

На данном сайте имеется указание на ИП Клименко О.А., его ИНН, адрес и телефон, что свидетельствует о том, что именно ответчик фактически используется данный интернет-ресурс для продвижения собственных услуг.

При этом ответчик не оспаривает факт принадлежности ему названного сайта, а также размещения соответствующей информации.

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 этих Правил.

Пунктом 42 данных правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 7.1.2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" от 20.01.2020 N 12 (далее - Руководство) установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, включающими словесные элементы. Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, включающими изобразительные или объемные элементы. Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 37 Обзора судебной практики от 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Согласно подпункту 7.1.2.1 Руководства, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

При сравнении двух словесных обозначений следует установить наличие/отсутствие их сходства как по каждому из указанных признаков в отдельности, так и в совокупности.

Так, товарный знак * по свидетельству Российской Федерации N 809014 является словесным, состоящим из словесного элемента, "BITAVTO" и его транслитерации на русский язык "БИТАВТО", выполненные заглавными буквами, стандартным шрифтом.

Размещенное на сайте https://www/bitauto.ru/ обозначение "BITAUTO" также является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом.

Сравнив названные товарный знак и обозначение, использованное ответчиком, апелляционный суд приходит к выводу об их сходстве до степени смешения по фонетическому и семантическому критериям сходства, что ответчиком не оспаривается.

Таким образом, обозначение, использованное ответчиком на сайте https://www/bitauto.ru/, сходно до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 809014.

Сравнивая однородность услуг 35, 37, 42 классов МКТУ для продвижения услуг по выкупу новых и бывших в употреблении транспортных средств и их комплектующих, запчастей; ремонта и технического обслуживания транспортных средств и их комплектующих, запчастей, а также услуги инспектирования новых и бывших в употреблении автомобилей, для которых зарегистрирован этот товарный знак, суд приходит к выводу об их однородности, поскольку они относятся к одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, в связи с чем указанные услуги могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Ответчик, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также своему бремени доказывания, не представил в материалы дела надлежащих доказательств, свидетельствующих о законности использования товарного знака истца.

Согласно пункту 154 постановления от 23.04.2019 N 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 158 Постановления N 10 требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).

По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (пункт 158 Постановления N 10).

Как указано в пункте 159 Постановления N 10, требование о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени.

Поскольку апелляционным судом установлен факт незаконного использования ответчиком в доменном имени товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 809014, требования истца о запрете ИП Клименко Олегу Анатольевичу использовать доменное имя bitauto.ru для продвижения услуг по выкупу новых и бывших в употреблении транспортных средств и их комплектующих, запчастей; ремонта и технического обслуживания транспортных средств и их комплектующих, запчастей, а также услуги инспектирования новых и бывших в употреблении автомобилей, однородных услугам 35, 37, 42 классов МКТУ в отношении которых зарегистрированы товарные знаки "BitAvto", "БитАвто" подлежат удовлетворению.

В отношении довода ответчика о том, что доменное имя bitauto.ru было создано 30.08.2004 года, в то время как домен истца bitavto.ru был создан только 03.10.2005 года, регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутации, апелляционный суд отмечает, что доменное имя не является объектом исключительных прав, а гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации, в связи с чем, дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

С учетом изложенного, апелляционный суд приходит к выводу о том, действия ответчика связанные с использованием обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 809014 является нарушением исключительного права истца на данный товарный знак, в связи с чем, требование о взыскании компенсации признается судом обоснованным.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как отмечено в пункте 62 постановления от 23.04.2019 N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из искового заявления следует, что истцом заявлено требование о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб., рассчитанной на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При расчете заявленной суммы компенсации истец исходил из того, что срок незаконного использования следует определить периодом с даты возникновения приоритета истца - 27.07.2010. Таким образом, сумма компенсации в размере 1 000 000 руб., по мнению истца, за период более 11,5 лет является обоснованной.

Вместе с тем, апелляционный суд соглашается с доводом ответчика о необоснованности заявленного истцом размера компенсации за допущенное нарушение его исключительного права на товарный знак.

В соответствии с пунктом 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Вместе с тем, вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцом в материалы дела не представлено доказательств, обуславливающих соразмерность заявленного размера компенсации последствиям допущенного ответчиком нарушения, или иных доказательств, свидетельствующих об обоснованности предъявления требования о взыскании компенсации в максимальном размере, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Истцом документально не подтвержден период нарушения, на который он ссылается, поскольку нарушения были зафиксированы только скриншотами от 31.07.2021.

Изложенные в апелляционной жалобе доводы о том, что истец обосновал сумму компенсации, указывая на денежные затраты ООО "БИТАВТО" на регистрацию товарных знаков, подлежат отклонению, поскольку указанные расходы не могут быть положены в обоснование расчета компенсационной выплаты.

Обстоятельства регистрации и фактические затраты не имеют отношения к рассматриваемому спору и не могут быть положены в основу расчета компенсации, поскольку на компенсацию влияют иные факторы.

В пункте 62 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10 указано, что рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252). При установлении размера компенсации не учитываются фактические затраты на регистрацию средств индивидуализации.

Довод истца о том, что расчет компенсации произведен на основании лицензионного договора также не может быть принят апелляционным судом, поскольку такой расчет может быть применен к компенсации, заявленной на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в то время как истец в исковом заявлении ссылался на пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. При этом, при рассмотрении дела апелляционным судом от истца заявлений об уточнении указанного требования не поступало, а суд по своей инициативе не может выйти за пределы заявленных требований.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины ответчика, вероятные убытки правообладателя, принимая во внимание, то обстоятельство, что спорное обозначение удалено ответчиком с принадлежащего ему сайта, что признается истцом, то есть фактически ответчиком прекращено нарушение исключительного права на товарный знак истца, принципы разумности и справедливости, отсутствие надлежащих доказательств, обосновывающих размер компенсации, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, апелляционный суд пришел к выводу о том, что размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 809014 подлежит снижению до 100 000 руб.

Требования истца об обязании ответчика передать ООО "БИТАВТО" права администрирования доменного имени https://www.bitauto.ru/ удовлетворению не подлежат, исходя из следующего.

Согласно статье 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним

В пункте 158 постановления N 10 разъяснено, что требование о пресечении нарушения (подпункт 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.

В соответствии с пунктом 6 Положения "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах", утвержденным решением Координационного центра национального домена сети Интернет N 2012-07/47 от 20.09.2012 (далее - Положение о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах), регистратор самостоятельно прекращает право администрирования доменного имени в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после вступления в законную силу и получения от истца регистратором копии судебного акта: запрещающего администратору использование в доменном имени обозначения, правами на которое обладает истец, и/или запрещающего администратору использование соответствующего доменного имени и/или признающего администрирование домена администратором нарушением прав истца (если применение такого средства восстановления нарушенного права не противоречит судебному акту). При этом согласно пункту 6.3 Положения о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, лицо, в пользу которого вынесен судебный акт, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени.

Способы защиты гражданских прав направлены на обеспечение защиты прав и свобод и восстановление нарушенных прав, что следует, в том числе, из определений Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2010 N 732-О-О, от 15.07.2010 N 948-О-О, от 23.09.2010 N 1179-О-О, от 25.09.2014 N 2258-О.

Гражданское законодательство не ограничивает субъекта в выборе способа защиты нарушенного права, при этом в силу статьи 9 ГК РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению, но избранный лицом способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и спорного правоотношения и непосредственно привести к восстановлению нарушенного права. Перечень способов защиты установлен ГК РФ или иными законами (статья 12 ГК РФ).

Так как в ГК РФ, в иных законах не предусмотрен такой способ защиты гражданских прав, как безвозмездная передача правообладателю товарного знака права на доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, истцом в части данного требования избран неверный способ защиты права. Аналогичная позиция изложена в Постановлении СИП от 08.02.2021 по делу N А55-31630/2019.

Кроме того, учитывая, что апелляционным судом наложен запрет ИИ Клименко Олегу Анатольевичу использовать доменное имя bitauto.ru для продвижения услуг по выкупу новых и бывших в употреблении транспортных средств и их комплектующих, запчастей; ремонта и технического обслуживания транспортных средств и их комплектующих, запчастей, а также услуги инспектирования новых и бывших в употреблении автомобилей, однородных услугам 35. 37. 42 классов МКТУ в отношении которых зарегистрированы товарные знаки "BitAvto", требование истца об обязании ответчика передать ООО "БИТАВТО" права администрирования доменного имени hups: www.bitauto.ru, необоснованно.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Руководствуясь ч. 6.1 ст. 268, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 10.06.2022 по делу N А41-87420/21 отменить.

Запретить ИП Клименко Олегу Анатольевичу использовать доменное имя bitauto.ru для продвижения услуг по выкупу новых и бывших в употреблении транспортных средств и их комплектующих, запчастей; ремонта и технического обслуживания транспортных средств и их комплектующих, запчастей, а также услуги инспектирования новых и бывших в употреблении автомобилей, однородных услугам 35, 37, 42 классов МКТУ в отношении которых зарегистрированы товарные знаки "BitAvto", "БитАвто".

Взыскать с ИП Клименко Олега Анатольевича в пользу ООО "Битавто" компенсацию в размере 100 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 300 руб. по иску и 3 000 руб. - судебных расходов по апелляционной жалобе.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "Битавто" в пользу ИП Клименко Олега Анатольевича 3 000 руб.- судебных расходов по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.

Председательствующий

В.Н. Семушкина

Судьи

С.А. Коновалов М.И. Погонцев