Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2022 г. N 15АП-18105/22 по делу N А53-5050/2022

город Ростов-на-Дону

09 ноября 2022 г.

дело N А53-5050/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 07 ноября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 ноября 2022 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Нарышкиной Н.В.,

судей Мисника Н.Н., Фахретдинова Т.Р.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Матиняном С.А.

при участии:

от истца: представитель Дьяконов Д.В. по доверенности от 01.09.2022;

от ответчика: представитель Герюков А.Д. по доверенности от 20.06.2022,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Сильвано Фешн" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.08.2022 по делу N А53-5050/2022 по иску закрытого акционерного общества "Сильвано фешн" (ИНН 7714610460, ОГРН 1057747595289) к индивидуальному предпринимателю Турдубаевой Самаре Шайырбековне (ИНН 611701794500, ОГРНИП 316619600070941)о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

УСТАНОВИЛ:

закрытое акционерное общество "Сильвано Фешн" (далее - истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальному предпринимателю Турдубаевой Самаре Шайырбековне (далее - ответчик, предприниматель) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "MILAVITSA" в сумме 1 000 000 руб., расходов по приобретению товара в сумме 500 руб., почтовых расходов в сумме 201,64 руб., расходов по получению выписки из ОГРНИП в сумме 200 руб. (с учетом уточнений первоначально заявленных требований, произведенных в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 31.08.2022 с предпринимателя в пользу общества взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака "MILAVITSA" в размере 33 333,33 рублей, расходы по приобретению товара в размере 16,65 рублей, почтовые расходы в размере 6,71 рубль, расходы по получению выписки из ОГРНИП в размере 6,66 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, общество обжаловало его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе общество просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы истец ссылается на неправомерное снижение судом размера компенсации.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, дал пояснения по существу спора.

Представитель ответчика против доводов апелляционной жалобы возражал, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом части 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены принятого по делу решения ввиду следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО "Сильвано Фешн" имеет исключительные права на объект интеллектуальной собственности - товарный знак "MILAVITSA" N 815898.

Истцом был выявлен факт незаконного использования ответчиком товарного знака "MILAVITSA", выразившееся в предложении к продаже продукции (нижнего белья) с изображением на товарном ярлыке (этикетке), сходным до степени смешения с указанным выше товарным знаком.

Так, 03.10.2021 по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, д. 19/4 (рынок Восточный), зафиксирован факт использования (путем розничной продажи от имени индивидуального предпринимателя Турдубаевой Самары Шайырбековой) продукции (нижнего белья) с изображением на товарном ярлыке (этикетке), сходным до степени смешения с указанным выше товарным знаком. Продажа товара подтверждается выданными документами покупателю, а также видеозаписью процесса продажи товара.

По мнению истца, обозначение, которым ответчик реализовал продукцию, является тождественным, сходным до степени смешения с товарным знаком "MILAVITSA", зарегистрированным по свидетельству N 815898, однако, ответчику разрешения на использование данного товарного знака истец не предоставлял, лицензионный договор между сторонами не заключался.

Ввиду того, что разрешение на использование спорного товарного знака предпринимателю не предоставлялось, истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием выплаты компенсации за нарушение исключительного права.

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемых исковых требований.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт реализации спорного товара подтверждается представленными в материалы дела кассовым чеком от 07.09.2019, видеозаписью покупки спорного товара.

Судом первой инстанции установлено, что имеющаяся в материалах дела видеозапись закупки товара подтверждает факт приобретения спорного товара в магазине, в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик. Видеозапись процесса покупки фиксируют обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи (процесс выбора покупателем приобретаемого товара, оплату товара и выдачу продавцом кассового чека).

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается явное сходство товарного знака, принадлежащего истцу, и изображения, которое размещено на товаре, реализованном ответчиком.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных названных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определен истцом в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в сумме 1 000 000 рублей (двукратная стоимость права использования товарного знака N 815898 по сублицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака N 1 от 11.07.2018, с учетом дополнительного соглашения N 1 от 01.03.2019).

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика, с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П и 24.07.2020 N 40-П (пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021).

Как указано судом первой инстанции, оспаривая размер подлежащей взысканию компенсации, ответчик в отзыве на исковое заявление указывал на чрезмерность предъявленной ко взысканию компенсации.

В качестве обоснования своих требований истцом представлен заключенный с акционерным обществом "Столичная торговая компания "Милавица" (сублицензиат) лицензионный договор N 1 от 11.07.2018 о предоставлении права использования товарного знака "MILAVITSA" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 815898.

Согласно данному лицензионному договору сублицензиат предоставил право закрытому акционерному обществу "Сильвано фешн" на использование товарного знака N 815898 любым не противоречащим Российской Федерацией способом, в том числе для осуществления оптовой и розничной торговли, хранения на складах для последующего введения в хозяйственный оборот товара, обозначенного товарным знаком, как на товаре так и на его упаковке, разного рода аксессуарах, во всевозможном оформлении помещений и витрины, стеллажей магазина; нанесение изображения товарного знака при изготовлении рекламы на любые ее носители, в объявлениях на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет".

Определяя размер денежной компенсации, суд оценил условия представленного лицензионного договора, в редакции дополнительного соглашения N 1 от 01.03.2019.

В лицензионном договоре в редакции дополнительного соглашения N 1 от 01.03.2019 определен размер ежегодного вознаграждения в сумме 200 000 рублей. Соответственно, стоимость ежемесячного вознаграждения за право на использование товарного знака составляет 16 666,66 рублей (200 000 / 12 = 16 666,66 рублей). При этом указанным лицензионным договором предоставлено право на использование товарного знака по свидетельству N 815898 в отношении товаров 10, 25 и услуг 35 классов МКТУ (то есть на 3 (три) класса, каждый из которых содержит перечень товаров, отнесенных к этому классу) и 1 класс услуг - 35.

Как установлено судом и следует из материалов дела, спорный товарный знак использовался ответчиком однократно, что выявлено при закупке, и относился одному классу (25 класс).

Истцом избран способ исчисления размера компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака за период с три года 100 000 рублей за год пользования + 400 000 рублей за два года пользования = 500 000 рублей Х 2 = 1 000 000 рублей.

Вместе с тем, истцом не представлено доказательств того, что период пользования ответчиком товарным знаком составил 3 года.

Так, 03.10.2021 истцом установлен факт использования ответчиком товарного знака (знак обслуживания) N 815898.

Доказательств неоднократного нарушения исключительных прав истца на спорный товарный знак истцом в материалы дела не представлено.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь в исключительных случаях и по заявлению ответчика.

Следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается на ответчика.

Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами (пункт 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017).

Суд учитывает разъяснения, изложенные в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда".

Согласно разъяснениям, изложенным в указанном постановлении, в случае взыскания за нарушение исключительного права на один товарный знак компенсации, определенной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса, должна быть обеспечена возможность ее снижения, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

В указанном постановлении также разъяснено, что впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Кроме того, снижением размера компенсации за нарушение исключительного права с учетом настоящего постановления не могут подменяться как установление судом обстоятельств рассматриваемого им дела, так и исследование им доказательств, относящихся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец.

Таким образом, учитывая, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца путем реализации товара, на котором имеется изображение, сходное до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца по свидетельству N 815898, то есть, реализован лишь один из предусмотренных лицензионным договором способов использования товарного знака N 815898, характер допущенного ответчиком правонарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины ответчика, отсутствие доказательств, незаконного использования результата интеллектуальной деятельности истца в течение трех лет, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что требованиям разумности и справедливости соответствует размер компенсации в сумме 33 333,33 руб. (двукратного размера ежемесячной стоимости права использования товарного знака).

Указанный размер компенсации не противоречит принципу соразмерности санкции совершенному правонарушению как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания, а также не противоречит требованиям разумности и справедливости, позволит удержать ответчика от нарушения интересов истца в будущем.

Таким образом, выводы суда о размере компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, сделаны при установлении всех обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения данного вопроса, с учетом правовой позиции изложенной Судом по интеллектуальным правам.

Судебные расходы распределены судом первой инстанции в соответствии с положениями статьи 1110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и правовой позицией, изложенной в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, в связи с чем соответствующие доводы жалобы отклоняются апелляционным судом как необоснованные.

При таких обстоятельствах основания к удовлетворению апелляционной жалобы судебная коллегия не усматривает.

Нарушений процессуального права, являющихся основанием для безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 31.08.2022 по делу N А53-5050/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в двухмесячный срок в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Н.В. Нарышкина

Судьи

Н.Н. Мисник Т.Р. Фахретдинов