Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2022 г. N 09АП-47572/22 по делу N А40-27603/2022

г. Москва

30 ноября 2022 г.

Дело N А40-27603/22

Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 ноября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей О.Н. Лаптевой, Ю.Н. Кухаренко

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Портновой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-27603/22,

по исковому заявлению АО "Орелпродукт" (ОГРН 1025702656319, ИНН 5717001550)

к ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" (ОГРН 1086670027828, ИНН 6670224350)

о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей,

при участии в судебном заседании представителей от истца: Чакилев В.К. по доверенности от 22.04.2021; от ответчика: Аникина Т.В. по доверенности от 05.04.2022

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Орелпродукт" обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Курганский мясокомбинат "Стандарт" о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя осуществил использование объекта авторского права.

Решением от 15 июня 2022 года по делу N А40-27603/22 Арбитражный суд города Москвы взыскал с ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" в пользу АО "Орелпродукт" компенсацию в соответствии с пп. 1 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации за незаконное использование произведения - дизайна лицевой части этикетки для банки с тушеной говядиной в размере 500 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 48 000 руб., в остальной части иска отказал.

Не согласившись с принятым по делу решением суда первой инстанции, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами на указанный судебный акт.

Определением от 17 августа 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по апелляционной жалобе ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт".

При рассмотрении доводов апелляционной жалобы АО "Орелпродукт" апелляционным судом установлены основания, предусмотренные п. 2 ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены судебного акта, и рассмотрения дела, в соответствии с ч. 6.1 ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Определением от 17 августа 2022 года по настоящему делу Девятый Арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции в связи с необоснованным отказом суда первой инстанции в заявлении об изменении способа расчета компенсации на основании подпункта 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражал.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав и оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств, выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции полагает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, АО "Орелпродукт" является исключительным лицензиатом на произведение - дизайн лицевой части этикетки для банки с тушеной говядиной на основании договора исключительной лицензии.

Истец с разрешения правообладателя ООО "Главпродукт-Патент" использует комбинированный товарный знак со словесным элементом "Семейный бюджет" по свидетельству N 642457, с приоритетом от 05.07.2016 года, зарегистрированного, среди прочего, в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ: консервы мясные; мясо консервированное (рис.2), входящий в состав произведения-дизайна этикетки для банки с тушеной говядиной.

Ответчик без разрешения правообладателя осуществляет незаконное использование производного произведения-дизайна этикетки для банки с тушеной говядиной (рис.3) путем производства и последующего введения в гражданский оборот идентичной продукции.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 по делу N А40-103297/21 исковые требования АО "Орелпродукт" к ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" удовлетворены частично.

Не смотря на утверждения ответчика о прекращении им незаконного использования произведения со ссылкой на приказ N 104а от 02.08.2021, при рассмотрении дела NА40-103297/21, в суде первой инстанции установлено, что спорная продукция продолжает реализовываться в розничных торговых сетях после 02.08.2021, соответственно, нарушение исключительных права истца на произведение не было прекращено в период рассмотрения спора истец не предоставлял ответчику права использования данных изображений.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим исковым заявлением в защиту прав на интеллектуальную собственность, с требованием о взыскании компенсации в размере 39 904 277,28 рублей.

В силу пункта 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения.

Согласно пункту 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (пункт 4 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Так вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2021 по делу N А40-103297/21 суд установил, что сходство до степени смешения и имитационный характер этикетки ответчика обусловлены в частности: одинаковым композиционным построением этикеток; с использованием белого фона и красных графических элементов, обрамляющих белый фон; использованием черно-белого изображения коровы в полный рост; использованием схожих или одинаковых гарнитур шрифтов черного и красного цвета; близким смысловым значением словесных обозначений "Семейный бюджет" и "Семейный запас". Кроме того, сходство до степени смешения и имитационный характер этикеток усиливаются в результате того, что они используются в отношении идентичного товара. Общее композиционное построение, которое заключается в сходном расположении и соотнесении элементов формирует восприятие указанных произведений как сходных. Кроме того, имеется семантическое и фонетическое сходство словесных обозначений "семейный бюджет" и "семейный запас", при указанных обстоятельствах, суд первой инстанции, проведя сравнительный анализ дизайна этикетки истца с в дизайном этикетки ответчика, исследовав приобщенные к делу фотоматериалы, руководствуясь методическими рекомендациями, пришел к однозначному выводу о том, что в дизайне этикетки ответчика имеются признаки исполнения внешнего вида, сходные до степени смешения с дизайном этикетки истца. Оснований не согласиться с данным заключением, исходя из приведенных в кассационной жалобе доводов и материалов дела, суд кассационной инстанции не усмотрел.

Также в постановлении от 06 июня 2022 года по делу N А40-103297/21 Суд по интеллектуальным правам отметил, что для вывода о наличии оснований для удовлетворения требований истца о запрете использования произведения судам необходимо было проанализировать характер правонарушения, вменяемого конкретному лицу, на предмет того, носит ли правонарушение систематический или длящийся характер, имеется ли на момент рассмотрения дела угроза нарушения исходя из тех или иных действий ответчика и имеющихся в материалах дела доказательств. Позиция судов относительно сохранения риска нарушения со стороны ответчика исключительных прав истца, в защиту которых предъявлен иск по настоящему делу, основана на доказательствах использования спорного произведения от 15.08.2021 - даты подписания приказа об изъятии из ассортимента продукции со спорной этикеткой. Суд кассационной инстанции учитывает, что в отсутствие доказательств фактического выполнения указанного внутриорганизационного акта ответчика суды мотивированно исходили из того, что прекращение правонарушения не установлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных данным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Указанные обстоятельства являются существенными для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на произведения дизайна и относительно использования ответчиком указанных произведений установлены в рамках дела N А40-103297/21.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, стоимости контрафактных товаров, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам пункта 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец при обращении с настоящим иском выбрал вид компенсации, взыскиваемой на основании пункта 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения исходя из следующего расчета:

- количество произведенной ответчиком контрафактной продукции, подтвержденное самим ответчиком: 39 991 банки;

- количество произведенной контрафактной продукции, сверх подтвержденного самим ответчиком, рассчитанное истцом: 205 937 банки;

Таким образом, общее количество произведенной ответчиком контрафактной продукции составляет 245 928 банок (39 991 банки+205 937 банки).

Средняя оптовая стоимость одной банки (без НДС 10 %): 73,76 руб.; средняя оптовая стоимость одной банки (с НДС 10 %): 81, 13 руб.

Следовательно, стоимость контрафактной продукции составляет 19 952 138,64 рублей (81,13 руб. х 245 928 банок).

С учетом изложенного, истец просит взыскать компенсации в размере 39 904 277,28 рублей (19 952 138,64 рублей х 2).

Суд апелляционной инстанции при определении подлежащей взысканию компенсации на основании пункта 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации установил, что для расчета размера компенсации истец использует данные о производстве банок тушеной говядины под разными этикетками.

Так, ответчиком в материалы дела представлен полученный от Россельхознадзора перечень производственных электронных ветеринарных сопроводительных документов, сформированный в ФГИС "Меркурий", по всей продукции, выпускаемой ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" под зарегистрированным товарным знаком "Семейный запас".

Под указанным товарным знаком, используемым ответчиком с разрешения правообладателя ООО "Уральская Агропромышленная Группа", ответчик выпускает несколько наименовании продукции, в том числе тушеную говядину объемом 525 гр. под разными этикетками.

Под артикулом 37786 выпускалась банка со следующей этикеткой:

Дана этикетка, как произведение дизайна, была предметом рассмотрения в деле N А40-103297/21. Именно по данной этикетке ответчиком представлены сведения о количестве произведенной и реализованной продукции. Штрих-код данной этикетки имеет номер 4630042832343.

Истец для расчета размера компенсации берет количество произведенной продукции под артикулом 39738. Под данным артикулом производится следующая банка, штрих-код этикетки которой имеет номер 4630042833715:

Предположения истца, что под разными артикулами производятся банки с одинаковыми этикетками, являются не подтвержденными.

В отношении писем ООО "Компания Метрополис", ООО "РостМаркет", ООО "ТД Ирбис", на которые ссылается истец, ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" также предоставлял письма в адрес ООО "ТК Пеко", ООО "ТД Шкуренко" и проч. в опровержение довода истца о том, что ответчик продолжает продавать продукцию со спорной этикеткой и она имеется на складах оптовиков.

Также ответчик пояснил, что данные компании являются групповыми и отгрузки идут на индивидуальных предпринимателей, которые с ними связаны.

Таким образом, суд апелляционной инстанции полагает, что при расчете размера компенсации могут использоваться только данные о производстве и реализации продукции под спорной этикеткой, имеющей штрих-код N 4630042832343 и артикул в номенклатуре ФГИС "Меркурий" N 37786.

Также для расчета размера компенсации истец берет среднюю оптовую стоимость одной банки в размере 81, 13 руб. (с НДС 10 %).

Вместе с тем, при определении стоимости банки тушеной говядины со спорной этикеткой в целях расчета компенсации суд исходит из того, что данная стоимость должна быть установлена без налога на добавленную стоимость по цене 73,76 руб., поскольку данный налог подлежит перечислению в бюджет.

На основании изложенного, суд апелляционной инстанции полагает, что двукратная стоимость контрафактных экземпляров (товаров) из расчета: количество произведенной ответчиком контрафактной продукции, подтвержденное самим ответчиком - 39 991 банки * 73,76 руб. - средняя оптовая стоимость одной банки (без НДС 10 %) * 2 будет составлять 5 899 472 руб. 32 коп.

В свою очередь, возражая по существу размера предъявленной истцом к взысканию суммы компенсации, ответчик полагает, что заявленный истцом размер компенсации является чрезмерным, противоречащим принципам разумности и справедливости, и подлежит снижению с учетом позиций Конституционного суда РФ, изложенных в Постановлениях от 13.12.2016 г. N 28-П, от 13.02.2018 г. N 8-П, от 24.07.2020 г. N 40-П.

Учитывая, что правонарушение совершено ответчиком впервые, использование дизайна этикетки не было направлено на получение преимущества в предпринимательской деятельности, не являлось существенной частью хозяйственной деятельности ответчика и не носило грубого характера, ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" просит взыскать компенсацию в однократном размере.

Рассмотрев заявленное ответчиком ходатайство, оценив представленные в дело доказательства, суд апелляционной инстанции не принимает приведенные ответчиком обстоятельства для снижения компенсации в силу следующего.

С учетом позиций Конституционного суда РФ, изложенных в Постановлениях от 13.12.2016 г. N 28-П, от 13.02.2018 г. N 8-П, от 24.07.2020 г. N 40-П, данные постановления содержат перечень условий, при соблюдении и доказанности которых ответчиком, такое снижение возможно, а именно: - размер компенсации многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков и такое превышение должно быть доказано ответчиком; - правонарушение совершено впервые; - использование объектов интеллектуальной собственности с нарушением прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности; - использование объектов интеллектуальной собственности с нарушением прав не носило грубый характер.

Между тем, доказательств наличия указанных условий материалы дела не содержат.

Также суд апелляционной инстанции учитывает, что ответчик не прекратил использование после даты предъявления иска (17.05.2021) о пресечении незаконного использования произведения, настаивал на оригинальности произведения.

Ссылка ответчика на вывод данной продукцию из ассортимента с 15.08.2021 приказом N 104а от 02.08.2021, а также что убрал соответствующую позицию из прайс-листа и вернул нереализованный ритейлерами товар на свой склад в отсутствие доказательств фактического выполнения указанного внутриорганизационного акта само по себе не свидетельствует о прекращении нарушения.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2021 по делу N А40-103297/2021.

Также суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что при рассмотрении дела А40-103297/21 судом установлено, что "доводы ответчика, изложенные в отзыве, суд признает формализованными, поскольку они опровергаются фактическими обстоятельствами дела и направлены на неправомерное уклонение от ответственности за нарушение исключительных прав истца", а "довод ответчика о прекращении им незаконного использования произведения ответчика со ссылкой на приказ N 104а от 02.08.2021 года является несостоятельным, поскольку в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции истец предоставил доказательства того, что спорная продукция продолжает реализовываться в розничных торговых сетях после 02.08.2021 года, соответственно, нарушение исключительных права истца на произведение не было прекращено в период рассмотрения спора.

Кроме того, нарушая исключительные права истца, ответчик был заведомо осведомлен о допускаемом им нарушении, поскольку он является профессиональным и крупным участником соответствующего рынка. Соответственно, вводя в оборот контрафактную продукцию, ответчик не мог не знать, что он своими действиями нарушает исключительные права истца и такие действия ответчика нельзя признать добросовестными и осмотрительными.

Суд апелляционной инстанции считает, что сумма компенсации в размере 5 899 472 руб. 32 коп. является обоснованной и не завышенной исходя из степени вины ответчика, так как ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять контроль за выпускаемой продукцией. Ответчик должен был удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц, используя спорное произведение дизайна, чего им сделано не было.

Суд апелляционной инстанции полагает, что требования истца о взыскании компенсации подлежат удовлетворению в части 5 899 472 руб. 32 коп., в удовлетворении остальной части требования оснований не имеется.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 июня 2022 года по делу N А40-27603/22 отменить.

Взыскать с ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт" в пользу АО "Орелпродукт" компенсацию в размере 5 899 472 руб. 32 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины 48 000 руб. 00 коп.

В остальной части требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Ю.Н. Кухаренко О.Н. Лаптева