Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2023 г. N 13АП-1914/23 по делу N А26-4225/2022

г. Санкт-Петербург

21 марта 2023 г.

Дело N А26-4225/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 марта 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Будылевой М.В.

судей Загараевой Л.П., Тойвонена И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Хариной И.С.

при участии:

от истца: Галанов А.А. (онлайн)

от ответчика: Осколков И.Н. по доверенности от 01.06.2022

от 3-го лица: не явился, извещен

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-1914/2023, 13АП-3134/2023) ИП Галанова А.А., ООО "Лира" на решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.12.2022 по делу N А26-4225/2022 (судья М.В. Терешонок), принятое

по иску ИП Галанова А.А.

к ООО "Лира"

3-е лицо: ООО "Фрутовит"

о запрете незаконного использования обозначения, о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Галанов Андрей Александрович (далее - истец, ИП Галанов А.А., Предприниматель) обратился в Арбитражный суд Республики Карелия с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лира" (далее - ответчик, ООО "Лира", Общество) о запрете незаконного использования обозначения "ФРУТОВИТ", о взыскании 541 872 руб. 50 коп. денежной компенсации за незаконное использование товарных знаков.

Определением суда от 07.09.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "Фрутовит".

Решением суда от 05.12.2022 с ООО "Лира" в пользу ИП Галанова А.А. взыскано 270 936 руб. 20 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки, а также расходы по госпошлине в сумме 13 837 руб.; в удовлетворении остальной части иска отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неполное выяснение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. По мнению истца, суд первой инстанции неправомерно отказал в удовлетворении требований в части запрета незаконного использования обозначения "ФРУТОВИТ". Также истец полагает, что у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для снижения размера компенсации.

Также в суд апелляционной инстанции поступила апелляционная жалоба ответчика, в которой он просит решение суда отменить. В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что представленные в материалы дела товарные накладные не подтверждают факт приобретения товаров с незаконно размещенными на них товарными знаками истца. Также ответчик указывает, что материалами дела не подтверждается факт реализации контрафактного товара ответчиком в период с 20.03.2018 по 25.12.2018. Кроме того, ответчик ссылается на чрезмерность компенсации за нарушение исключительных прав истца.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о месте и времени рассмотрения дела, своего представителя в судебное заседание не направило. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В суд апелляционной инстанции поступило ходатайство истца об истребовании из налогового органа книги покупок и продаж ООО "Лира", у ООО "Лира" подписанные с двух сторон договор поставки, счета-фактуры, товарные накладные, акты приема товаров, акты сверок, платежные поручения.

В судебном заседании Предприниматель поддержал заявленное ходатайство.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Исходя из данной нормы, удовлетворение ходатайства об истребовании доказательств является правом, а не обязанностью суда.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2011 N 5256/11, по делам, рассматриваемым в порядке искового производства, обязанность по собиранию доказательств на суд не возложена. Доказательства собирают стороны. Суд же оказывает участвующему в деле лицу по его ходатайству содействие в получении тех доказательств, которые им не могут быть представлены самостоятельно, и вправе предложить сторонам представить иные дополнительные доказательства, имеющие отношение к предмету спора.

При рассмотрении ходатайства об истребовании доказательств суд должен проверить обоснованность данного процессуального действия с учетом принципов относимости и допустимости доказательств, и при отсутствии соответствующей необходимости, вправе отказать в его удовлетворении.

В рассматриваемом случае, принимая во внимание представленные сторонами в материалы дела доказательства, апелляционный суд не находит правовых оснований для удовлетворения данного ходатайства.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы своих апелляционных жалоб.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель является правообладателем следующих товарных знаков:

- N 334658, зарегистрирован 24.09.2007 (приоритет 01.06.2006) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- N 334659, зарегистрирован 24.09.2007 (приоритет 01.06.2006) в отношении товаров и услуг 31, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- N 348782, зарегистрирован 25.04.2008 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- N 348783, зарегистрирован 25.04.2008 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 32 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, орехи обработанные, изюм, финики;

- N 370691, зарегистрирован 29.01.2009 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, финики, арахис, миндаль, орехи, плоды фруктов, фундук;

- N 377548, зарегистрирован 23.04.2009 (приоритет 07.12.2006) в отношении товаров и услуг 29, 31, 32, 35, 39 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, арахис обработанный, изюм, орехи обработанные, орехи, финики, арахис, фундук;

- N 617288, зарегистрирован 25.05.2017 (приоритет 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, орехи, фундук, финики;

- N 617287, зарегистрирован 25.05.2017 (приоритет от 18.12.2015) в отношении товаров и услуг 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- N 806526, зарегистрирован 12.04.2021 (приоритет от 03.10.2019) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: фрукты сушеные и подвергнутые тепловой обработке, изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики;

- N 806527, зарегистрирован 12.04.2021 (приоритет от 03.10.2019 г.) в отношении товаров и услуг 01, 03, 05, 09, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, в частности в отношении товаров: изюм, арахис обработанный, орехи обработанные, фундук, финики.

Предприниматель является администратором доменных имен frutovit.com, frutovit.ru, на которых расположены интернет-сайты с информацией об истце и его товарных знаках.

В 2018 году истцу стало известно, что ООО "ФРУТОВИТ" незаконно использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками предпринимателя N 617287, N 617288, N 348783, N 334658, N 334659, N 348782, N 370691, N 377548 на товарах, в том числе, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, а также в предложениях о продаже товара, в том числе в сети Интернет.

Предприниматель обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО "ФРУТОВИТ" 47 328 797 руб. 66 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки N 617287, N617288.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2021 по делу N А40-208181/20-105-989 с ООО "ФРУТОВИТ" в пользу предпринимателя взыскано 47 328 797 руб. 66 коп. компенсации.

ООО "ФРУТОВИТ" специализируется на производстве орехов, цукатов и сухофруктов, осуществляет оптовую торговлю указанной продукцией, то есть товарами, которые являются однородными товарам, для индивидуализации которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Как указывает истец, в ходе рассмотрения дела N А40-208181/2020 правообладателю стало известно, что общество- ответчик в период с 20.03.2018 по 25.12.2018 осуществило закупку контрафактного товара у ООО "ФРУТОВИТ" по договору поставки от 14.03.2018 на сумму 270 936,25 руб.

Указанное обстоятельство подтверждено следующими счетами-фактурами и товарными накладными:

Счет-фактура и товарная накладная N 1 от 20 марта 2018 г. на сумму 32 470,00 руб.;

Счет-фактура N 5 и товарная накладная N 4 от 03 апреля 2018 г. на сумму 37 698,00 руб.;

Счет-фактура N 14 и товарная накладная N 9 от 24 апреля 2018 г. на сумму 50 430,00 руб.;

Счет-фактура и товарная накладная N 55 от 28 августа 2018 г. на сумму 38 688,00 руб.;

Счет-фактура и товарная накладная N 71 от 28 сентября 2018 г. на сумму 22 448,25 руб.;

Счет-фактура и товарная накладная N 117 от 11 декабря 2018 г. на сумму 55 326,00 руб.;

Счет-фактура и товарная накладная N 138 от 25 декабря 2018 г. на сумму 33 876,00 руб.

Как указывает истец, штрихкоды, указанные в товарных накладных ООО "ФРУТОВИТ" напротив каждой позиции товара, свидетельствуют, что каждая позиция была реализована под брендом "ФРУТОВИТ".

В соответствии с пунктом 1587 ГОСТ 25868-91, штриховой код - это код, представляющий знаки с помощью наборов параллельных штрихов различной толщины и шага, которые оптически считываются путем поперечного сканирования. Электронные каталоги имеются в открытом доступе в сети Интернет, где можно проверить штрихкод и посмотреть данные о товаре.

Штрихкоды товарных накладных можно проверить в сети Интернет с помощью сайта www.barcode-list.ru и/или сравнив их с товарными накладными ООО "ФРУТОВИТ" за период 2018-2020 годы, товары, проданные по которым, признаны контрафактными в рамках дела N А40-208181/2020.

Также истцом в материалы дела представлена копия протокола осмотра сайта frutovit.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, произведенного 09.10.2019 нотариусом города Москвы Миллером Н.Н. (зафиксирован каталог предлагаемой к реализации продукции с использованием обозначения "ФРУТОВИТ").

В представленной истцом копии коммерческого предложения ООО "ФРУТОВИТ" приведены наименования товаров, цифровое значение штрихкодов данных товаров.

Полагая, что действиями общества нарушены исключительные права на товарные знаки, предприниматель направил в его адрес претензию с требованием о выплате компенсации.

Оставление указанной претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования частично, признал обоснованными требования истца в части взыскания компенсации, при этом пришел к выводу о наличии правовых оснований для снижения размера компенсации; в удовлетворении требований в части запрета незаконного использования обозначения "ФРУТОВИТ" отказал в связи с тем, что ответчик не осуществляет торговую деятельность.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела и доводы апелляционных жалоб, приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

Согласно части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Согласно пункту 5 Справки о некоторых вопросах, связанных с практикой рассмотрения Судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении исключительных прав, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2015 N СП-23/29, товарный знак может быть использован как при его нанесении на товар, так и при изготовлении самого товара в виде товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Материалами дела подтверждается, что истец является обладателем исключительных прав на использование товарных знаков N 334658, N 334659, N 348782, N 348783, N 370691, N 377548, N 617288, N 617287, N 806526, N 806527.

Как указано в статье 1250 ГК РФ, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции принял во внимание, что ответчик в 2018 году осуществил закупку контрафактных товаров под брендом "ФРУТОВИТ" на сумму 270 936,25 руб.

Вместе с тем, по мнению суда апелляционной инстанции, при вынесении обжалуемого решения судом первой инстанции не учтено следующее.

По смыслу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ перечень способов использования товарного знака не является исчерпывающим.

Из разъяснений, изложенных в пункте 156 Постановления N 10, следует, что исключительное право правообладателя охватывает в числе прочих распространение (в том числе предложение к продаже), а также ввоз на территорию Российской Федерации, хранение или перевозку с целью введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации товара, в котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) выражен товарный знак.

Вместе с тем такие действия, как приобретение товара, в котором выражен товарный знак, независимо от цели приобретения, а равно хранение или перевозка такого товара без цели введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации, не нарушают исключительное право правообладателя.

Учитывая специфику споров о защите исключительного права на объекты интеллектуальных прав и особенности доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания по указанным спорам, именно на истца возлагается обязанность по доказыванию факта совершения ответчиком нарушения исключительных прав на товарные знаки.

В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ истец соответствующие доказательства в материалы дела не представил.

Доказательства приобретения ответчиком товаров по спорным товарным накладным на сумму 270 936,25 руб. с целью введения указанных в них товаров в гражданский оборот в материалах дела отсутствуют. Не представлены акты фиксации нарушения или акты осмотра торговых залов ответчика, в которых были размещены товары под спорными товарными знаками, контрольная закупка истцом не осуществлялась.

Согласно протоколу осмотра доказательств от 24.10.2022, представленному предпринимателем в материалы дела, Золотовой Эльвирой Валериевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Абубикеровой Равили Вавильевны, произведен осмотр информации, находящейся в электронном виде в информационной и телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, на страницах информационного ресурса (сайта), расположенного по адресу: https:/vk.com.

Данным протоколом зафиксированы публикации от 11.04.2018, 12.04.2018, 30.09.2019 и фотографии из социальной сети "Вконтакте" в публичной группе "Супермаркет "Лотос Гурман", г. Петрозаводск".

На данных фотографиях отражена продукция торговой марки "ФРУТОВИТ", которая предлагается к продаже неограниченному кругу лиц.

Вместе с тем, из указанных публикаций не представляется возможным сделать однозначный вывод о том, что товар торговой марки "ФРУТОВИТ" предложен к продаже именно ответчиком.

Протокол осмотра сайта "frutovit.com" с соответствующими скриншотами, подтверждение правообладателя товарных знаков, таблица с актуальными ценами на товар свидетельствуют о реализации контрафактных товаров ООО "Фрутовит", однако не подтверждают факт реализации данного товара ответчиком.

Кроме того, в УПД по реализации товара ООО "Фрутовит" ответчику указан товар без маркировки "Фрутовит".

Таким образом, истцом не подтверждено, что товар по спорным товарным накладным на сумму 270 936,25 руб. приобретен ответчиком с целью введения его в гражданский оборот.

Оценив, имеющиеся в деле доказательства в их совокупности и взаимосвязи, по правилам статьи 71 АПК РФ, апелляционный суд приходит к выводу, что доказательств, подтверждающих реализацию ответчиком товаров с незаконным использованием товарного знака, принадлежащего истцу, последним в материалы дела не представлено, в связи с чем, оснований для удовлетворения иска не имеется.

На основании изложенного, решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 05.12.2022 по делу N А26-4225/2022 отменить.

В удовлетворении заявленных требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Галанова Андрея Александровича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лира" расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в апелляционном суде в сумме 3 000 руб.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

Л.П. Загараева И.Ю. Тойвонен