Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2023 г. N 07АП-2746/22 по делу N А45-25950/2021

г. Томск

15 мая 2023 г.

Дело N А45-25950/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 04 мая 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 15 мая 2023 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Хайкиной С.Н.,

судей Бородулиной И.И., Зайцевой О.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Полевый В.Н., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Кривого Павла Владимировича, индивидуального предпринимателя Леонтьева Ивана Михайловича (N 07АП-2746/2022(3)(4)) на решение от 17.02.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-25950/2021 (судья Лузарева И.В.),

по иску Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед"

к 1) индивидуальному предпринимателю Кривому Павлу Владимировичу (г. Новосибирск, ОГРНИП: 310547631200269, ИНН: 541019330028), 2) индивидуальному предпринимателю Леонтьеву Ивану Михайловичу (г. Новосибирск, ОГРНИП: 316547600111309, ИНН:540363515309)

о запрете использования товарного знака, об обязании удалить с сайта информацию о товарном знаке, о взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие от истца: Гришин И.Ю. - доверенность от 02.08.22; от ответчика: Сорокина Д.Д. - доверенность от 30.10.2021

УСТАНОВИЛ:

Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед" (далее - истец, Компания) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о запрете индивидуальному предпринимателю Кривому Павлу Владимировичу (далее - ответчик 1, ИП Кривой П.В.) использовать без разрешения истца товарный знак по свидетельству N 708253; о запрете использовать объекты патентного права - промышленные образцы по свидетельствам N 97967, N 98697, N 111581, N 113625, N 115529, N 115940; об обязании удалить с сайта в сети интернет, расположенного по адресу: http://hello54.ru товарный знак по свидетельству N 708253; об обязании удалить с сайта в сети интернет, расположенного по адресу: http://hello54.ru предложения к продаже товара, содержащего в себе объекты патентного права - промышленные образцы по свидетельствам N 97967, N 98697, N 111581, N 113625, N 115529, N 115940; о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 708253; о взыскании 600 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 97967; о взыскании 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 98697; о взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 110529; о взыскании 400 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 111581; о взыскании 450 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 113625; о взыскании 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 115940; о взыскании 209 394 рублей расходов по составлению нотариального протокола осмотра доказательств, расходов по восстановлению нарушенного права в размере стоимости вещественных доказательств - товара, приобретенного у ответчика в размере 9 247 рублей и почтовых расходов в размере 288 рублей 24 копеек.

В порядке статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) определением от 09.12.2021 арбитражный суд привлек к участию в деле в качестве соответчика администратора доменного имени hello54.ru. Леонтьева Ивана Михайловича (далее - ответчик 2, Леонтьев И.М.).

С учетом привлечения Леонтьева И.М. к участию в деле в качестве соответчика, 10.01.2022 в материалы дела от истца поступило письменное ходатайство об уточнении предмета исковых требований, где истец просит:

- запретить использовать ответчикам без разрешения истца товарный знак по свидетельству N 708253 и объекты патентного права - промышленные образцы по свидетельству N 97967, N 98697, N 111581, N 113625, N 115529, N 115940;

- обязать ИП Леонтьева И.М. удалить с сайта в сети интернет, расположенного по адресу: http://hello54.ru товарный знак по свидетельству N 708253, а также удалить с сайта в сети интернет, расположенного по адресу: http://hello54.ru предложение к продаже товара, содержащего в себе объекты патентного права - промышленные образцы по свидетельству N 97967, N 98697, N 111581, N 113625, N 115529, N 115940;

- взыскать с ответчиков солидарно в пользу истца 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 708253;

- взыскать с ответчиков солидарно в пользу истца 800 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 97967;

- взыскать с ответчиков солидарно в пользу истца 5 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 98697; 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 110529; 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 111581; 150 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 113625; 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на объект патентного права - промышленный образец по свидетельству N 115940;

- взыскать ИП Леонтьева И.В. в пользу истца 209 394 рублей расходов по составлению нотариального протокола осмотра доказательств;

- взыскать с ИП Кривого П.В. в пользу истца расходы по восстановлению нарушенного права в размере стоимости вещественных доказательств - товара, приобретенного у ИП Леонтьева И.М. в размере 9 247 рублей;

- взыскать с ИП Кривого П.Э. в пользу истца почтовые расходы (отправка 1-му ответчику претензии, искового заявления, посылки с вещественными доказательствами в адрес арбитражного суда) в размере 1 433 рублей 32 копеек и расходы по оплате госпошлины в размере 52 500 рублей;

- взыскать с ИП Леонтьева И.М. в пользу истца почтовые расходы (отправка 2-му ответчику претензий, искового заявления) в размере 492 рублей 28 копеек и расходы по оплате госпошлины в размере 52 500 рублей.

В порядке части 1 статьи 49 АПК РФ судом приняты уточнения предмета исковых требований.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2022 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2022 принят отказ истца от исковых требований в части взыскания компенсации за нарушения исключительных прав на промышленные образцы по патентам N 113625, N 110529, производство по делу в указанной части прекращено; решение Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2022 отменено, принят новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворены частично: суд запретил ответчикам использовать без разрешения истца товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 708253; обязал Леонтьева И.М. удалить с сайта в сети Интернет, расположенного по адресу: http://hello54.ru, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 708253 или сходные с ним до степени смешения обозначения; взыскал с ответчиков солидарно в пользу истца 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 708253. В удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 21.02.2023 постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2022 по делу N А45-25950/2021 отменено в части отмены решения Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2022. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Седьмой арбитражный апелляционный суд. В остальной части постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2022 по делу N А45-25950/2021 оставлено без изменения.

Отменяя постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.11.2022 в части отмены решения Арбитражного суда Новосибирской области от 17.02.2022, суд кассационной инстанции, руководствуясь статьей 268 АПК РФ, разъяснениями, содержащимися в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", исходил из того, что суд апелляционной инстанции в отсутствие исследования факта невозможности для Кривого П.В. заявить ходатайство о проведении судебной экспертизы в суде первой инстанции удовлетворил такое ходатайство и положил дополнительное доказательство (экспертное заключение) в основу оспариваемого постановления, что, в свою очередь, привело к нарушению принципа равноправия и состязательности сторон спора. Ошибочные процессуальные действия апелляционного суда могли повлечь принятие неправильного судебного акта. С учетом изложенного суд кассационной инстанции посчитал, что выводы суда апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы при указанных обстоятельствах не могут быть признаны законными и обоснованными.

Суд кассационной инстанции, указал, что при новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт.

Рассмотрение апелляционной жалобы на новом рассмотрении назначено Седьмым арбитражным апелляционным судом на 19.04.2023.

От Кривого П.В. поступили дополнительные пояснения, в которых указывает на обоснованность произведенной по делу судебной патентной экспертизы.

В возражениях истец указывает на отсутствие в настоящем случае оснований для проведения экспертизы, поскольку вопрос об использовании промышленных образцов является вопросом факта и может быть разрешен с позиции простого потребителя.

От Кривого П.В. поступило ходатайство об отложении судебного заседания, в связи с невозможностью участия его представителя в судебном заседании апелляционной инстанции.

Определением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2023 судебное заседание отложено.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда подлежащим отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, 22.10.2020 представителем правообладателя произведена фиксация (скриншот сайта) предложения к продаже контрафактной продукции с использованием сайта ответчиков.

23.10.2020 и 27.08.2021 в результате интернет-переписки с менеджером по продажам магазина "Hello" получена информация об актуальных остатках контрафактной продукции на складе ответчика 1.

Согласно полученной информации, ответчиком 1, через сеть своих магазинов, а также посредством интернет-торговли предлагался к реализации следующий товар - портативные колонки Bluetooth, а именно:

1. Портативная акустика 888 (black), артикул 92320, в количестве 12 единиц, цена 3799 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 1, стр.32-73; скриншот страницы сайта).

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации товар выполнен с использованием промышленного образца по свидетельству N 111581 (дата государственной регистрации 15.10.2018).

2. Портативная акустика 888 (khaki), артикул 92323, в количестве 8 единиц на сумму 3799 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 1, стр.32-73; скриншот страницы сайта).

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации товар выполнен с использование промышленного образца по свидетельству N 111581 (дата государственной регистрации 15.10.2018).

На товаре размещен товарный знак по свидетельству N 708253.

3. Портативная акустика 888 (red), артикул 92322, в количестве 12 единиц, цена 3799 рублей за единицу товара (скриншот страницы сайта).

Предлагаемый ответчиком к реализации товар выполнен с использованием промышленного образца по свидетельству N 111581 (дата государственной регистрации 15.10.2018).

На товаре размещен товарный знак по свидетельству N 708253.

4. Портативная акустика 888 (blue), артикул 92321, в количестве 8 единиц товара, цена 3799 рублей за единицу товара (скриншот страницы сайта).

На товаре размещен товарный знак по свидетельству N 708253.

5. Портативная акустика CLIP+ (silver), артикул 66314, в количестве 2 единиц, по цене 1400 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта, часть 1 от 02.10.2020, стр.165-181; скриншот страницы сайта).

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации товар выполнен с использованием промышленного образца по свидетельству N 115940 (дата государственной регистрации 13.08.2019).

6. Портативная акустика CLIP+ (red), артикул 66315, в количестве 4 единиц, по цене 1400 рублей за единицу товара (скриншот страницы сайта).

7. Портативная акустика CLIP+ (blue), артикул 66316, в количестве 5 единиц, по цене 1400 рублей за единицу товара (скриншот страницы сайта).

8. Портативная акустика J006 (black), артикул 80610, в количестве 1 единицы, по цене 549 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 2, стр.71-87).

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации товар выполнен с использованием промышленного образца по свидетельству N 98697 (дата государственной регистрации 25.05.2016).

9. Портативная акустика J008 (blue), артикул 78146, в количестве 163 единиц, по цене 549 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 2, стр.88-108; скриншот страницы сайта).

На товаре размещен товарный знак по свидетельству N 708253.

10. Портативная акустика J008 (black), артикул 78147, в количестве 320 единиц, по цене 549 рублей за единицу товара (скриншот страницы сайта).

На товаре размещен товарный знак по свидетельству N 708253.

11. Портативная акустика J008 (green), артикул 78148, в количестве 158 единиц, по цене 549 рублей за единицу товара (скриншот страницы сайта).

Предлагаемый 1-м ответчиком к реализации товар выполнен с использованием промышленного образца по свидетельству N 98697 (дата государственной регистрации 25.05.2016).

На товаре размещен товарный знак по свидетельству N 708253.

12. Портативная акустика J008 (red), артикул 78149, в количестве 165 единиц, по цене 549 рублей за единицу товара (скриншот страницы сайта).

На товаре размещен товарный знак по свидетельству N 708253.

13. Портативная акустика KURATO RORI-SO10 (black), артикул 111521, в количестве 1 единицы, по цене 899 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 2, стр.154-169).

14. Портативная акустика KURATO RORI-S013 (black), артикул 111525, в количестве 1 единицы, цена 849 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 2, стр.215-237).

15. Портативная акустика KURATO BRERA-001 (silver), артикул 110658, в количестве 1 единицы, по цене 1999 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 2, стр.119-151).

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации товар выполнен с использованием промышленного образца по свидетельству N 113625 (дата государственной регистрации 14.03.2019).

16. Портативная акустика MINI 3+ (blue), артикул 78162, в количестве 1 единицы, цена 749 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 3, стр.52-67).

17. Портативная акустика TG 113C (black), артикул 92221, в количестве 1 единицы, цена 749 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 06.10.2020, часть 1, стр.136-149).

18. Портативная акустика TG 113C (black), артикул 92221, в количестве 120 единиц, по цене 1 340 рублей 10 копеек за единицу товара (скриншот страницы сайта от 25.08.2021).

19. Портативная акустика TG 113C (khaki), артикул 92221, в количестве 1 единицы, по цене 749 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 06.10.2020, часть 1, стр.136-149).

20. Портативная акустика TG 116 (grey), артикул 112874, в количестве 1 единицы, по цене 1499 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 06.10.2020, часть 1, стр.150-183).

21. Портативная акустика TG 116 (khaki), артикул 112874, в количестве 1 единицы, по цене 1499 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 06.10.2020, часть 1, стр.150-183).

22. Портативная акустика TG 118 (black; khaki), артикул 112882, в общем количестве 108 единиц, по цене 3149 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 06.10.2020, часть 1, стр.211-241; скриншот страницы сайта).

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации товар выполнен с использованием промышленного образца по свидетельству N 97967 (дата государственной регистрации 30.03.2016).

23. Портативная акустика TG 506 (black), артикул 112890, в количестве 5 единиц, цена 999 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 06.10.2020, часть 2, стр.133-147; скриншот страницы сайта).

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации товар выполнен с использованием промышленного образца по свидетельству N 110529 (дата государственной регистрации 23.08.2018).

24. Портативная акустика BY-1050 (silver), артикул 80603, в количестве 1 единицы, по цене 1699 рублей за единицу товара (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 1, стр.111-131).

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации товар выполнен с использованием промышленного образца по свидетельству N 113625 (дата государственной регистрации 14.03.2019.

Цветная версия бумажной копии Нотариального протокола осмотра сайта размещена на флеш-носителе (приложение к протоколу N 5 и N 8).

Общее количество контрафактной продукции, предлагаемой к реализации через торговые точки ИП Кривого П.В., в том числе с использованием сайта ИП Леонтьева И.М. составляет 1100 единиц. (834 единицы контрафактного товара выполнены с использованием промышленных образцов, на них размещен товарный знак Компании, 266 единиц контрафактного товара выполнены с использованием промышленных образцов).

Исключительные права на указанные результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Компании.

Согласно информации, размещенной на сайте (раздел "О компании"), продавцом контрафактного товара через собственную сеть, состоящую из 22 торговых точек (включая торговую точку в г. Екатеринбурге) является ИП Кривой П.В. Торговые точки являются сетью гипермаркетов "Hello", (нотариальный протокол осмотра сайта от 02.10.2020, часть 1, стр.17-20; от 06.10.2020, часть 3, стр.90-96).

09.03.2020 в торговой точке ответчика 1, которая расположена по адресу: город Новосибирск, ул. Мичурина, 25, магазин "Hello", предлагался к продаже и был реализован представителю правообладателя следующий товар: портативная колонка Clip+ (Red) по цене 1 400 рублей.

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации, а также реализованный товар выполнен с использование промышленного образца по свидетельству N 115940 (дата государственной регистрации 13.08.2019).

09.03.2020 в торговой точке ответчика 1, которая расположена по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 12, магазин "Hello", предлагался к продаже и был реализован представителю правообладателя следующий товар: портативная колонка BY-1050 (Blue) по цене 1 699 рублей.

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации, а также реализованный товар выполнен с использование промышленного образца по свидетельству N 98697 (дата государственной регистрации 25.05.2016).

09.03.2020 в торговой точке ответчика 1, которая расположена по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова, 26, магазин "Hello", предлагался к продаже и был реализован представителю правообладателя следующий товар: портативная колонка J006 (Blue) по цене 549 рублей.

01.11.2020 в торговой точке ответчика 1, которая расположена по адресу: город Новосибирск, ул. Мичурина, 25, магазин "Hello", предлагался к продаже и был реализован представителю правообладателя следующий товар портативная колонка BS888 (Khaki) по цене 3 799 рублей.

Предлагаемый ответчиком 1 к реализации, а также реализованный товар выполнен с использование промышленного образца по свидетельству N 111581 (дата государственной регистрации 15.10.2018).

12.12.2020 в торговой точке ответчика 1, которая расположена по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 206, магазин "Hello", предлагался к продаже и был реализован представителю правообладателя следующий товар: портативная колонка BY-1050 (Silver) по цене 1 800 рублей.

Исключительные имущественные права на вышеупомянутые результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Компании.

С целью досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика была направлена претензия, неисполнение которой в добровольном порядке послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиками исключительных прав истца, придя при этом к выводу о возможности снижения заявленного размера компенсации до 5 600 000 рублей.

Апелляционный суд поддерживает выводы суда первой инстанции в части доказанности факта нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак N 708253, исходя из следующего.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно статье 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с пунктом 55 Постановления N 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 АПК РФ).

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

Информация о распространении гражданином контрафактной продукции не является информацией о его частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную или семейную тайну.

Компания является правообладателем товарного знака: - товарный знак по свидетельству N 708253, дата регистрации 15.04.2019 года, зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ - звуковая аппаратура и звуковое оборудование, включенные в 9 класс, в том числе в отношении товара, который предлагался к продаже соответчиками.

В качестве подтверждения заключения сделок розничной купли-продажи истцом представлены: - кассовые чеки, банковские чеки оплаты товара, в которых содержатся сведения о наименовании продавца, ИНН и ОГРН продавца, совпадающие с данными, указанными в выписке из ЕГРИП в отношении ИП Кривого П.В., уплаченной за товар денежной сумме, дате заключения договора розничной купли - продажи, а также иные сведения. Также в чеках имеются данные о стоимости товара, содержится специальный QR-код; - истцом представлена видеосъёмка, которая также подтверждает предложение к продаже, заключение договора розничной купли-продажи, а кроме того подтверждает, что представленный товар был приобретен по представленному чеку; скриншоты интернет страниц,

Представленные истцом доказательства в совокупности содержат необходимые идентифицирующие сведения о продавце и реализованном товаре, а также о факте его реализации. Оснований для сомнений в относимости и достоверности представленных истцом доказательств, суд апелляционной инстанции не находит.

Истцом заявлено о взыскании солидарно с ответчиков компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 5 000 000 руб., учитывая количество нарушений исключительных прав на товарный знак, объем, предлагаемой к реализации продукции (834 единицы товара).

Суд первой инстанции, исходя из периода нарушения прав, стоимости изготавливаемых и предлагаемых ответчиками к продаже товаров, количества незаконно используемых результатов интеллектуальной деятельности, и с учетом принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения пришел к выводу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак N 708253 в размере 2 000 000 руб.

Каких-либо возражений относительно снижения размера компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 708253 истцом не заявлено.

Отклоняя доводы ИП Леонтьева И.М. о неправомерности привлечения его в качестве соответчика, апелляционный суд руководствуется разъяснениями данными в пунктах 78, 159 Постановления N 10, согласно которым требование о взыскании компенсации может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени. При отсутствии доказательств иного презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Ввиду отсутствия доказательств, свидетельствующих об отнесении ИП Леонтьева И.М. к категории информационного посредника, с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 71, 78 Постановления N 10, обоснованным является предъявление исковых требований по настоящему делу к обоим соответчикам солидарно.

Доводы ответчиков об отсутствии у представителя истца надлежащих полномочий не нашел своего подтверждения материалами дела.

Так, в подтверждение наличия необходимых полномочий в представителем истца материалы дела представлены: свидетельство о полномочиях компании штата Делавэр от 09.06.2020, сертифицированное апостилем от 15.06.2020 N 2020-04480, свидетельство секретаря от 14.02.2020 компании "Харман Интернешнл Индастриз, Инкорпорейтед" касательно решений, принятых на очередном собрании Совета Директоров, состоявшемся 14.02.2020, ежегодный отчёт по налогу на франшизу Штата Делавэр от 16.05.2019 за подписью Мишель Тайгман, аффидевит от 15.11.2018 Исполнительного вице-президента, Директора по персоналу корпорации Штата Делавэр Джона Стейси; свидетельство о полномочиях корпорации Штата Делавэр от 31.05.2018, сертифицированное апостилем от 01.06.2018 N 2018-06641, доверенность, совершенную 08.06.2020 в г. Стемфорде (штат Коннектикут, США), сертифицированную апостилем от 15.06.2020, нотариальную доверенность от 29.07.2021, выданную представителем истца Пчелинцевым Р.А. представителю по настоящему делу Гришину И.Ю. в порядке передоверия.

При этом оригиналы доверенностей представлялись представителем истца в суде первой инстанции, что следует из обжалуемого решения.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции не находит правовых оснований для удовлетворения апелляционных жалоб в части взыскания компенсации на незаконное использование товарного знака.

Между тем, суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции о доказанности нарушения исключительных прав истца на объекты патентного права - промышленные образцы по свидетельствам N 97967, N 98697, N 111581, N 115940 по следующим основаниям.

В предмет доказывания по требованию о защите прав на промышленный образец входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования изделия, содержащегося все существенный признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что сравниваемые изделия имеют сходное назначение (применительно к промышленному образцу). В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании исключительных прав на промышленный образец, в противном случае он признается нарушителем исключительных прав на указанный объект интеллектуальной собственности и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, поскольку от них зависит правильное разрешение спора.

Истец является патентообладателем на следующие промышленные образцы:

- по свидетельству N 97967 (дата государственной регистрации 30.03.2016);

- по свидетельству N 98697 (дата государственной регистрации 25.05.2016);

- по свидетельству N 111581 (дата государственной регистрации 15.10.2018);

- по свидетельству N 115940 (дата государственной регистрации 13.08.2019).

Суд апелляционной инстанции, исходя из предмета и основания заявленных требований, обстоятельств, подлежащих установлению для правильного разрешения спора, учитывая заявленные ответчиками возражения относительно отсутствия детального анализа каждого из представленных образцов портативной акустики, отсутствия официально опубликованных Росреестром существенных признаков каждого из заявленных образцов, непредставления истцом в материалы дела официального документа, содержащего все существенные признаки заявленных образцов, руководствуясь статьей 82 АПК РФ назначил по делу патентную экспертизу.

При назначении судебной патентной экспертизы перед экспертном ООО "ЮК "Гребнева и партнеры" Войцехович А.А. на разрешение поставлены следующие вопросы:

1. Использован ли в объекте портативной акустики с артикулом 112882 (TG 118) промышленный образец по свидетельству N 97967?

2. Использован ли в объектах портативной акустики с артикулами 80610 (J006), 78146-78149 (J008), 111521 (KURATO RORI-SO10), 111525 (KURATO RORI-S013), 92221 (TG С), 80603 (BY-1050) промышленный образец по свидетельству N 98697?

3. Использован ли в объекте портативной акустики с артикулом 92320-92323 (888) промышленный образец по свидетельству N 111581?

4. Использован ли в объекте портативной акустики с артикулами 66314-66316 (Clip+), промышленный образец по свидетельству N 115940?

Согласно представленному в материалы дела экспертному заключению, по итогам проведенной судебной патентной экспертизы эксперт Войцехович А.А. пришла к следующим выводам:

1. ответ: патент на промышленный образец Российской Федерации N 97967 не использован в объекте портативной акустики с артикулом 112882 (TG 118).

2. ответ: патент на промышленный образец Российской Федерации N 98697 не использован в объектах портативной акустики с артикулами: 80610 (J006), 78146-78149 (J008), 111521 (KURATO RORI-SO10), 111525 (KURATO RORI-SO13), 92221 (TG C), 80603 (BY-1050).

3. ответ: патент на промышленный образец Российской Федерации N 111581 не использован в объекте портативной акустики 92320-92323 (888).

4. патент на промышленный образец Российской Федерации N 115940 не использован в объекте портативной акустики с артикулами: 66314-66316 (Clip+).

Апелляционным судом не установлено нарушений порядка проведения экспертизы, предусмотренных статьями 82, 83 АПК РФ, с учетом официальных разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", в связи с чем, у суда отсутствуют основания сомневаться в выводах эксперта.

Эксперт предупрежден об уголовной ответственности, о чем имеется соответствующая подписка в заключении.

Указанное заключение соответствует требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ, содержит все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, основано на материалах дела, является ясным, выводы полными, противоречия судом апелляционной инстанции не установлены.

Эксперт на основании поручения арбитражного суда провел экспертное исследование по представленным материалам и ответил на вопросы, которые перед ним были поставлены арбитражным судом. При этом ответы на данные вопросы носят категоричный характер, не допускают произвольного толкования и основаны на проведенном исследовании по представленным материалам.

Отклоняя доводы истца о назначении экспертизы с нарушением норм процессуального права на том основании, что ходатайство о назначении экспертизы не было заявлено ответчиками в суде первой инстанции суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Доводы истца об отсутствии необходимости назначения по делу патентной экспертизы со ссылкой на возможность разрешения вопроса о степени смешения с позиции рядового потребителя подлежит отклонению, поскольку данное обстоятельство не исключает назначение по делу судебной экспертизы.

В абзаце втором пункта 5 постановления Пленума N 23 разъяснено, что ходатайство о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции рассматривается судом с учетом положений частей 2 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него (в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство о назначении экспертизы), и суд признает эти причины уважительными.

По смыслу данных разъяснений недопустимость удовлетворения ходатайства о назначении экспертизы на стадии апелляционного обжалования сопряжена с пассивным поведением стороны спора, несвоевременностью использования предоставленных действующим законодательством процессуальных прав без видимых причин.

Вместе с тем вопрос о возможности и допустимости использования дополнительных доказательств решается апелляционным судом самостоятельно в зависимости от конкретных обстоятельств дела и причин непредставления их суду первой инстанции с учетом требований частей 2, 3 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом необходимо учитывать, что в силу части 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

По смыслу части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции установлено, что заявленные истцом промышленные образцы опубликованы Роспатентом РФ без перечисления существенных признаков.

Как следует из материалов дела, в соответствии с положениями ст.65 АПК РФ, Кривым П.В. были представлены в суд первой инстанции доказательства необоснованности требований в рассматриваемой части - заключения специалистов по вопросу использования в товарах некоторых запатентованных промышленных образцов истца. Указанные заключения истцом не оспаривались, доказательства, обосновывающие соответствующие требования не представлялись.

В свою очередь заключения специалистов были приняты АС НСО, соответственно являлись доказательствами по делу и подлежали оценки судом первой инстанции, на что у ответчика имелись разумные ожидания, в связи с чем ходатайство ИП Кривым П.В. о назначении по делу патентной экспертизы суду первой инстанции не заявлялось. Однако оценка представленным доказательствам судом первой инстанции в решении не дана.

Кроме того, в суде апелляционной инстанции был установлен тот факт, что два из заявленных в иске патента, как нарушенные ответчиками, аннулированы. Вместе с тем судом первой инстанции без самостоятельного анализа и выделения существенных признаков было определено нарушение, в том числе указанных патентов, что дало суду апелляционной инстанции основания сомневаться в правильности и обоснованности выводов относительно других патентов.

Суд апелляционной инстанции соглашается с доводом ответчика о наличии противоречий в оценки судом первой инстанции схожести товаров по выделенным судом существенным признакам с заявленными промышленными образцами.

В частности, в изделии с арт. 112882 деление на зоны реализовано в иных пропорциях, управляющие кнопки расположены на оригинально размещенном на верхней части колонки прямоугольнике; отсутствует углубление в центре задней поверхности колонки, присутствующее в промышленном образце по свидетельству 97967 и являющееся его существенным признаком в изделии; дизайн выемки для крепления веревки отличается от дизайна выемки в промышленном образце; торцевые стороны выполнены без параллельных линий. Изделие с арт.92221 не имеет расположения управляющих кнопок на верхней стороне колонки, в то время как из решения следует, что подобное расположение является одним из существенных признаков промышленного образца. Существенный признак - наличие плоской подставки, на которую ставится колонка и расположение подставки на теле колонки (плоская подставка расположена по центру нижней стороны тела колонки) не содержится в образцах товаров ИП Кривой П.В. с артикулами 80610, 78146-78149, 111521, 92221. В изделиях арт. 92221, 80603, 80610, 78147-78149 деление на зоны реализовано в иных пропорциях, форма выполнения корпуса отличается, кнопки расположены иначе. Расположение управляющих кнопок, расположенных по бокам - в патенте на элементе сзади (если передом считать расположение шильдика), в изделиях управляющие кнопки расположены сверху, при этом с обратной стороны в изделиях арт. 78147-78149 нет динамика, задняя часть динамиком не является. Изделие по арт. 112890 отличается от промышленного образца более вытянутым размером корпуса, расположением кнопок, их дизайнерским решением и количеством, отсутствием элементов, которые предполагаются промышленным образцом, отсутствием обозначения "JBL" с восклицательным знаком, которое является существенным признаком промышленного образца. Товар с арт. 112890 отнесен к промышленному образцу лишь на основании единственного признака - наличие корпуса с формообразованием на основании куба. Однако указанное обстоятельство не соответствует действительности, поскольку образец с арт. 112890 выполнен в форме параллелепипеда. Изделие с арт. 92320-92323 имеет более вытянутую форму, отсутствие совпадений с промышленным образцом по форме корпуса и торцевых элементов, форме подставки с отсеком для подключения внешних интерфейсов (конфигурации). Товар с арт. 66314-66316 имеет существенные отличия от патента по форме и контурам корпуса от исследуемого товара в целом и от диффузородержателя в частности (несовпадение формы рукоятки; динамик промышленного образца имеет скругленную форму, динамик товара - ярко выраженную фаску; с обратной стороны промышленный образец имеет крышку по форме схожую с динамиком, у товара с обратной стороны крышка отсутствует; диффузородержатель промышленного образца выполнен в оригинальной форме с тремя вырезами, у товара отсутствует подобный диффузородержатель; в нижней части промышленного образца присутствует крышка отсека для подключения внешних интерфейсов, у товара подобный отсек отсутствует); по конфигурации - у товара отсутствует крышка отсека для подключения внешних интерфейсов.

На основании изложенного, с учетом наличия обоснованных сомнений в вопросе схожести ряда товаров ИП Кривой П.В. с заявленными патентами, при отсутствии опубликованных Роспатентом РФ промышленных образцов без перечисления существенных признаков, в условиях предоставления ответчиком заключений специалистов по некоторым спорным объектам портативной акустики, и отсутствия иного компетентного экспертного мнения, у арбитражного апелляционного суда, исходя из предмета заявленных исковых требований и конкретных обстоятельств дела, обусловливающих необходимость получения компетентного заключения по вопросам, подлежащим разрешению, отсутствовали основания для отклонения ходатайства о назначении экспертизы по формальным основаниям только со ссылкой на то, что такое право не было реализовано им ранее.

Иной подход фактически свидетельствовал бы о безосновательном сужении круга допустимых по делу доказательств, что не соответствует требованиям процессуального законодательства, не способствует созданию условий для всестороннего и полного рассмотрения дела, правильного разрешения спора по существу, что непосредственно является задачей арбитражного судопроизводства (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Данная позиция суда согласуется с правовой позицией изложенной в определении Верховного Суда РФ от 21.07.2022 по делу А23-4076/20, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2018 по делу А40-173379/2015.

На основании изложенного, применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела заключение эксперта является средством доказывания обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения возникшего между сторонами спора, по вопросам, требующим специальных знаний, которые судом первой инстанции не исследовались.

Суд апелляционной инстанции так же руковдствуется следующими нормами права.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пунктах 120, 123 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (абзац первый пункта 1 статьи 1352 ГК РФ).

К существенным признакам промышленного образца, учитываемым при предоставлении правовой охраны, в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1352 ГК РФ относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В силу пункта 5 статьи 1352 ГК РФ не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, все признаки которых обусловлены исключительно технической функцией изделия, и решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия.

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Для проведения сравнения признаков патентов необходимо изучение аналогового ряда изделий данного назначения, чтобы оценить сходство общих впечатлений с позиции информированного потребителя. Сведения об аналоговом ряде должны быть приняты во внимание при проведении сравнения признаков промышленных образцов с признаками изделий.

При производстве судебной патентной экспертизы экспертом, выделены существенные признаки каждого из промышленных образцов, заявленных на исследование, выявлены аналоги спорных изделий, которые появились ранее даты приоритета на промышленный образец, проведен сравнительный анализ спорных образцов с аналогами, проведено сопоставление признаков промышленного образца по зарегистрированному патенту с признаками спорных изделий и сделаны выводы об отсутствии совокупности признаков, производящих на потребителя такое же впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, а так же вывод о том, что спорные изделия не содержат всех существенных признаков промышленного образца по зарегистрированным патентам.

Доказательств опровергающих выводы эксперта истцом в материалы дела не представлено.

Кроме того, проведя сравнительный анализ представленных в материалы дела вещественных доказательств и промышленных образцов, правообладателем которых является истец, апелляционный суд так же пришел к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Так, к существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линии, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (пункт 1 статьи 1352 ГК РФ).

В пункте 123 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленный образец входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец.

Существенные признаки промышленного образца должны быть однозначно понятны информированному потребителю и должны определять оригинальность промышленного образца.

К существенным признакам спорных промышленных образцов можно отнести такие признаки как:

Промышленный образец по патенту N 97967:

- наличие защелок для крепления ремня, расположенных на верхней стороне у края корпуса;

- наличие задней панели, повторяющей форму корпуса выполненной в виде прямоугольника со скругленными углами расположенной по центру и со смещением вниз относительно горизонтальной оси тела колонки;

- наличие выделения задней панели, выступающим от поверхности колонки кантом по всему контуру панели;

- наличие на торцевых элементах колонки горизонтальных параллельных линий;

- исполнение торцевых частей боковых составляющих корпуса с чередующимися между собой выступами и углублениями по наружному краю.

Вместе с тем, в изделии арт. 112882 вид защелок для крепления ремня отличается от признаков по патенту 97967, на изделии они выпирающие над корпусом, на промышленном образце утоплены; отсутствуют такие признаки как наличие задней панели, повторяющей форму корпуса выполненной в виде прямоугольника со скругленными углами расположенной по центру и со смещением вниз относительно горизонтальной оси тела колонки, наличие выделения задней панели, выступающим от поверхности колонки кантом по всему контуру панели, наличие на торцевых элементах колонки горизонтальных параллельных линий.

Промышленный образец по патенту N 98697:

- выполнение корпуса на основе горизонтально-ориентированного тела вращения, имеющего большую цилиндрическую промежуточную составляющую и усеченно-конические боковые составляющие, уменьшающиеся в диаметре в наружном направлении;

- выполнение корпуса на основе тела вращения, имеющего цельную поверхность, за исключением продольной выступающей полосы;

- наличие на едином корпусе продольной полосы, которая выполнена единым целым с боковыми составляющими корпуса;

- боковые составляющие корпуса выполнены наклонными друг к другу в области продольной полосы;

- сопряжение продольной полосы с боковыми составляющими выполнено со скруглениями;

- исполнение торцевых частей боковых составляющих корпуса с чередующимися между собой трапециевидными выступами и углублениями по наружному краю.

Вместе с тем, изделие арт. 80610 имеет на корпусе две продольные полосы, полученные за счет углубления с противоположных сторон основного тела корпуса, тогда как признаками промышленного образца являются две выступающие над объемом основного корпуса продольные полосы, выполненные единым целым с боковыми составляющими корпуса; имеет выполнение торцевых частей боковых составляющих корпуса ровными по наружному краю, тогда как промышленный образец имеет выполнение торцевых частей боковых составляющих корпуса чередующиеся между собой трапециевидные выступы и углубления по наружному краю; кроме того товар имеет два прямоугольных основания (ножки) на нижней продольной полосе корпуса, данный признак не присущ промышленному образцу.

Изделия с артиклями 78146-78149 отличаются от промышленного образца по признакам: выполнения корпуса на основе тела вращения, имеющего цельную поверхность, за исключением продольной выступающей полосы, наличия на едином корпусе продольной полосы, которая выполнена единым целым с боковыми составляющими корпуса, сопряжение продольной полосы с боковыми составляющими выполнено со скруглениями - на изделиях выполнены иным образом; кроме того товар имеет два прямоугольных основания (ножки) на нижней продольной полосе корпуса, данный признак не присущ промышленному образцу.

Изделие в артиклем 92221 визуально отличается от запатентованного промышленного образца по всем выделенным признакам.

Изделие с артиклем 80603 отличаются от промышленного образца по признакам: наличие на едином корпусе продольной полосы, которая выполнена единым целым с боковыми составляющими корпуса; боковые составляющие корпуса выполнены наклонными друг к другу в области продольной полосы; сопряжение продольной полосы с боковыми составляющими выполнено со скруглениями;

Промышленный образец по патенту N 111581:

- выполнение рукояти в виде единого элемента с торцевыми элементами боковых составляющих корпуса тела;

- исполнение торцевых частей боковых составляющих корпуса с чередующимися между собой трапециевидными выступами и углублениями по наружному краю;

- наличие горизонтально вытянутой прямоугольной нижней панели на теле корпуса, расположенной по центру вертикальной оси корпуса и со смещением вниз относительно горизонтальной оси корпуса. Нижняя панель плавно перетекает в подставку для корпуса;

- исполнение корпуса с ровной поверхностью, не имеющей углублений в теле корпуса.

Вместе с тем, изделия с артиклем 92320-92323 80603 отличаются от промышленного образца по признакам: выполнение рукояти в виде единого элемента с торцевыми элементами боковых составляющих корпуса тела; наличие горизонтально вытянутой прямоугольной нижней панели на теле корпуса, расположенной по центру вертикальной оси корпуса и со смещением вниз относительно горизонтальной оси корпуса, нижняя панель плавно перетекает в подставку для корпуса; исполнение корпуса с ровной поверхностью, не имеющей углублений в теле корпуса.

Промышленный образец по патенту N 115940:

- формирование корпуса на основании выпуклого диска;

- использование и расположение рукояти (рукоять имеет П-образную форму и расположена на верхней стороне тела колонки);

- расположение динамиков с двух сторон колонки;

- оформление формы динамиков в виде окружности, занимающей переднюю и заднюю стороны колонки;

- выполнение лицевой торцевой боковых составляющих корпуса с чередующимися между собой трапециевидными выступами и углублениями по наружному краю;

- выполнение ручки в виде присоединенного снаружи к корпусу колонки элемента с ярко выраженным швом соединения.

Вместе с тем, изделия с артиклями 66314-66316 отличаются от промышленного образца по следующим признакам: формирование корпуса на основании выпуклого диска с обеих сторон, расположение динамиков с двух сторон колонки, оформление формы динамиков в виде окружности, занимающей переднюю и заднюю стороны колонки, выполнение лицевой торцевой боковых составляющих корпуса с чередующимися между собой трапециевидными выступами и углублениями по наружному краю, выполнение ручки в виде присоединенного снаружи к корпусу колонки элемента с ярко выраженным швом соединения. Кроме того, изделиям присущи признаки отсутствующие в промышленном образце: на задней поверхности колонки выполнено отверстие в оригинальном исполнении для размещения технического устройства, ручка выполнена слитно с корпусом колонки.

Таким образом, на основании оценки визуальных, зрительных впечатлений, производимых промышленными образцами истца и товаром, реализованным ответчиком - портативной акустикой, невозможно сделать вывод, что им присуща вся указанная выше совокупность существенных признаков промышленных образцов истца.

Так, промышленные образцы имеют отличительную проработку элементов, что приводит к изменению общего зрительного впечатления от признаков, характеризующих товар, реализованный ответчиком.

Исходя из изложенного, в рассматриваемой ситуации суд апелляционной инстанции считает, что истцом не доказано нарушение его исключительных прав на спорные промышленные образцы.

Таким образом, оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, обстоятельства дела, а так же выводы судебной экспертизы, апелляционный суд приходит к выводу, о наличие оснований для удовлетворения исковых требований в части товарного знака и отказе в удовлетворении остальной части исковых требований.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции полагает, что решение от 17.02.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-25950/2021 подлежит частичной отмене с принятием по делу в соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ нового судебного акта.

Судебные расходы подлежат распределения в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 17.02.2022 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-25950/2021 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить частично.

Запретить индивидуальному предпринимателю Кривому Павлу Владимировичу (ОГРНИП: 310547631200269, ИНН: 541019330028) и индивидуальному предпринимателю Леонтьеву Ивану Михайловичу (ОГРНИП: 316547600111309, ИНН: 540363515309) использовать без разрешения Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед" товарный знак по свидетельству N 708253.

Обязать индивидуального предпринимателя Леонтьева Ивана Михайловича (ОГРНИП: 316547600111309, ИНН: 540363515309) удалить с сайта в сети интернет, расположенного по адресу: http://hello54.ru, товарный знак по свидетельству N 708253 или сходные с ним до степени смешения обозначения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кривого Павла Владимировича (ОГРНИП: 310547631200269, ИНН: 541019330028) и индивидуального предпринимателя Леонтьева Ивана Михайловича (ОГРНИП: 316547600111309, ИНН: 540363515309) солидарно в пользу Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед" 2 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на средство индивидуализации - товарный знак N 708253.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кривого Павла Владимировича (ОГРНИП: 310547631200269, ИНН: 541019330028) в пользу Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед" расходы по восстановлению нарушенного права в размере стоимости вещественных доказательств - товара, приобретенного у ответчика в размере 1571, 99 рублей, почтовые расходы в размере 243, 66 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Леонтьева Ивана Михайловича (ОГРНИП: 316547600111309, ИНН: 540363515309) в пользу Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед" расходы по составлению нотариального протокола осмотра доказательств в размере 35 596, 98 рублей, почтовые расходы в размере 83, 68 рублей.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Кривого Павла Владимировича (ОГРНИП: 310547631200269, ИНН: 541019330028) и индивидуального предпринимателя Леонтьева Ивана Михайловича (ОГРНИП: 316547600111309, ИНН: 540363515309) солидарно в пользу Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед" судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления в размере 16 660 рублей.

Взыскать с Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед" в пользу индивидуального предпринимателя Кривого Павла Владимировича (ОГРНИП: 310547631200269, ИНН: 541019330028) 510 рублей за рассмотрение апелляционной жалобы.

Взыскать с Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед" в пользу индивидуального предпринимателя Леонтьева Ивана Михайловича (ОГРНИП: 316547600111309, ИНН: 540363515309) 510 рублей за рассмотрение апелляционной жалобы.

Взыскать с Harman International Industries,Incorporated / Компания "Харман Интернешенл Индастриз, Инкорпорейтед" в пользу индивидуального предпринимателя Кривого Павла Владимировича (ОГРНИП: 310547631200269, ИНН: 541019330028) расходы за проведение экспертизы по делу N А45-25950/2021 в размере 100 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий судья

С.Н. Хайкина

Судьи

И.И. Бородулина
О.О. Зайцева

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.