Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2023 г. N 18АП-3386/23 по делу N А07-19870/2022

г. Челябинск

22 июня 2023 г.

Дело N А07-19870/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 15 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 июня 2023 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Плаксиной Н.Г.,

судей Бояршиновой Е.В., Скобелкина А.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Козельской Е.М., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Мусаева Эмина Фазил оглы на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26 января 2023 года по делу N А07-19870/2022.

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - истец, ИП Ибатуллин А.В.) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан к индивидуальному предпринимателю Мусаеву Эмин Фазыл оглы (далее - ответчик, ИП Мусаев Э.Ф.) с иском о взыскании компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками в сумме 600 000 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения заявленных исковых требований).

Решением арбитражного суда первой инстанции от 26.01.2023 (резолютивная часть решения объявлена 20.01.2023) исковые требования удовлетворены, с ИП Мусаева Э.Ф. в пользу ИП Ибатуллина А.В. взыскана компенсация за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками (знаками обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации N 299509, N647502 в сумме 600 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6000 руб. С ИП Мусаева Э.Ф. в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 9000 руб.

ИП Мусаев Э.Ф. (далее также - податель жалобы) не согласился с вынесенным решением и обратился в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда отменить, и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении заявленных требований.

В обоснование указывает, что судом не применен пункт 11 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в сочетании со статьей 10 указанного Кодекса, вследствие чего была осуществлена защита товарного знака, которому правовая защита не предоставляется. Сходство до степени смешение обозначения, используемого ответчиком, с товарными знаками истца N 299509, N 647502, отсутствует, поскольку по смыслу заявленных исковых требований, фактически истцом в исковом заявлении ставится вопрос о запрете любого употребления слова "Планета", что в рассматриваемом случае является недопустимым. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначения и степени однородности товаров/услуг, которые в данном случае различны. Истцом не доказано, что на товарах ответчика был размещен принадлежащие истцу товарные знаки. Истцом не доказан период использования ответчиком товарных знаков истца. При продаже товаров ответчик оказывает различные сопутствующие услуги, доход от деятельности по продаже товаров непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Полагает, что в действиях ответчика имеются признаки злоупотребления правом, поскольку считает, что представленные лицензионные договоры не подтверждают факт использования истцом товарных знаков.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в том числе публично путем размещения указанной информации на официальном сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, своих представителей не направили, в связи с чем апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в материалах дела документам.

От истца через систему "Мой Арбитр" поступило ходатайство об истребовании доказательств по делу в подтверждение стоимости оказанных услуг, от которой рассчитывается размер взыскиваемой компенсации. В частности истец просит истребовать у ответчика сведения об общей торговой наценки на реализованный ответчиком товар и о размере полученной ответчиком прибыли от деятельности магазина.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство об истребовании доказательств по делу, пришёл к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения.

В соответствии с разъяснениями пункта 29 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" поскольку арбитражный суд апелляционной инстанции на основании статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам, то при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, он определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по независящим от него уважительным причинам.

К числу уважительных причин, в частности, относятся: необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об истребовании дополнительных доказательств, о назначении экспертизы; наличие в материалах дела протокола, аудиозаписи судебного заседания, оспариваемых лицом, участвующим в деле, в части отсутствия в них сведений о ходатайствах или об иных заявлениях, касающихся оценки доказательств.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия арбитражным судом апелляционной инстанции.

Поскольку ходатайство об истребовании доказательств истцом было заявлено и удовлетворено при рассмотрении спора в суде первой инстанции, но не исполнено ответчиком, руководствуясь статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не видит оснований для истребования и получения запрошенных доказательств и считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу с учетом имеющихся в деле доказательств.

От истца через систему "Мой Арбитр" поступили письменные пояснения, а также письменные пояснения на возражения ответчика, которые приобщены к материалам дела в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От ответчика через систему "Мой Арбитр" поступили возражения на отзыв истца, которые приобщены к материалам дела в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в пределах доводов апелляционной жалобы.

Как следует из материалов дела, ИП Ибатуллин А.В. (истец) является правообладателем товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации N N 299509, 647502 (л.д. 9-12).

Истцом установлено, что ИП Мусаевым Э.Ф. (ответчик) незаконно используется обозначение "ПЛАНЕТА" для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу с. Раевский ул. Гагарина, д. 29Б, поскольку данное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 299509, 647502, права на которые принадлежат истцу.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением о взыскании с ответчика суммы компенсации в размере 600 000 руб. (с учетом принятого судом изменения предмета иска).

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришёл к выводу о законности и обоснованности требований истца.

Оценив повторно в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Так, пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

Таким образом, использование при оказании услуг обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком истца без его согласия, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Факт принадлежности истцу исключительного права на товарные знаки N 299509, N 647502 следует из представленных в материалы дела доказательств.

Как усматривается из материалов дела, ответчик использует обозначение "ПЛАНЕТА" для индивидуализации услуг магазина, находящегося по адресу: с. Раевский ул. Гагарина, д. 29Б.

Суд первой инстанции пришёл к выводу о сходстве до степени смешения обозначение, используемого ответчиком, с товарными знаками истца N 299509, N 647502.

Апеллянт не согласен с указанным выводом суда первой инстанции, судебной коллегией доводы ответчика не принимаются.

Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), урегулированы вопросы сравнения обозначений.

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Из материалов дела усматривается, что в используемых ответчиком обозначениях со словесными элементами "ПЛАНЕТА Одежда обувь" использован словесный элемент "ПЛАНЕТА", который применительно к спорным знакам обслуживания является либо единственным (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 647502), либо доминирующим (знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 299509).

В товарном знаке истца N 299509 слово "ПЛАНЕТА" выполнено прописными буквами, пересеченное линией в виде полумесяца.

Товарный знак истца N 647502 представляет собой исполненное прописными буквами слово "ПЛАНЕТА".

Используемое ответчиком обозначение представляют собой либо расположенную последовательность слов "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ", либо слово "ПЛАНЕТА", исполненное по линии полумесяца также в форме полумесяца.

Ссылки ответчика на наличие в используемых им обозначениях дополнительно слов "ОДЕЖДА ОБУВЬ" как обоснование отсутствия сходства с товарными знаками истца, судом апелляционной инстанции не принимаются, поскольку словесные элементы "ОДЕЖДА ОБУВЬ" указывают на реализуемые в магазине товары, а, следовательно, они не несут основную индивидуализирующую функцию, выполняя лишь информационную функцию (информируют потребителя о том какие товары предлагаются к продаже в данном магазине). Иные слова на вывеске магазина ответчика не обладают различительной способностью.

При сопоставлении спорного обозначения ответчика с товарным знаком истца с точки зрения их графического сходства суд апелляционной инстанции учитывает, что используемое ответчиком обозначение тождественно товарному знаку истца N 647502 (стиль написания - прописными буквами), отдельные отличия в цвете исполнения и жирности используемых букв не влияют на указанный вывод.

При этом используемое ответчиком обозначения при сопоставлении с товарным знаком истца N 299509 также является сходным, поскольку, несмотря на исполнение букв в товарном знаке истца в черном цвете и наличие перечеркивающего элемента (в товарном знаке), используемое обозначение производит впечатление именно использования товарного знака истца.

Звуковое сходство следует считать установленным, поскольку произношение товарных знаков истца и обозначения ответчика "ПЛАНЕТА" тождественно, равно как и совпадающих слогов, звуков, состава гласных и согласных букв.

Суд не находит оснований для вывода об отсутствии семантического сходства, поскольку, что в товарных знаках истца, что в обозначении ответчика логическое ударение падает на слово "ПЛАНЕТА".

Относительно ссылок апеллянта на однородность реализуемых товаров судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Товарные знаки истца N 299509, N 647502 зарегистрированы в том числе, в отношении 35 класса МКТУ.

Ответчиком в рассматриваемой торговой точке осуществляется реализация одежды, обуви, аксессуаров, данная деятельность представляют собой услуги по "розничной торговле, магазины", относящиеся к услугам 35-го класса МКТУ.

Названные услуги соотносятся как род/вид, а именно: реализация (розничная и дистанционная) одежды и обуви является разновидностью таких услуг, как услуги оптовой и розничной продажи, услуги магазинов, оптовой и розничной продажи. Потребителем соответствующих услуг являются рядовые потребители (покупатели).

Таким образом, однородность товаров, реализуемых ответчиком, и класс МКТУ (35-й класс), в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, следует считать установленной.

С учетом изложенного, используемое ответчиком в торговой точке по адресу: с. Раевский ул. Гагарина, д. 29Б, обозначение "ПЛАНЕТА ОДЕЖДА ОБУВЬ" и товарные знаки истца N 299509, N 647502 являются сходными до степени смешения.

В материалы дела истцом представлены доказательства, что ответчик своими действиями нарушил исключительные права на спорные товарные знаки, следовательно, совокупность необходимых условий для установления факта нарушения ответчиком исключительных имущественных прав истца на товарные знаки установлена.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Ответственность за незаконное использование товарного знака установлена в пункте 4 статьи 1515 ГК РФ, согласно которому правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из разъяснений пункта 59 Постановления N 10 следует, что при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 14 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.

Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, размер компенсации определен истцом исходя из двукратного размера выручки от реализации товаров в торговой точке ответчика за предшествующие три года, при этом истец указал выручку ответчика в размере 5 000 000 руб., в связи с чем полагает, что может требовать компенсацию в размере 10 000 000 руб., самостоятельно снизил размер компенсации до 600 000 руб.

Ответчик в апелляционной жалобе указывает, что при продаже товаров он оказывает различные сопутствующие услуги, доход от деятельности по продаже товаров непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Следовательно, выручка от деятельности по продаже товаров не может быть принята за основу для расчета компенсации в двукратном размере стоимости услуг, оказываемых при продаже товаров.

Из положений пункта 4 статьи 1515 ГК РФ следует, что правообладатель при избрании способа защиты в виде взыскания компенсации ограничен в своем выборе способами определения размера компенсации: либо это будет твердая денежная сумма, определенная истцом самостоятельно, либо это будет денежная сумма, рассчитанная по строго установленной формуле, при этом законодатель строго, не допуская вариативности, определил параметры формулы: стоимость товаров с незаконно размещенным товарным знаком или стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, увеличенные вдвое (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

Следовательно, если правообладатель при определении размера компенсации применяет способ, установленный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, то он должен предоставить доказательства, подтверждающие стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, либо доказательства, подтверждающие стоимость использования права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В пункте 61 Постановления N 10 разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

В постановлении от 02.04.2013 N 15187/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

С экономической точки зрения различают два вида услуг: одни вызывают изменения в состоянии товаров, в физическом или интеллектуальном состоянии отдельных лиц (например, услуги парикмахерских, ремонт одежды), другие связаны с операциями по обмену (Система национальных счетов 2008, Официальная статистическая методология формирования официальной статистической информации об объеме платных услуг населению, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.12.2021 N 927). Под услугой, связанной с операциями по обмену, подразумевается содействие в передаче прав собственности на товары, продукты или финансовые активы.

В Постановлениях от 13.12.2016 N 28-П, от 13.02.2018 N 8-П, от 24.07.2020 N 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем, чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Вместе с тем, продажа товара сама по себе не является услугой, а самостоятельную стоимость услуг по реализации товаров для целей правоприменения не представляется возможным выделить из стоимости реализуемых товаров, доход торговой организации (выручка от продажи товаров за определенный промежуток времени) не отражает стоимость оказываемой услуги "реализация товаров" в целях применении подпункта 4 пункта 2 статьи 1515 ГК РФ совместно с пунктом 2 статьи 1477 названного Кодекса.

Так, при продаже товаров ответчик оказывает различные сопутствующие услуги (упаковка, доставка, расфасовка, выкладка, предоставление информации и т.п.), в отношении которых не заключаются самостоятельные договоры, их цена не указана на ценнике, в прейскуранте или на товарном чеке. Как следствие, самостоятельную стоимость этих услуг определить невозможно. Доход от деятельности по продаже товаров непосредственно связан с характеристиками и со стоимостью продаваемых товаров, при этом цена услуг, связанных с реализацией товаров, не равна цене реализуемых товаров. Следовательно, выручка от деятельности по продаже товаров, т.е. доход от совокупности сделок купли-продажи, произведенных ответчиком за определенный период, не может быть принята за основу для расчета компенсации в двукратной стоимости услуг, оказываемых при продаже товаров. В описываемой ситуации доход организации за определенный период не эквивалентен стоимости оказываемых в магазине услуг, не отражает сведения ни о количестве таких услуг, ни об их цене.

С учетом невозможности определения самостоятельной стоимости услуг, оказываемых при реализации товаров, а также неравнозначности стоимости реализованного товара и стоимости оказанных услуг при продаже товаров суд не может удовлетворить требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости услуг, исходя из представленных истцом сведений о выручке ответчика. Кроме того, сведения о выручке ответчика истцом в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ни чем не подтверждены.

В рассматриваемом случае следует исходить из того, что стоимость услуги "реализация товаров" в силу ее экономических особенностей сопоставима со стоимостью права использования обозначения, то есть со стоимостью, которую правообладатель определяет в договоре об использовании права на знак обслуживания в отношении услуги "реализация товаров".

С учётом этого в отсутствие доказательств иного суд может рассчитать компенсацию исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего средства индивидуализации. Этот расчет компенсации, учитывающий стоимость права, не ведет к неправомерному смешению двух способов расчета в данном конкретном случае, поскольку основан не на замене одного способа другим, а на том, что, исходя из особенностей конкретной услуги, эти способы дают идентичный результат.

Истцом в материалы дела представлен лицензионный договор от 05.04.2018 с Салимовым Р.В., по условиям которого ИП Ибатуллин А.В. (правообладатель) предоставляет ИП Салимову Р.В. (лицензиат) неисключительное право на использование товарного знака N 299509 (пункт 1). Неисключительная лицензия предоставляет для индивидуализации всех услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, любым непротиворечащим закону способом, в том числе, при продаже товаров (пункт 3) (материалы электронного дела от 12.07.2022).

За использование товарного знака лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи в сумме 5000 рублей в год.

Дополнительным соглашением от 01.06.2018 стороны дополнили лицензионный договор от 05.04.2018 пунктом 8, в соответствии с которым на указанных условиях правообладатель предоставляет лицензиату право использования товарного знака по свидетельству N 647502 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензиатом произведена оплата платежным поручением N 574871 от 18.11.2021 на сумму 5000 руб.

Также 01.01.2020 между ИП Ибатуллиным А.В. и ИП Гильмановым С.М. заключен лицензионный договор, в соответствии с которым правообладатель предоставляет Лицензиату неисключительное право на использование следующих товарных знаков (далее - Товарные знаки):

N 299509, зарегистрированного 14.12.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 05.03.2004,

N 647502, зарегистрированного 13.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 14.05.2015,

N 574404, зарегистрированного 22.06.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 27.11.2000.

Неисключительная лицензия предоставляется для индивидуализации услуг торгового центра "ПЛАНЕТА", расположенного по адресу Республика Башкортостан, г. Октябрьский, улица Островского, д. 4 (далее - Торговый центр), любым непротиворечащим закону способом, в том числе при сдаче помещений Торгового центра в аренду, продвижении товаров и услуг, предлагаемых как самим Лицензиатом, так и арендаторами Торгового центра, в том числе на документации, в объявлениях, на вывесках, рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

Лицензия предоставляется для использования Товарных знаков в отношении всех услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы Товарные знаки (пункт 3).

Использование Товарных знаков предоставляется Лицензиату на возмездной основе. За использование Товарных знаков Лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи 58 720 руб. в год (определяемых как произведение размера ежегодной лицензии 40 рублей за квадратный метр общей площади Торгового центра и общей площади Торгового центра 1468 квадратных метров общей площади Торгового центра). Указанные суммы НДС не облагаются в связи с применением Правообладателем упрощенной системы налогообложения (пункт 4).

Оплата по лицензионному договору произведена Гильмановым С.М.: платежным поручением от 16.12.2021 N 262 на сумму 58 720 руб., N 9 от 04.02.2020 на сумму 58 720 руб.

В материалы дела представлен лицензионный договор между ИП Ибатуллиным А.В. и ООО "Планета", в соответствии с которым обществу предоставлено неисключительное право на использование следующих товарных знаков (далее - Товарные знаки):

N 299509, зарегистрированного 14.12.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 05.03.2004,

N 647502, зарегистрированного 13.03.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 14.05.2015,

N 574404, зарегистрированного 22.06.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с приоритетом от 27.11.2000.

Неисключительная лицензия предоставляется для индивидуализации услуг торгового центра "ПЛАНЕТА", расположенного по адресу Красноярский край, г. Бородино, ул. Ленина, 43 (далее - Торговый центр), любым непротиворечащим закону способом, в том числе при сдаче помещений Торгового центра в аренду, продвижении товаров и услуг, предлагаемых как самим Лицензиатом, так и арендаторами Торгового центра, в том числе на документации, в объявлениях, на вывесках, рекламе, в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2).

Использование Товарных знаков предоставляется Лицензиату на возмездной основе. За использование Товарных знаков Лицензиат обязуется выплачивать лицензионные платежи 62 000 руб. в год (определяемых как произведение размера ежегодной лицензии 40 рублей за квадратный метр общей площади Торгового центра и общей площади Торгового центра 1550 квадратных метров общей площади Торгового центра). Указанные суммы НДС не облагаются в связи с применением Правообладателем упрощенной системы налогообложения (пункт 3).

Представлены платежные поручения об уплате лицензионных платежей, а также о взыскании лицензионных платежей в рамках исполнительного производства.

ИП Ибатуллиным А.В. заявлено о незаконном использовании ИП Мусаевым Э.Ф. двух товарных знаков N 299509, N 647502.

ИП Мусаев Э.Ф. в апелляционной жалобе также приведены доводы о необходимости расчёта компенсации, исходя из стоимости права использования товарных знаков истца.

Суд апелляционной инстанции не может принять в качестве обоснования стоимости права использования N 299509, N 647502 договор с ИП Салимовым Р.В., поскольку из видеозаписи усматривается, что объект, где используются товарные знаки истца N 299509, N 647502, представляет собой небольшую торговую площадь (вагончик), что явно несопоставимо с торговым объектом ИП Мусаева Э.Ф.

В то время как в лицензионном договоре с ИП Гильмановым С.М. сторонами указана торговая площадь равная 1468 кв.м, что сопоставимо с торговым площадями ответчика, что усматривается из исследования видеозаписи от 11.04.2022.

Поскольку истцом предоставлены доказательства исполнения ИП Гильмановым С.М. лицензионного договора от 01.01.2020, в частности, использование лицензиатом переданного права (видеозапись торгового центра, приобретения покупок в торговом центре), то судебная коллегия считает возможным принять указанный договор как доказательство стоимости права использования товарных знаков истца N 299509, N 647502, определяемого исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно условиям лицензионного договора от 01.10.2020 между истцом и ИП Гильмановым С.И. сторонами согласован размер лицензионного платежа за использование трех товарных знаков истца N 299509, N 647502, N 574404, рассчитываемый путем умножения фиксированной ставки (40 руб.) на площадь торгового объекта в кв.м.

Для расчета размера компенсации судом апелляционной инстанции принята годовая плата по лицензионному договору от 01.10.2020 между истцом и ИП Гильмановым С.М., ввиду того, что условия лицензионного договора не позволяют прийти к выводу о возможности предоставления права использования торговых знаков истцом на срок менее 1 года, равно как и не предоставлены доказательства использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения со спорными товарными знаками истца в более продолжительный период.

Следовательно, учитывая значительность площади торгового объекта ответчика, судебная коллегия полагает возможным произвести расчет компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки N 299509, N 647502, применительно к условиям лицензионного договора от 01.10.2020 между истцом и ИП Гильмановым С.М., а именно: 58 720 руб.: 3 (количество товарных знаков по договору с ИП Гильмановым С.М.) х 2 (количество товарных знаков истца, исключительные права на которые нарушены ИП Мусаевым Э.Ф.) х 2 (двукратная стоимость) = 78 293 руб. 33 коп.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для признания обоснованными доводов ответчика о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом в данном конкретном случае.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Согласно пункту 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 данной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Следуя разъяснениям, изложенным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Таким образом, при установлении факта злоупотребления правом суду следует установить конкретные обстоятельства, достаточно очевидно свидетельствующие о наличии цели причинить вред другому лицу. При этом судебная коллегия отмечает, что бремя доказывания наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом лежит на ответчике, а сам факт злоупотребления правом устанавливается применительно к конкретным обстоятельствам дела и не может быть основан на предположениях.

Как разъяснено в пункте 154 Постановления N 10, в силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалы дела должны быть представлены доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

При изучении пояснений ответчика о злоупотреблении правом, коллегией судей усматривает, что они представляют собой выдержки из судебной практики, рассмотренных ранее споров, где истцом являлся ИП Ибатуллин А.В., обстоятельств и доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении истцом правом применительно к ответчику в рамках настоящего спора не указано.

В связи с чем в рассматриваемом деле суд апелляционной инстанции не находит оснований для отказа истцу в защите его исключительных прав на товарные знака N 299509, N 647502 на основании статьи 10 ГК РФ, но считает необходимым изменить размер взыскиваемой компенсации по выше приведенным мотивам.

Между тем суд апелляционной инстанции не принимает ссылки истца на судебную практику Суда по интеллектуальным правам, поскольку указанные судебные акты приняты при иных конкретных обстоятельствах рассмотренных дел.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

При таких обстоятельствах, решение суда первой инстанции подлежит изменению на основании пункта 4 части 1, пункта 3 части 2 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционная жалоба - частичному удовлетворению.

Судебные расходы на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с частичным удовлетворением иска относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В связи с изменением предмета иска истцом и уплатой в федеральный бюджет государственной пошлины в размере 6000 руб. по первоначальному предмету иска, с истца подлежит взысканию в федеральный бюджет государственная пошлина в размере 9000 руб.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 26 января 2023 года по делу N А07-19870/2022 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Мусаева Эмина Фазил оглы (ОГРНИП 317028000133467) в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРИП 311028012400084 ИНН 027810700736) компенсацию за использование товарных знаков (знаков обслуживания) по свидетельствам Российской Федерации N 299509, N 647502 в размере 78 293 руб.33 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 1957 руб.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРИП 311028012400084 ИНН 027810700736) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 9000 руб.".

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (ОГРИП 311028012400084) в пользу Мусаева Эмина Фазил оглы (ОГРНИП 317028000133467) судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3000 руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Н.Г. Плаксина

Судьи

Е.В. Бояршинова А.П. Скобелкин