Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 30 июня 2023 г. N 02АП-1853/23 по делу N А31-2141/2022

г. Киров

30 июня 2023 г.

Дело N А31-2141/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 июня 2023 года.

Второй арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Малых Е.Г.,

судей Овечкиной Е.А., Савельева А.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Братухиной Е.В.,

при участии в судебном заседании с использованием системы веб-конференции:

представителя третьего лица - Сверчкова А.В (доверенность от 23.01.2022 ),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Прудниковой Марины Александровны

на решение Арбитражного суда Костромской области от 30.01.2023 по делу N А31-2141/2022,

по иску индивидуального предпринимателя Прудниковой Марины Александровны (ИНН 440300264716, ОГРН 316440100060752),

к обществу с ограниченной ответственностью "Мишутка" (ИНН 4401104090, ОГРН 1094401006358)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Преображенская Оксана Александровна

о прекращении нарушения исключительного права истца путем обязания ответчика прекратить пользование товарного знака N 551626 либо обозначений, сходных с ним до степени смешения и взыскания с ответчика компенсации в размере 1000000 рублей,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Прудникова Марина Александровна (далее - истец) обратилась с иском в Арбитражный суд Костромской области к обществу с ограниченной ответственностью "Мишутка" (далее - ответчик, общество) о прекращении нарушения исключительного права истца путем обязания ответчика прекратить пользование товарного знака N 551626 либо обозначений, сходных с ним до степени смешения и взыскания с ответчика компенсации в размере 1 000 000 рублей (с учетом принятого в порядке статьи 49 АПК РФ уточнения).

Определением суда от 23.06.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Преображенская Оксана Александровна.

Решением Арбитражного суда Костромской области от 30.01.2023 исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на использование товарного знака N 551626, а также 1 150 руб. расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальных требований отказано.

Прудникова Марина Александровна с принятым решением суда не согласна, обратилась во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить и удовлетворить иск полностью.

По мнению заявителя жалобы, решение суда первой инстанции является незаконным, требования истца о взыскании компенсации за нарушение исключительною права на товарный знак рассчитаны на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Истец считает, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации. Заявитель считает, что судом не дана оценка длительности незаконного использования торгового знака ответчиком, приняты доводы ответчика об устранении фактов использования. Истец заявляет о том, что факт продолжения использования ответчиком спорного товарного знака доказан, в связи с чем настаивает на удовлетворении иска в полном объеме.

Определение Второго арбитражного апелляционного суда о принятии апелляционной жалобы к производству вынесено 15.03.2023 и размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 16.03.2023 в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 122 АПК РФ. На основании указанной нормы стороны надлежащим образом уведомлены о рассмотрении апелляционной жалобы.

Преображенская Оксана Александровна в отзыве на апелляционную жалобу считает, что суд не разрешил требования истца по существу, судом проигнорированы доводы о размере компенсации, не оценил договор об отчуждении права. Суд необоснованно сделал выводы о прекращении неправомерного использования товарного знака ответчиком.

10.04.2023 представлены дополнения от третьего лица.

Протокольным определением от 10.04.2023 разбирательство было отложено на 10.05.2023.

Прудникова М.А. представила дополнения к жалобе, пояснил свою позицию относительно размещения товарного знака на вывеске.

Ответчик в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить решение без изменения.

Протокольными определениями от 10.05.2023, 15.06.2023 разбирательство откладывалось на 27.06.2023.

27.06.2023 ООО "Мишутка" представило дополнительные пояснения.

Истец, ответчик явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие представителей истца и ответчика.

Законность решения Арбитражного суда Костромской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "Мишутка" являлось правообладателем товарного знака по свидетельству N 551626, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) в отношении 44 класса МКТУ - помощь зубоврачебная (стоматология); услуги ортодонтические (ортодонтия).

Товарный знак N 551626 представляет собой комбинированное обозначение, на желтом фоне, включающее в себя изобразительное обозначение - медведь с цветами, рядом с которым располагается словесный элемент - "мишутка", выполненный крупным штифтом, каждая из букв которого выполнена разным цветом (красный, темно-синий, зеленый, желтый, малиновый, голубой, темно-розовый) с неравномерным расположением букв по высоте (четные буквы расположены на половину символа ниже линии нечетных букв).

12.03.2021 Роспатентом осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права по договору на товарный знак N 551626 в отношении всех товаров и/или услуг, согласно которому правообладателем является общество с ограниченной ответственностью "Импульс".

12.05.2021 между обществом с ограниченной ответственностью "Импульс" (правообладатель) и ИП Прудниковой М.А. (приобретатель) заключен договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки, согласно которому правообладатель передаст в полном объеме, а Приобретатель принимает исключительное право на товарные знаки Правообладателя "Мишутка" и "Гастромагия" в отношении всех услуг, для которых зарегистрированы эти товарные знаки (далее - "Товарные знаки") (пункт 1.1. договора).

Согласно пункту 1.2. договора исключительное право на Товарный знак "Мишутка" принадлежит Правообладателю на основании Свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 551626, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 31.05.2015, в отношении всех услуг, для которых зарегистрирован этот товарный знак, а именно: 44 класс - помощь зубоврачебная (стоматология); услуги ортодонтические (ортодонтия).

13.07.2021 Роспатентом осуществлена государственная регистрация отчуждения исключительного права по договору на товарный знак N 551626 в отношении всех товаров и/или услуг, согласно которому правообладателем является Прудникова Марина Александровна.

По утверждению истца, 14.02.2022 на здании, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д. 29/62, в котором ответчиком оказывались стоматологические услуги, располагалась вывеска со словесным элементом "Мишутка" сходным до степени смешения с товарным знаком N 551626. Аналогичное обозначение было размещено за стойкой приема-регистрации клиентов, а также на сайте ООО "Мишутка" https ://mishutka44.com.

18.02.2022 истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за неправомерное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим заявителю, а также требовал прекратить незаконное использование обозначения путем демонтажа вывески "Мишутка" на фасаде здания и исключения данных с сайта https://mishutka44.com.Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с указанным иском в суд.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя третьего лица, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены или изменения решения суда исходя из нижеследующего.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии со статьей 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статьи 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, указано, что обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (Постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Материалами дела установлен факт принадлежности Прудниковой М.А. исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 551626, в защиту которого подано исковое заявление о прекращении использования товарного знака и взыскании компенсации за незаконное использование.

Суд первой инстанции сравнил представленные в дело фотографии с изображением спорного обозначения (т.1, л.д. 18-20), пришел к выводу, что ответчиком были использованы сходные с товарным знаком истца обозначения.

Однако в части обязания прекратить использование товарного знака было отказано, поскольку суд сделал вывод, что в ходе рассмотрения дела ответчик прекратил использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 551626. Суд установил, что 24.05.2022 выполнен демонтаж вывески стоматологии со здания расположенного по адресу г. Кострома, ул. Спассокукоцкого, д. 29/62, информационной вывески с фирменным наименованием "Мишутка", расположенной в помещении, что подтверждено соответствующим актами, фотоматериалами.

Доводы апелляционной жалобы в указанной части сводятся к несогласию с выводом о прекращении ответчиком использования товарного знака, истец указывает, что ответчик по-прежнему использует знак в своей вывеске и рекламной конструкции.

Третье лицо также представило пояснения, что на фасаде здания ООО "Мишутка" используется вывеска, нарушающая права истца.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Вместе с тем в статье 1473 ГК РФ закреплено, что юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации юридического лица.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (пункт 2 статьи 1473 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1475 ГК РФ исключительное право на фирменное наименование, включенное в ЕГРЮЛ, возникает со дня государственной регистрации юридического лица.

Доказательства (в том числе, представленные третьим лицом в суд апелляционной инстанции), на которые ссылается истец в обоснование довода о продолжении использования ответчиком спорного товарного знака (видеозапись, фотоматериалы, запись рекламы на радио), указывают на использование ответчиком лишь словесного обозначения "Мишутка".

Однако ООО "Мишутка" зарегистрировано под этим наименованием в ЕГРЮЛ 21.12.2009 и оказывало стоматологические услуги до даты приоритета товарного знака и до даты его государственной регистрации, что не оспорено по существу истцом и третьи лицом в судах обеих инстанций.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ответчика, последний имеет лицензию на осуществление спорной деятельности, выданную 07.07.2015; согласно данным официального сайта арбитражных судов в 2015 году ответчик был привлечен к административной ответственности; в судебных актах по делу N А31-6725/2015 имеется указание на наличие у ответчика лицензии от 20.05.2011.

Таким образом, право на фирменное наименование ответчика и осуществление им соответствующей деятельности имело место ранее даты приоритета товарного знака, принадлежащего истцу и даты регистрации товарного знака. Само по себе использование ответчиком фирменного наименования совпадающего со словесным обозначением "Мишутка", включенным в состав охраняемого в качестве товарного знака комбинированного изображения, не может быть квалифицировано при указанных выше обстоятельствах в качестве нарушения исключительного права.

В исковом заявлении в указанной части правомерно отказано.

Доводы истца и третьего лица подлежат отклонению в указанной части.

Относительно размера взысканной судом компенсации апелляционный суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления N 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Обращаясь с иском в арбитражный суд, истец, первоначально просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 250 000 рублей на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, определив размер компенсации, исходя из размера прибыли ответчика за 2020 год (т.1, л.д. 9). Впоследствии, с учетом уточнения иска, истец требовал взыскать компенсацию в размере 1 000 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (т.2, л.д. 44).

Суд первой инстанции, оценив обстоятельства спора, исходя из соблюдения баланса интересов сторон, критерия разумности и справедливости, характера допущенного нарушения, взыскал в пользу истца 50 000 рублей компенсации. Ответчик законность и обоснованность решения в этой части не оспаривает. Истец в апелляционной жалобе с размером взысканной компенсации не согласен, третье лицо в пояснениях также заявляет возражения в указанной части.

Из материалов дела следует, что истец рассчитал размер компенсации исходя из двойной суммы прибыли общества "Мишутка" за 2020 года (произвел вычитание из общей суммы выручки общей суммы расходов), добровольно уменьшив полученный размер до 1 000 000 рублей.

Однако такой расчет не основан на положениях подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и не мог быть положен в основание судебного акта.

В положениях пункта 4 статьи 1515 ГК РФ законодатель предусмотрел три способа расчета компенсации, предоставив правообладателю выбор одного из них. Суд не вправе изменять по своей инициативе способ расчета компенсации, изложенный в исковом заявлении истца (пункт 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановления N 10), пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

В постановлении от 02.04.2013 N 15187/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что согласно пункту 2 статьи 1477 ГК РФ правила о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, т.е. к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, поэтому при применении нормы подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 названного Кодекса денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг.

С экономической точки зрения различают два вида услуг: одни вызывают изменения в состоянии товаров, в физическом или интеллектуальном состоянии отдельных лиц (например, бани общественные, услуги парикмахерских, ремонт одежды), другие связаны с операциями по обмену (Система национальных счетов 2008, Официальная статистическая методология формирования официальной статистической информации об объеме платных услуг населению, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 17.12.2021 N 927). Под услугой, связанной с операциями по обмену, подразумевается содействие в передаче прав собственности на товары, продукты или финансовые активы.

В постановлениях от 13.12.2016 N 28-П, от 13.02.2018 N 8-П, от 24.07.2020 N 40-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что в каждом конкретном случае меры гражданско-правовой ответственности, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате противоправного деяния, с тем чтобы обеспечивалась их соразмерность правонарушению, соблюдался баланс основных прав индивида и общего интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.

Согласно абзацу второму пункта 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Следовательно, общая прибыль ответчика за определенный период, т.е. уменьшенный на сумму расходов доход от совокупности сделок, заключенных и исполненных ответчиком, не может быть принята за основу для расчета компенсации в двукратной стоимости услуг, если не установлено, что вся экономическая деятельность ответчика связана исключительно с использованием спорного товарного знака (т.е. отсутствуют обменные операции (например, торговля медицинскими изделиями, предметами гигиены и т.п. товарами, обычными для любого медицинского учреждения подобной специализации)). К тому же в данном случае установлено, что оказание медицинских услуг (стоматология) осуществлялось ответчиком (в том числе, в период руководства этой организацией третьим лицом Преображенской О.А.) с 2011 года и до настоящего времени под фирменным наименованием ответчика, что по изложенным выше причинам не может быть само по себе признано нарушением исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак.

Таким образом, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Костромской области от 30.01.2023 по делу N А31-2141/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Прудниковой Марины Александровны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Костромской области.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.Г. Малых

Судьи

Е.А. Овечкина А.Б. Савельев