Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2023 г. N 13АП-22867/23 по делу N А56-54387/2022

г. Санкт-Петербург

17 октября 2023 г.

Дело N А56-54387/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 20 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 октября 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего М. Л. Згурской

судей Л. П. Загараевой, М. Г. Титовой

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания А. К. Сизовым

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-22867/2023, 13АП-27496/2023) ИП Шевченко Елены Сергеевны и ИП Долгобородова Вадима Германовича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.06.2023 по делу N А56-54387/2022 (судья А. О. Киселева), принятое

по иску ИП Шевченко Елены Сергеевны

к ИП Долгобородову Вадиму Германовичу

о запрете использовать обозначения, взыскании

при участии:

от истца: Щаденков И. С. (доверенность от 20.06.2022)

от ответчика: Ступаков А. А. (доверенность от 10.08.2023)

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Шевченко Елена Сергеевна (ОГРНИП 304781330000052, ИНН 780210694436; далее - ИП Шевченко Е. С., истец), уточнив требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к индивидуальному предпринимателю Долгобородову Вадиму Германовичу (ОГРНИП 309784703500134, ИНН 780624653586; далее - ИП Долгобородов В. Г., ответчик), в котором просила:

- запретить ИП Долгобородову В. Г. использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 530451, N 702861, N 770950, N 770951 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: ул. Авиаконструкторов, дом 2; ул. Туристская, д.10, к.1; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Стачек, дом 88; Дачный проспект, д.19, к.1; Московский пр., 197; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, дом 12; Литейный пр., дом 64/78; ул. Гаванская, дом 47;

- обязать ИП Долгобородова В. Г. выплатить ИП Шевченко Е. С. 3 892 136 руб. 76 коп. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N 530451, N 702861, N770950, N770951 за период с 20.07.2021 по 31.05.2022.

Решением от 07.06.2023 суд взыскал с ИП Долгобородова В. Г. в пользу ИП Шевченко Е. С. 2 211 900 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 702861, N 530451 и 26 393 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части требование о взыскании компенсации оставил без удовлетворения. Требование о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками, суд оставил без рассмотрения и возвратил ИП Шевченко Е. С. из федерального бюджета 12 000 руб. излишне уплаченной государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 25.05.2022 N591.

В апелляционной жалобе ИП Долгобородов В. Г. просит решение суда отменить и вынести по делу новый судебный акт, которым отказать ИП Шевченко Е. С. в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального и процессуального права. В обоснование апелляционной жалобы ответчик указывает, что в качестве единственного доказательства нарушения ИП Долгобородовым В. Г. исключительных прав на товарные знаки истца N 530451 и N 702861, суд принял обстоятельства, установленные в рамках дела N А56-97061/2029. По мнению ответчика, указанный вывод суда является необоснованным, поскольку в рамках дела N А56-97061/2019 рассматривался иной период использования товарных знаков до 21.07.2021, тогда как в рамках настоящего спора заявлен период с 21.07.2021 по 31.05.2022; в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа по делу N А56-97061/2019 судебным приставом-исполнителем установлено, что по адресам, указанным в исполнительном документе, товарные знаки по свидетельствам N 167893, N 553487, N 178607, N 530451, N 702861 ИП Долгобородовым В.Г. не используются, однако на фасаде зданий, сохранены слова "Север" и "Метрополь". Таким образом, по мнению ответчика, из трех нарушений, заявленных истцом, подтверждено использование вывески на фасаде зданий. Ответчик не согласен с заявленным истцом размером компенсации. Как указывает ответчик, за рассматриваемый период ООО "Север-Метрополь" поставило в адрес ИП Долгобородова В.Г. продукцию, маркированную товарными знаками "Север-Метрополь", на сумму 2 183 057 руб. 58 коп., следовательно, стоимость права использования товарных знаков за указанный период составляет 10 915 руб. 28 коп.(2 183 057,58 х 0,5%), и, соответственно, двукратный размер стоимости права использования товарного знака составляет 21 830 руб. 56 коп. Кроме того, судом не учтено, что поставка продукции за рамками сроков договора коммерческой концессии, то есть в рассматриваемый период, осуществлялась Долгобородову В.Г. ООО "Север-Метрополь", которое является обладателем неисключительной лицензии в отношении спорных товарных знаков и уполномочено размещать соответствующие товарные знаки на товарах и поставлять их любым третьим лицам.

В апелляционной жалобе ИП Шевченко Е. С. просит изменить решение и вынести по делу новый судебный акт, которым удовлетворить иск в полном объеме, ссылаясь на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, а также нарушение норм материального и процессуального права. По мнению истца, суд немотивированно признал установленными только факты нарушения исключительных прав истца в части использования товарных знаков N 702861 и N 5З0451, незаконное использование которых было предметом рассмотрения в рамках дела NA56-97061/2019, а нарушения исключительных прав на товарные знаки N 770950 и N 770951 не усмотрел; представленными в материалы дела доказательствами (вступившими в силу судебными актами по делу N A56-97061/2019, материалами исполнительного производства N 22525/22/78022-ИП от 26.08.2021, заключением эксперта - патентного поверенного Станковского В.М. от 2З.05.2022, решением Управления Федеральной антимонопольной службы по делу N078/01/14.6-457/2022 от 10.11.2022) подтверждено использование ответчиком в деятельности указанных в иске кафе-кондитерских словесных обозначения "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ", сходных до степени смешения со всеми охраняемыми словесными элементами "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ", являющимися составными частями товарных знаков по свидетельствам N5З0451, N702861, N770950, N770951, принадлежащих истцу в период с 01.03.2020 по 31.05.2022.

В судебном заседании представители истца и ответчика поддержали доводы своих апелляционных жалоб и возражали против удовлетворения апелляционной жалобы оппонента.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ИП Шевченко Е.С. на момент подачи иска являлась правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 530451, N 702861, N770950, N770951, зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания.

Право использования товарных знаков было передано истцом ответчику по договору коммерческой концессии от 01.01.2017 N 3/01 (далее - договор).

Согласно пункту 2.16 договора пользователь вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с правообладателя причиненные ему прямые или косвенные убытки при ненадлежащем исполнении им обязанностей по договору.

В соответствии с пунктом 2.15 договора правообладатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и взыскать с пользователя причиненные им прямые и косвенные убытки при неисполнении им обязанностей по договору, зафиксированном систематическим несоблюдением стандартов качества, указанных в приложении N 6.

В силу пункта 6.4 договора правообладатель вправе расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке на основании пункта 2.15 договора при условии письменного уведомления пользователя за 30 календарных дней до даты подачи заявления о прекращении предоставляемых прав в федеральной орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 6.5 договора при прекращении действия договора по любому основанию пользователь должен незамедлительно полностью прекратить любое дальнейшее использование товарных знаков и секрета производства.

В соответствии с пунктом 2.9 договора пользователь обязуется закупать товары, маркированные товарным знаком только у производителя этих товаров, указанного правообладателем, при соблюдении следующего условия: 100% ассортимента реализуемых кондитерских товаров, кулинарии, полуфабрикатов должны быть произведены обществом с ограниченной ответственностью "Север-Метрополь" (далее - ООО "Север-Метрополь"). В остальной части ассортимента реализуемых товаров, а именно: в части напитков, чая, кофе, других кондитерских товаров (конфеты, зефир, а также кондитерской продукции, отсутствующей в линейке ООО "Север-Метрополь", а также сопутствующих непродовольственных товаров) допускаются товары производства третьих лиц, при условии соблюдения требований к качеству реализуемой продукции, и согласования с правообладателем перечня поставщиков продукции и ассортимента реализуемой продукции.

Как указывает ИП Шевченко Е. С., в рамках дела N А56-97061/2019 она обращалась с иском к ИП Долгобородову В. Г. С требованием о защите прав на товарные знаки.

Постановлением от 20.07.2021 по делу N А56-97061/2019 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.02.2021 по делу N А56-97061/2019; принял отказ от иска и прекратил производство по делу в части требований:

- о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 167893, 553487, 178607, 530451, 702861, об обязании удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 167893, 553487, 178607, 530451, 702861, с вывесок кафе-кондитерских и из их интерьера, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджиков персонала, из рекламных видео, транслируемых в помещении кафе-кондитерской, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов кафе-кондитерской, расположенной в Санкт-Петербурге по адресу: пер. Гривцова, д. 11;

- о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 228318, об обязании удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 228318 с вывесок кафе-кондитерских и из их интерьера, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджиков персонала, из рекламных видео транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов.

Суд апелляционной инстанции запретил ИП Долгобородову Вадиму Германовичу (ОГРНИП 309784703500134) использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 167893, 553487, 178607, 530451, 702861, в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская ул., дом 12/24; Гаванская ул., д.47; ул. Авиаконструкторов, дом 2; Туристская ул., д.10, к.1; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Луначарского, дом 64, к.7; пр. Стачек, 88; Дачный проспект, дом 19, к.1; ул. Маршала Захарова, дом 62, корпус 1; Московский пр., 197; ул. Ленсовета, дом 70; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, 12; Литейный пр., дом 64/78 ул. Садовая, дом 103. Обязать индивидуального предпринимателя Долгобородова Вадима Германовича (ОГРНИП 309784703500134) удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 167893, 553487, 178607, 530451, 702861, с вывесок кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская ул., дом 12/24; Гаванская ул., д.47; ул. Авиаконструкторов, дом 2; Туристская ул., д.10, к.1; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Луначарского, дом 64, к.7; пр. Стачек, 88; Дачный проспект, дом 19, к.1; ул. Маршала Захарова, дом 62, корпус 1; Московский пр., 197; ул. Ленсовета, дом 70; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, 12; Литейный пр., дом 64/78 ул. Садовая, дом 103 и из их интерьера, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджиков персонала, из рекламных видео транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов.

Суд взыскал с ИП Долгобородова Вадима Германовича (ОГРНИП 309784703500134) в пользу ИП Шевченко Елены Сергеевны компенсацию за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N N 167893, 228318, 553487, 178607, 530451, 702861 в общем размере 1 845 117 руб. 66 коп.

Вместе с тем, истцом установлено, что ИП Долгобородов В.Г. не исполняет вступивший в законную силу судебный акт по делу А56-97061/2019 с июня 2021 года.

ИП Долгобородов В.Г. продолжает использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 530451, N702861, N770950, N770951, в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: ул. Авиаконструкторов, дом 2; ул. Туристская, д.10, к.1; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Стачек, дом 88; Дачный проспект, д.19, к.1; Московский пр., 197; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, дом 12; Литейный пр., дом 64/78; ул. Гаванская, дом 47.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 20.04.2022 с требованием прекратить использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 530451, N770951, N178607, N167893, N702861, и выплате компенсации за незаконное использование товарных знаков N167893, N178607, N 530451, N702861, N770950, N770951.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось основанием для обращения ИП Шевченко Е.С. в суд с настоящим иском.

Суд удовлетворил иск частично и взыскал с ИП Долгобородова В. Г. в пользу ИП Шевченко Е. С. 2 211 900 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N 702861, N 530451 и 26 393 руб. расходов по уплате государственной пошлины, в остальной части требование о взыскании компенсации оставил без удовлетворения, требование о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения, с товарными знаками, составил без рассмотрения.

Апелляционная инстанция считает, что решение суда подлежит изменению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат учету названные выше критерии.

Товарные знаки по свидетельствам N 702861, N 530451, N 770951 являются комбинированными и состоят из изобразительных и словесных элементов "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ".

Товарный знак по свидетельству N 770950 состоит из словесных элементов "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ". При этом значимыми и сильными элементами всех товарных знаков являются словесные элементы "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ".

Судом установлено, что обозначения "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ", которые незаконно использовались ответчиком на вывесках своих кафе-кондитерских, сходны с охраняемыми словесными элементами "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ" товарных знаков истца по фонетическому, семантическому и графическому критериям, что позволяет сделать вывод о сходстве спорных обозначений до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 530451, N702861, N770950 и N770951, а также то, что высокая степень сходства обусловливается тем, что вывески изначально использовались ответчиком на основании договора коммерческой концессии, заключенного с истцом, и не менялись им после прекращения действия договора.

Довод ответчика об отсутствии в материалах дела доказательств использования ИП Долгобородовым В.Г. в своей коммерческой деятельности товарных знаков N 770950 и N770951 не соответствуют действительности.

В материалы дела представлено заключение патентного поверенного Станковского В.М. от 23.05.2022, согласно которому ИП Долгобородов В.Г. в деятельности указанных в иске кафе-кондитерских использовал словесные обозначения "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ", тождественные и сходные до степени смешения со ВСЕМИ охраняемыми словесными элементами "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ", являющимися составными частями товарных знаков по свидетельствам N 530451, N 702861, N770950, N770951, принадлежащих истцу.

Товарные знаки истца по свидетельствам N 702861, N 530451, N 770951 являются комбинированными и состоят из охраняемых законом как изобразительных, так и словесных элементов "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ".

Товарный знак истца по свидетельству N 770950 состоит из охраняемых словесных элементов "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ".

Необходимо учитывать, что значимыми и сильными элементами всех товарных знаков истца являются именно охраняемые словесные элементы "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ".

Поскольку потребители ориентируются при выборе заведения в первую очередь на наружные вывески кафе-кондитерских и внешний стиль оформления, они однозначно относили кондитерские ответчика к известной сети фирменных кафе-кондитерских "Север-Метрополь", работающих под товарными знаками истца.

Согласно части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Достоверность сведений, отраженных в заключении патентного поверенного Станковского В.М. от 23.05.2022, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не опровергнута. Ходатайство о назначении судебной экспертизы ответчик не заявлял.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно признал заключение патентного поверенного Станковского В.М. от 23.05.2022 надлежащим доказательством по делу и в силу статьи 64 АПК РФ правомерно положил сведения, полученные в ходе ее проведения, в обоснование принятого решения.

На основании выводов эксперта суд установил, что обозначения "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ", которые незаконно использовались ответчиком на вывесках своих кафе-кондитерских, сходны с охраняемыми словесными элементами "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ" товарных знаков истца по фонетическому, семантическому и графическому критериям, что позволяет сделать вывод о сходстве спорных обозначений до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 530451, N 702861, N 770950 и N 770951, а также то, что высокая степень сходства обусловливается тем, что вывески "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ" изначально использовались ответчиком на основании договора коммерческой концессии, заключенного с истцом, и не менялись им впоследствии, то есть после прекращения действия указанного договора.

В материалах дела имеются акты исполнительных действий, составленные судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, и постановление от 31.05.2022 об окончании исполнительного производства N 22525/22/78022-ИП, согласно которым незаконное использование ответчиком наружных вывесок "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ" и копирование фирменного стиля известной сети кондитерских прекращено только 31.05.2022 после принудительного демонтажа используемых ИП Долгобородовым В. Г. в его кафе-кондитерских обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, содержащими охраняемые словесные обозначения "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ".

Кроме того, определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.05.2022 по делу N А56-97061/2019 с ИП Долгобородова В.Г. взыскана судебная неустойка за неисполнение решения суда по настоящему делу. В определении суд указал, что неисполнение ответчиком судебного решения, вступившего в законную силу, в течение более девяти последующих месяцев подтверждается материалами дела, представитель ответчика в ходе судебного разбирательства не отрицал, что обозначения, сходные до степени смешения с охраняемыми обозначениями "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ" товарных знаков истца используются ответчиком в наружных вывесках его кафе-кондитерских по настоящее время.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы от 10.11.2022 по делу N 078/01/14.6-457/2022 установлен факт незаконного использования ответчиком товарных знаков истца "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ" после окончания срока действия договора коммерческой концессии вплоть до июня 2022 года, то есть до момента фактического завершения вышеуказанного исполнительного производства в отношении ответчика.

В рамках дела N А56-97061/2019 установлено, что ИП Шевченко Е.С. является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 167893, N 228318, N 553487, N 178607, N 530451, зарегистрированным в Государственном реестре товарных законов и знаков обслуживания, право использования которых передано ответчику по договору коммерческой концессии от 01.01.2017 N 3/01, а также товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 702861 (с 12.03.2019).

Постановлением от 20.07.2021 по делу N А56-97061/2019, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2021, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд запретил ИП Долгобородову В. Г. использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 167893, N553487, N178607, N530451, N702861 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская ул., дом 12/24; Гаванская ул., д.47; ул. Авиаконструкторов, дом 2; Туристская ул., д.10, к.1; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Луначарского, дом 64, к.7; пр. Стачек, 88; Дачный проспект, дом 19, к.1; ул. Маршала Захарова, дом 62, корпус 1; Московский пр., 197; ул. Ленсовета, дом 70; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, 12; Литейный пр., дом 64/78 ул. Садовая, дом 103; обязал ИП Долгобородова В. Г. удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 167893, N553487, N178607, N530451, N702861 с вывесок кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Пионерская ул., дом 12/24; Гаванская ул., д.47; ул. Авиаконструкторов, дом 2; Туристская ул., д.10, к.1; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Луначарского, дом 64, к.7; пр. Стачек, 88; 13 А56-97061/2019 Дачный проспект, дом 19, к.1; ул. Маршала Захарова, дом 62, корпус 1; Московский пр., 197; ул. Ленсовета, дом 70; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, 12; Литейный пр., дом 64/78 ул. Садовая, дом 103 и из их интерьера, а именно: из меню напитков, с декоративных панно, витражей, с декоративных наклеек на стеклах и холодильниках, с лотков для мелочи, с фартуков и бейджиков персонала, из рекламных видео транслируемых в помещении кафе-кондитерских, из информации в кассовых чеках, с рекламных штендеров и плакатов; взыскал с ИП Долгобородова В. Г. в пользу ИП Шевченко Е. С. 1 845 117 руб. 66 коп. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N 167893, N228318, N553487, N178607, N530451, N702861.

Вступившими в силу судебными актами по делу N А56-97061/2019 установлено, ИП Долгобородов В,Г. не только не прекратил использование товарных знаков на вывесках и в интерьере своих кафе-кондитерских теми же способами, что и были разрешены ему в период действия договора коммерческой концессии, но и начал предлагать потребителям продукцию других производителей с использованием коробок и пакетов, маркированных товарными знаками с указанием на адрес кондитерского производства "Север-Метрополь" и ООО "Север-Метрополь".

В силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вывод суда об том, что представленные в обоснование нарушения исключительных прав на товарные знаки N 770950, N 770951 фотографии не содержат адреса торговых точек, где располагались соответствующие вывески с названием "Север-Метрополь" (товарный знак N 770950), равно как нет доказательств использования товарного знака N 770951 с изображением эмблемы кондитерского производства на синем фоне, что не позволяет идентифицировать факт нарушения с деятельностью ответчика, опровергается представленными в материалы дела доказательствами.

Довод ответчика о том, что им некоторое время осуществлялась закупка продукции, в том числе и у кондитерского производства ООО "Север-Метрополь" и, тем самым, он получил право использования в своей коммерческой деятельности товарных знаков истца, является несостоятельным.

Ответчик в подтверждение своего довода представил в материалы дела реестр накладных ООО "Север-Метрополь" на приобретаемую кондитерскую продукцию.

Согласно представленному ответчиком реестру отгрузка продукции производилась ООО "Север-Метрополь" только в три из двадцати кафе-кондитерских ИП Долгобородова В.Е. по адресам: 8-я Линия В.О., д.45/34; ул. Маршала Захарова, д.62; ул. Садовая ул., д. 103.

Только в этих кондитерских присутствовала на витринах и реализовывалась потребителям наряду с продукцией других производителей продукция кондитерского производства "Север-Метрополь".

При этом даже в тех кондитерских, в которых присутствовала фирменная продукция ООО "Север-Метрополь", ответчик не имел права без соответствующего разрешения использовать товарные знаки истца во внутреннем оформлении своих кафе-кондитерских, на наружных вывесках и рекламно-информационных носителях.

Истец и ООО "Север-Метрополь" являются самостоятельными хозяйствующими субъектами.

ИП Шевченко Е.С. не является по отношению к ООО "Север-Метрополь" контролирующим лицом, имеющим право давать обязательные для общества указания. Данный факт установлен вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-76757/2020.

Таким образом, осуществление каких-либо поставок кондитерской продукции производства ООО "Север-Метрополь" на договорной или внедоговорной основе в кафе-кондитерские ИП Долгобородова В.Г. не свидетельствует об автоматическом, внедоговорном предоставлении ему истцом прав на использование товарных знаков "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ".

К указанным выводам пришла комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу в решении от 10.11.2022 по делу N 078/01/14.6-457/2022.

Решение комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 10.11.2022 по делу N 078/01/14.6-457/2022 оспорено ответчиком в судебном порядке.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области делу N А56-129733/2022 требования ИП Долгобородова В.Г. оставлены без удовлетворения.

Таким образом, представленными в материалы дела доказательствами подтверждено незаконное использование ответчиком принадлежащих истцу товарных знаков N N 530451, 770950, 770951 в период с 21.07.2021 по 31.05.2022.

В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права (пункт 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Поскольку материалами дела подтверждено, что ответчик продолжает использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 770950, N770951, требование истца о запрете ИП Долгобородову В. Г. использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 770950, N770951 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по заявленным истцом адресам подлежит удовлетворению.

Требование о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 530451 и N 702861 подлежит оставлению без рассмотрения в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 148 АПК РФ, поскольку требования истца о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с указанными товарными знаками были предметом рассмотрения в делах А56-26018/2020 и А56-97061/2019 в отношении отдельных товарных знаков, о чем вынесены соответствующие судебные акты.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

В связи с этим арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 62 Постановления N 10, истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Для расчета компенсации истцом использована средняя величина суммы вознаграждения в день, рассчитанная как частное между общей суммой вознаграждений, выплаченных ответчиком истцу за период действия между договора коммерческой концессии от 01.01.2017 N 3/01, а также денежных средств, взысканных истцом с ответчика на основании вступившего в силу решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-100460/2021.

Согласно расчету истца общий размер компенсации составил 3 892 136 руб. 76 коп. (6 197,67 х 2 х 314), где:

6 191 руб. 67 коп. - средняя величина суммы вознаграждения в день, рассчитанная как частное между общей суммой вознаграждений, выплаченных ответчиком истцу за период действия между сторонами договора коммерческой концессии от 01.01.2017 N 3/01, а также денежных средств, взысканных истцом с ответчика на основании вступившего в силу решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу N А56-100460/2021, и общим количеством календарных дней за период правомерного использования товарных знаков истца (с 01.01.2017 по 01.03.2020);

314 календарных дней - период незаконного использования товарных знаков истца с 21.07.2021 (дата, на которую была взыскана компенсация за незаконное использование ответчиком товарных знаков истца в соответствии с вступившим в силу постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда по делу N А56-97061/2019) и по 31.05.2022 (дата окончания исполнительного производства в связи с принудительным демонтажом незаконных вывесок ответчика, т.е. фактическая дата прекращения использования ответчиком товарных знаков истца).

В соответствии с пунктом 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, 23.09.2015, а также пунктом 59 Постановления суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии с Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021, а также Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда", суд вправе снизить размер испрашиваемой компенсации, в исключительном случае, если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Ответчиком какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака истца., не представлены.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не снижения размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака. При этом для определения размера стоимости права использования товарного знака суд должен определить (с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле) на что конкретно направлены (если они имеются) доводы ответчика о необходимости взыскания компенсации в меньшем размере, чем заявлено истцом, - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного по формуле (пункты 1, 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ).

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (пункт 2 части 4 статьи 1515 ГК РФ), императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться лишь на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования

В рассматриваемом случае заявленный ко взысканию размер компенсации ответчиком не оспорен. Мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами, в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах, доводы ответчика о том, что в данной ситуации имеются основания для снижения размера компенсации, отклонены апелляционным судом.

Таким образом, с ответчика следует взыскать 3 892 136 руб. 72 коп. компенсации за период с 21.07.2021 по 31.05.2022.

Учитывая изложенное, решение суда подлежит изменению.

Расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.06.2023 по делу N А56-54387/2022 изменить, изложив его в следующей редакции:

Запретить индивидуальному предпринимателю Долгобородову Вадиму Германовичу (ОГРНИП 309784703500134) использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 770950, N770951 в деятельности кафе-кондитерских, расположенных в Санкт-Петербурге по адресам: Гаванская ул., д.42; ул. Авиаконструкторов, дом 2; Туристская ул., д.10, к.1; Кронштадт, пр. Ленина, дом 28; пр. Просвещения, дом 87; пр. Энгельса, дом 150; пр. Стачек, 88; Дачный проспект, дом 19, к.1; Московский пр., 197; ул. Белы Куна, дом 6, к.1; пр. Елизарова, 12; Литейный пр., дом 64/78.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Долгобородова Вадима Германовича (ОГРНИП 309784703500134) в пользу индивидуального предпринимателя Шевченко Елены Сергеевны (ОГРНИП 304781330000052) 3 892 136 руб. 72 коп. компенсации за незаконное использование товарных знаков по свидетельствам N 770950, N770951 за период с 21.07.2021 по 31.05.2022.

Требование о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 530451 и N 702861 оставить без рассмотрения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Долгобородова Вадима Германовича (ОГРНИП 309784703500134) в пользу индивидуального предпринимателя Шевченко Елены Сергеевны (ОГРНИП 304781330000052) 3 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Долгобородова Вадима Германовича (ОГРНИП 309784703500134) в доход федерального бюджета 2 872 руб. государственной пошлины по иску.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.Л. Згурская

Судьи

Л.П. Загараева М.Г. Титова