Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40-95929/2011 Суд отменил ранее принятые по делу судебные решения и отказал в иске о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации, поскольку заявитель не может быть признан надлежащим истцом по заявленным требованиям ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 сентября 2013 г. N С01-1/2013 по делу N А40-95929/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 19 сентября 2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Голофаева В.В., Пашковой Е.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Да-Линк" (ул. Демьяна Бедного, д. 5, корп. 1, г. Москва, 123308; ОГРН 1037739979562) на решение Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2012 года по делу N А40-95929/2011, принятое судьей Тарасовым Н.Н., и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2012 года по тому же делу, принятое судьями Верстовой М.Е., Солоповой А.А., Левченко Н.И.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" (ул. Тельмана, д. 24, г. Санкт-Петербург, ОГРН 1027801527467) к обществу с ограниченной ответственностью "Да-Линк",

третьи лица: 1) Центральная акцизная таможня (ул. Яузская, д. 8, г. Москва; ОГРН 1027700552065), 2) Компания "Liquid World GBR" (Dreischlagerstr 10, Fernthal 53577, DE 2511101032, Germany),

о защите прав на товарный знак, запрете совершения определенных действий, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО "Да-Линк": Сосов М.А. по доверенности от 09 августа 2013 года N 23/12,

от ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен": Горбенко В.С. по доверенности от 23 апреля 2013 года N с-578,

от Центральной акцизной таможни, компании "Liquid World GBR": представители не явились, извещены, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Объединенные пивоварни Хейнекен" (далее - ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Да-Линк" (далее - ООО "Да-Линк") о защите прав на товарный знак, запрете совершения определённых действий, взыскании компенсации. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Центральная акцизная таможня, компания "Liquid World GBR". 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2012 года по делу N А40-95929/11-5-691 иск удовлетворён. Арбитражный суд города Москвы решил: запретить ООО "Да-Линк" совершать любые действия по использованию принадлежащих ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" товарных знаков со словесным обозначением "Heineken" в том числе: вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетах, упаковках) товарным знаком "Heineken" для индивидуализации которых зарегистрированы означенные товарные знаки, в том числе: осуществлять ввоз на территорию Российской Федерации, предложение к продаже, продажу, хранение для цели продажи, перевозку для цели продаж таких товаров, использовать товарный знак на документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Суд взыскал с ООО "Да-Линк" в пользу ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен"108 000 рублей 00 коп., в том числе: 100 000 рублей 00 коп. компенсации, 8 000 рублей 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины. ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" из федерального бюджета возвращено 8 000 рублей 00 коп. излишне оплаченной платежным поручением от 08 августа 2011 года N 50121 государственной пошлины. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26 октября 2012 года исправлены описки (опечатки) в решении Арбитражного суда города Москвы суда от 10 апреля 2012 года. Решение следует читать: "Как следует из материалов дела, ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" принадлежат на условиях исключительной лицензии исключительные права использования товарных знаков со словесным обозначением "HEINEKEN", в том числе в отношении товаров 32, 35 и 42 классов МКТУ (пиво и др.), что подтверждается свидетельствами N 510849, 632512, 648108 на условиях исключительной лицензии." "Поскольку нарушение интеллектуальных прав ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" на использование товарного знака "HEINEKEN"..." "В связи с установленным фактом незаконного использования ответчиком интеллектуальных прав истца...". 

Абзац первый резолютивной части решения следует читать: "Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Да-Линк" (ОГРН 1037739979562, ИНН 7734505625, 123308, г. Москва, ул. Демьяна Бедного, дом 5, корп. 1) совершать любые действия по использованию принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" (193230, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, дом 24, литер А, ОГРН 1027801527467, ИНН 7802118578) на условиях исключительной лицензии...".

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2012 года, ООО "Да-Линк" обратилось 15 мая 2012 года в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2012 года, решение Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2012 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. 

ООО "Да-Линк" обратилось 16 ноября 2012 года с заявлением о разъяснении судебного акта. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 21 ноября 2012 года, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2013 года, в удовлетворении заявления ООО "Да-Линк" отказано. 

ООО "Да-Линк" подана кассационная жалоба на решение Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2012 года по делу N А40-95929/11-5-691 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 октября 2012 года по тому же делу, в которой ответчик просит указанные судебные акты отменить. 

В кассационной жалобе ответчик ссылается на недоказанность обстоятельств, которые суды посчитали установленными, несоответствие выводов судов обстоятельствам дела, принятие судами решения о правах и обязанностях не привлечённого к участию в деле лица, так как исковое заявление было подано не правообладателем товарного знака "Heineken Brouwerijen B.V.". 

В заседании суда кассационной инстанции представитель заявителя жалобы поддержал доводы кассационной жалобы. 

Представитель истца возражал против её удовлетворения. В отзыве на кассационную жалобу и дополнении к отзыву на кассационную жалобу, истец указал на её несостоятельность, с учётом сложившейся судебной практики по подобным делам, а также законность и обоснованность обжалуемых судебных актов. 

Представитель Центральной акцизной таможни не согласился с доводами кассационной жалобы, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения. 

Третье лицо - Компания "Liquid World GBR", надлежащим образом извещённое о времени и месте судебного заседания, отзыв на жалобу не представило, представителя в суд не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие. 

В заседании суда кассационной инстанции объявлялся перерыв до 12 сентября 2013 года. После перерыва представитель Центральной акцизной таможни в судебное заседание не явился. 

Изучив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284-286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения и постановления, суд кассационной инстанции пришёл к выводу о том, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене полностью и, не передавая дело на новое рассмотрение, следует принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований истца полностью. 

Часть 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает, что решения, постановления, принимаемые арбитражным судом, должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Однако выводы суда, содержащиеся в обжалуемых решении суда и постановлении суда апелляционной инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 04.02.2003 между обществом с ограниченной ответственностью HEINEKEN BROOWERIJEN B.V. (лицензиар) (далее также - НВ) и истцом (лицензиат) заключен Договор о предоставлении лицензии на товарные знаки (далее - Договор). 

В пункте 1.1. договора указано, что НВ предоставляет лицензиату в течение срока действия Договора исключительную лицензию на использование товарных знаков (на территории, за исключением точек торговли duty-free (в соответствии с п. 6к) для маркировки производимого лицензиатом Пива Heineken. 

Как следует из положений статьи 1.5. договора, в случае любого фактического или предполагаемого нарушения любой третьей стороной прав на товарные знаки на территории, а также при наличии других обстоятельств, наносящих ущерб правам владения НВ и, как следствие его репутации, которые будут расценены лицензиатом как таковые, последний обязуется немедленно уведомить НВ и предпринять за счёт НВ или совместно с НВ действия, направленные на устранение указанных нарушений в соответствии с требованиями НВ. 

Ссылаясь на то, что ответчик без каких-либо правовых оснований (получения согласия правообладателя на ввоз в Российскую Федерацию) осуществил действия по ввозу в Россию пива с размещённым на нём товарным знаком и по размещению товарного знака в ГТД (документации, связанной с введением товара в гражданский оборот) и "впредь сможет несанкционировано ввозить пиво истца", ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" обратилось с иском в арбитражный суд. 

В части 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Согласно статье 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации, если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Суд первой инстанции признал факт нарушения интеллектуальных прав ООО "Объединенные Пивоварни Хейнекен" на использование товарного знака "HEINEKEN" действиями ответчика ООО "Да-Линк" по введению в гражданский оборот товара (пива) и удовлетворил иск. 

Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции, указал, что истец как исключительный лицензиат имеет право предъявить иск о запрете дальнейшего использования товарных знаков и взыскании компенсации к ответчику - ООО "Да-Линк" в соответствии со статьёй 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьёй 1.5. договора. 

При этом суд апелляционной инстанции не согласился с доводом жалобы ответчика о том, что договор, предоставляет истцу исключительную лицензию только на маркировку пива конкретными товарными знаками, в связи с чем, лицензиат (истец) не вправе запретить ответчику импорт пива на территорию России. Данный довод отклонён судом апелляционной инстанции, с указанием на то обстоятельство, что согласно английской версии статьи 1.1. договора, право использования товарных знаков предоставляется лицензиату в полном объёме, а не только для целей маркировки продукции. 

Как указано в части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в мотивировочной части решения должны быть указаны, в частности, законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. 

Суд первой инстанции в обжалуемом решении пришел к выводу о том, что исковое требование о взыскании компенсации за незаконное использование произведений обосновано и подлежит удовлетворению в полном объёме, принимая во внимание неоднократность нарушения ответчиком исключительных прав истца. 

Однако суд кассационной инстанции отмечает, что материалы дела не содержат доказательств того, что истец является правообладателем спорных товарных знаков. 

Суд первой инстанции ссылается в мотивировочной части решения суда на положения статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставляющей правообладателю право требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в случаях нарушения исключительного права на товарный знак. 

Однако в решении суда первой инстанции отсутствует ссылка на положения статьи 1254 Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующие особенности защиты прав лицензиата, в качестве основания для восстановления нарушенного ответчиком субъективного права истца (лицензиата). 

Суд апелляционной инстанции соглашается с указанными выводами. 

Вместе с тем, выводы судов первой и апелляционной инстанций, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, о том, что у истца имеется субъективное право, подлежащее защите, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам. 

В силу положений части 1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. 

По смыслу статей 1.1. и 1.5. договора, содержащихся в пункте 1. Договора "Права на использование Товарных знаков", лицензиат вправе обращаться в суд, в случае любого фактического или предполагаемого нарушения любой третьей стороной прав на товарные знаки, а также при наличии других обстоятельств наносящих ущерб правам владения НВ и, как следствие его репутации. При этом лицензиат обязан немедленно уведомить НВ и предпринять за счёт НВ или совместно с НВ действия, направленные на устранение указанных нарушений в соответствии с требованиями НВ. 

Несмотря на то, что своё право на предъявление иска истец обосновал, в том числе, условиями договора от 04.02.2003, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что данных правомочий недостаточно для признания за истцом права на обращение в суд от своего собственного имени с настоящим иском. 

Поскольку истцу по данному договору не передавалось право использования товарного знака, он не может быть признан надлежащим истцом по заявленным требованиям ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите. 

Данные выводы суда кассационной инстанции согласуются с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 N 13537/12 по делу N А32-26605/2011.

При таких обстоятельствах обжалуемые решение и постановление судов первой и апелляционной инстанции, подлежат отмене полностью, при этом суд кассационной инстанции считает необходимым, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт о полном отказе в удовлетворении исковых требований. 

Однако правообладатель вправе обратиться в суд с самостоятельным иском о защите своего нарушенного права в установленном законом порядке. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за подачу кассационной жалобы составляет 2000 рублей. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 10.04.2012 по делу N А40-95929/2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2012 по тому же делу отменить. 

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Объединенные Пивоварни Хейнекен" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Да-Линк" расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы в размере 2000 рублей.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова