Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2013 г. N С01-152/2013 по делу N А56-71617/2012 Суд отменил принятые по делу судебные акты в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и направил дело в этой части на новое рассмотрение в суд, поскольку размер подлежащей взысканию компенсации судом был определен без учета характера допущенного нарушения и срока незаконного использования товарного знака

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 ноября 2013 г. N С01-152/2013 по делу N А56-71617/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 05.11.2013

Полный текст постановления изготовлен 11.11.2013

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Уколова С.М.,

судей Васильевой Т.В., Голофаева В.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фуд-арт"

на решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.04.2013 по делу N А56-71617/2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2013 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Фуд-арт" (наб. Академика Туполева, д. 15, к. 24, Москва, 105005, ОГРН 1057748015489) к обществу с ограниченной ответственностью ООО "Лейбл" (Литейный пр., д. 24, лит. А, пом. 35-Н, Санкт-Петербург, 191028, ОГРН 1107847302199)

с участием третьих лиц: Комкин Виталий Борисович (г. Москва)

о пресечении нарушения прав на товарный знак и взыскание компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Прохорова Н.В. по доверенности от 16.05.2013 г.

от ответчика: не явились, надлежаще уведомлены,

от третьего лица: не явился, надлежаще уведомлен, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Фуд-арт" (далее - ООО "Фуд-арт", истец) обратилось в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Лейбл" (далее - ООО "Лейбл", ответчик) о пресечении нарушения прав на товарный знак и взыскании компенсации в размере 500 000 руб. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Комкин Виталий Борисович. 

Решением суда первой инстанции от 29.04.2013 прекращено производство по делу в связи с отказом от иска в части запрета ответчику использовать сходное с товарным знаком истца до степени смешения обозначение в своей деятельности. Требование о взыскании компенсации удовлетворено частично в размере 10 000 руб. с отнесением на ответчика расходов на оплату услуг представителя в сумме 15 000 руб. и по уплате государственной пошлины 13000 руб. В удовлетворении остальной части требований отказано. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2013 решение суда от 29.04.2013 оставлено без изменения. 

В кассационной жалобе ООО "Фуд-арт" просит указанные судебные акты в части размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, а также размера судебных издержек в виде расходов на оплату услуг представителя и расходов по обеспечению доказательств отменить, и направить дело на новое рассмотрение. При этом истец ссылается на то, что размер компенсации определен судом без учета обстоятельств нарушения его прав и сложившейся судебной практики, судебные издержки взысканы без учета положений Информационного письма ВАС РФ от 05.12.2007 N 121.

Отзыва на кассационную жалобу ответчик не представил, в судебное заседание не явился. 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, отзыва на кассационную жалобу не представило. 

Согласно статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителя истца, суд кассационной инстанции считает необходимым решение и постановление в обжалуемой части отменить и направить дело на новое рассмотрение в связи со следующим. 

При рассмотрении спора судами установлено, что истец является правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак "ШИША" по 41-му и 43-му классам МКТУ, что подтверждается свидетельством N 337120 с приоритетом от 02.05.2006. 

Истцом был выявлен факт незаконного использования товарного знака "ШИША" ответчиком, а именно: ответчик являлся владельцем кальян-бара "ШИША", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 24, наименование которого сходно до степени смешения с товарным знаком "ШИША". Ответчику также принадлежит сайт www.shisha.spb.ru, на котором находится информация о кальян-баре "ШИША". При этом истец не предоставлял ответчику разрешения на использование своего товарного знака.

Полагая, что использование ответчиком сходного с товарным знаком истца до степени смешения обозначения в своей деятельности, в том числе, в доменном имени в сети Интернет нарушает исключительные права ООО "Фуд-арт" на объекты интеллектуальной собственности, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

Как указано в пункте 2 названной статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

Таким образом, использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения, при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации, без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак. 

Судами установлено, что ООО "Лейбл" является арендатором нежилого помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 24 (договор аренды от 01.07.2011 N 3, л.д. 26-30). При этом указанное помещение передано ответчику для организации кафе-бара "Шиша" (пункт 1.5, 3.3.1 договора аренды, пункт 1 акта-приема передачи от 01.07.2011, л.д. 30). В ходе проведенного осмотра нотариусом Шеляковой Л.А. 14.08.2012 установлено наличие вывески "ШИША" над входом в кальян-бар, принадлежащий ответчику (протокол осмотра с фотографиями, л.д. 42-49). Согласно письму ООО "Лейбл" демонтаж вывески был произведен только 18.04.2013 (л.д. 80). Разрешения на использование товарного знака "ШИША" (свидетельство N 337120) истец ответчику не предоставлял.

Таким образом, из материалов дела усматривается и судами установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на средства индивидуализации: использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. 

В то же время, решая вопрос о применении мер ответственности за нарушение исключительного права, суд первой инстанции сослался на статью 1301 ГК РФ, не подлежащую применению в данном деле. Вопросы ответственности за незаконное использование товарного знака урегулированы в статье 1515 ГК РФ. 

Принимая определение о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Комкина В.Б., суд первой инстанции исходил из доводов ответчика, о том, что Комкин В.Б. является собственником помещения, на котором размещена спорная вывеска. Однако доказательств того, что Комкин В.Б. является собственником помещения, в материалы дела не представлено, предложения представить такие доказательства ответчиком или третьим лицом суд не делал. 

В то же время в отзывах ответчика и третьего лица содержались доводы о том, что вывеска "Шиша" на помещении по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 24, лит. А, 35 является собственностью ООО "Шиша". Приводя в решении эти доводы, суд первой инстанции не привлек данное лицо к участию в деле. Из представленной в материалы дела выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 17.04.2013 следует, что ООО "Шиша" зарегистрировано по юридическому адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 24, 35 (л.д. 83). 

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции сослался, в том числе на то, что демонтаж вывески был произведен ответчиком 14.08.2012. Данный вывод не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам - письму ответчика от 18.04.2013 (л.д. 80) о том, что вывеска демонтирована 18.04.2013 г.

Ссылаясь на статью 1252 ГК РФ, суд первой инстанции определил сумму компенсации в 10 000 руб., то есть в минимальном предусмотренном законом размере. В то же время в решении констатируется, что вывеска "ШИША" более двух лет была расположена над входом в кафе арендованного ответчиком помещения. 

Суд кассационной инстанции полагает, что уменьшение размера взыскиваемой компенсации произведено судом первой инстанции без учета положений пункта 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Данным пунктом разъяснялось, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Суд кассационной инстанции полагает, что размер компенсации определен судом первой инстанции вне зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела и не отвечает требованиям разумности и справедливости (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ). Ответчик более двух лет вел предпринимательскую деятельность (кальян-бар) на одной из центральных улиц Санкт-Петербурга с использованием вывесок, доменного имени, сходных до степени смешения с товарным знаком истца.

Такие действия нарушителя не могут и не должны наказываться в минимальном размере. 

При этом следует учитывать, что истцом не заявлены требования о взыскании компенсации в максимальном размере, предусмотренном подпунктом пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

Кроме того, судом первой инстанции допущены нарушения положений закона о распределении судебных расходов. Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции отнес на ответчика расходы истца по уплате государственной пошлины в полном размере, не обосновав каким-либо образом такое распределение. 

Решение от 29.04.2013 не содержит выводов по заявлению истца о взыскании с ответчика расходов по обеспечению доказательств в сумме 17 300 руб. 

Суд апелляционной инстанции, отклоняя доводы истца в апелляционной жалобе, сослался на то, что истцом не представлены надлежащие доказательства, подтверждающие факт несения этих расходов (представлены ксерокопии протоколов осмотра вещественных доказательств с отметкой нотариуса о взыскании 3100 руб. и 14200 руб.). 

В то же время согласно части 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Представленные в дело протокол осмотра письменных доказательств от 22.08.2012 и протокол осмотра вещественных доказательств от 14.08.2012 (л.д. 39-50) заверены подписью генерального директора истца Андреева В.Г. и печатью общества. Данные документы приняты судами в качестве доказательств, подтверждающих нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак. Предложения представить дополнительные доказательства несения судебных издержек (или представить подлинники протоколов) суд истцу не делал. Учитывая изложенное, суды неправомерно лишили истца возмещения данных судебных издержек (или их части). 

В силу части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Оспариваемые судебные акты не отвечают данным требованиям. Принципиальные ошибки суда первой инстанции не были исправлены судом апелляционной инстанции. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат отмене в обжалуемой части и направлению дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

При новом рассмотрении дела арбитражному суду необходимо учесть вышеназванные обстоятельства, дать оценку фактическим обстоятельствам дела, имеющим существенное значение для правильного разрешения спора, в их совокупности, рассмотреть вопрос об участии в деле и процессуальном положении ООО "Шиша", определить степень вины нарушителя (нарушителей) прав, определить размер взыскиваемой компенсации с учетом норм закона и разъяснений высших судов и в соответствии с этим решить вопрос о распределении судебных издержек. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.04.2013 по делу N А56-71617/2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2013 по тому же делу в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак и распределения судебных расходов отменить и направить дело в этой части на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Постановление вступает в законную силу с момента принятия.

Председательствующий

С.М. Уколов

Судья

Т.В. Васильева

Судья

В.В. Голофаев