Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2014 г. по делу N СИП-253/2013 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительными патентов на полезные модели, поскольку трудовой договор с ответчиком, устанавливающий в письменной форме его конкретные должностные обязанности по разработке спорных полезных моделей, заключен не был, доказательств того, что истец для создания оспариваемых полезных моделей привлекал ответчика как исполнителя на основании гражданско-правовой сделки, суду не представлено (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 февраля 2014 г. по делу N СИП-253/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 января 2014 г.

Полный текст решения изготовлен 5 февраля 2014 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 июня 2014 г. N С01-373/2014 по делу N СИП-253/2013 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Панфиловой С.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление открытого акционерного общества "Специальное конструкторское бюро "Турбина" (пр. Ленина, д. 2Б, г. Челябинск, 454007, ОГРН 1037403769413) к Березиной Тамаре Ивановне (г. Челябинск) о признании недействительными патентов N 89632, N 96187 и N 19397 на полезную модель, при участии третьих лиц: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Березина Игоря Викторовича (г. Челябинск),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Зубаирова Ю.С., представитель по доверенности от 18.09.2012 б/н, Левина Е.Б. представитель по доверенности от 10.12.2013 б/н, Шабанова И.А., представитель по доверенности от 12.11.2013 б/н, Озолина И.Г., представитель по доверенности от 21.11.2013 б/н,

от ответчиков:

от Березиной Т.И.: Березина Т.И. (паспорт), Пономарев А.В., представитель по доверенности от 22.11.2013 б/н,

от третьего лица:

от Роспатента: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от Березина И.В.: Пономарев А.В., представитель по доверенности от 22.11.2013 б/н, установил:

открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Турбина" (далее - ОАО "СКБ "Турбина") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Березиной Тамаре Ивановне (далее - Березиной Т.И.) со следующими требованиями:

- признать недействительным патент Российской Федерации N 89632 на полезную модель "Воздухоочиститель", зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.12.2009 в части указания патентообладателя Березиной Т.И.;

- признать ОАО "СКБ "Турбина" патентообладателем полезной модели "Воздухоочиститель" по патенту Российской Федерации N 89632, зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 10.12.2009;

- признать недействительным патент Российской Федерации N 96187 на полезную модель "Воздухоочиститель", зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.07.2010 в части указания патентообладателя Березиной Т.И.;

- признать ОАО "СКБ "Турбина" патентообладателем полезной модели "Воздухоочиститель" по патенту Российской Федерации N 96187, зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.07.2010;

- признать недействительным патент Российской Федерации N 119397 на полезную модель "Воздухоочиститель", зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.08.2012 в части указания патентообладателя Березиной Т.И.;

- признать ОАО "СКБ "Турбина" патентообладателем полезной модели "Воздухоочиститель" по патенту Российской Федерации N 119397, зарегистрированному в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20.08.2012;

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.01.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Березин Игорь Викторович (далее - Березин И.В.).

В судебном заседании представитель ОАО "СКБ "Турбина" поддержал заявленные требования в полном объеме.

Представитель Березиной Т.И. против удовлетворения заявленного требования возражал по доводам, изложенным в отзыве и дополнениях к отзыву на исковое заявление.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности надлежащим образом извещенная о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru, своего представителя в суд не направила. Дело рассмотрено в порядке статьями 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, 10.12.2009, 20.07.2010 и 20.08.2012 Федеральной службой по патентам и товарным знакам выданы патенты Российской Федерации на полезные модели "Воздухоочиститель" N 89632, 96187 и 119397, соответственно. В качестве патентообладателя поименованных полезных моделей указана Березина Т.И., в качестве авторов - Березина Т.И. и Березин И.В.

Полагая, что указанные полезные модели "Воздухоочиститель" являются служебными, поскольку созданы его работником Березиной Т.И. в связи с выполнением трудовых обязанностей, ОАО "СКБ "Турбина", обратилось в суд с настоящими требованиями.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их удовлетворения в силу нижеследующего.

Согласно статье 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

В соответствии со статьей 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Статьей 1354 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Для толкования формул изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 1358 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1370 ГК РФ изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору). Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункты 2, 3 статьи 1370 ГК РФ).

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с названным Кодексом.

В обоснование заявленных требований ОАО "СКБ "Турбина" ссылалось на то, что в период с 01.07.1970 по 07.02.2012 ответчица занимала должность инженера-конструктора 1 категории и являлась ведущим разработчиком воздухоочистителей, в подтверждении чего представлены приказ от 07.02.2012 об увольнении Березиной Т.И. по собственному желанию (пункт 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) с должности инженера-конструктора 1 категории отела N 68 с 07.02.2012; должностная инструкция от 15.03.2007 N 11 инженера-конструктора 1 категории, акт от 20.04.2007 об отказе подписания уведомления от 09.04.2007 N 52-45; личная карточка УП СКБ "Турбина" с датой составления 16.01.2001 на Березину Т.И.

В подтверждение факта создания служебных моделей ОАО "СКБ "Турбина" указало на то, что названные обстоятельства подтверждаются должностными инструкциями, отчетами о выполненных работах Березиной Т. И., планами работ отдела N 68.

Также истец указал, что полезные модели, защищенные патентами Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 119397, были созданы Березиной Т. И. в связи с исполнением своих непосредственных трудовых обязанностей, поскольку, выполняя свои трудовые обязанности конструктора ОАО СКБ "Турбина", Березина Т.А. принимала участие в процессе разработки технических решений, отраженных на сборочных чертежах АПК40Т.27.27.220СБ, АПК40Т.27.27.200СБ, ГТА18М1.27.27.080СБ, факт использования которых следует из чертежей, приведённых в патентах Российской Федерации N N 89632, 96187, 119397, а также подтверждается непосредственным участием Березиной Т.И. в разработке чертежа ГТА18М1.27.27.080СБ в котором ответчик указан в качестве разработчика, что подтверждается ее подписью на нем, а также планами работы по месяцам с декабря 2008 года по декабрь 2010 года конструктора ОАО СКБ "Турбина" Березиной Т.И., выполненными рукописным текстом лично Березиной Т. И. и подписанными ею собственноручно и заместителем начальника основного конструкторского бюро Манько В.Г. В указанных планах работы отражено непосредственное участие Березиной Т.И. в работе над конструкцией воздухоочистителей (сборочные чертежи АПК40Т.27.27.220СБ, АПК40Т.27.27.200СБ, ГТА18М1.27.27.080СБ).

ОАО "СКБ "Турбина" был проведен сопоставительный анализ технических решений по патентам и технических решений в соответствии с чертежами АПК40Т.27.27.220СБ, АПК40Т.27.27.200СБ, ГТА18М1.27.27.080СБ, который позволяет сделать вывод, что патентами на полезные модели защищены решения, тождественные представленным на чертежах ОАО СКБ "Турбина". По мнению заявителя, данный факт говорит о том, что работа над указанными техническими решениями велась группой авторов, в том числе и Березиной Т.И., являющихся сотрудниками ОАО СКБ "Турбина".

Также заявитель полагает, сам факт указания в планах работ на осуществление Березиной Т.И. авторского надзора за изготовлением воздухоочистителей, подтверждает, что основным направлением работы конструктора Березиной Т.И. являлась работа над усовершенствованием конструкции воздухоочистителей различных модификаций.

Факт создания полезных моделей, защищенных оспариваемыми патентами в связи с выполнением своих трудовых обязанностей Березиной Т.И. также, по мнению истца, подтверждается тем, что одним из основных видов деятельности ОАО "СКБ "Турбина" является разработка и выпуск энергоагрегатов (в число которых входят различные двигатели), что подтверждается выпиской из приказа Министра оборонной промышленности СССР N 308сс от 20.06.1985.

При этом ОАО "СКБ "Турбина" указало на то, что при создании полезных моделей Березина Т.И. в значительной мере использовала ресурсы истца, а именно: авторы пользовались технической литературой, находящейся в библиотеке бюро, воздухоочистители, ранее используемые истцом, послужили базой для полезных моделей, защищённых оспариваемыми патентами, использовалась конструкторская документация прототипов, испытания воздухоочистителей, в целях проверки их промышленной применимости проводились в ОАО "СКБ "Турбина". Кроме того, истец указал на то, что ОАО "СКБ "Турбина" является единственным изготовителем воздухоочистителей, защищенными оспариваемыми патентами, которые поставляются в составе изделий, изготавливаемых только ОАО "СКБ "Турбина".

Исходя из распределения бремени доказывая обстоятельств, подтверждающих факт создания служебной модели, и, руководствуясь нормами статьи 1370 ГК РФ и частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что ОАО "СКБ "Турбина" не доказан факт создания Березиной Т.И. полезных моделей по патентам Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 119397 в порядке исполнения должностных обязанностей либо конкретного задания работодателя в виду нижеследующего.

Из оспариваемых патентов следует, что авторами являются Березина Т.И. и Березин И.В., авторство которых не оспаривалось в судебном заседании.

Березин И.В. не является и не являлся сотрудником ОАО "СКБ Турбина", что и не отрицается последним.

При рассмотрении настоящего спора по существу истец как работодатель обязан доказать, что полезная модель была создана его работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Как следует из материалов дела, и не опровергается истцом, трудовой договор с Березиной Т.И. в письменной форме устанавливающий конкретные ее должностные обязанности по разработке полезных моделей воздухоочистителей заключен не был. Представленные в материалы дела трудовой договор от 01.01.2005 с дополнительными соглашениями к нему (л.д. 69-73 т. 4), должностная инструкция инженера-конструктора 1 категории ОАО "СКБ "Турбина" содержат общий перечень обязанностей лиц, занимающих указанную в них должность (л.д. 48-51 т. 1).

Исходя из буквального толкования содержания названной должностной инструкции, не следует, что в должностные обязанности инженера-конструктора 1 категории ОАО "СКБ "Турбина" входит разработка полезных моделей воздухоочистителей либо осуществление работ по усовершенствованию конструкции воздухоочистителей различных модификаций, используемых ОАО "СКБ "Турбина".

Доказательств того, что Березина Т.И. при разработке полезных моделей, впоследствии получивших правовую охрану по оспариваемым патентам Российской Федерации, исполняла конкретное задание работодателя - ОАО "СКБ "Турбина", в материалах дела не имеется и суду не представлено, а равно как и создание какой- либо рабочей группы по усовершенствованию конструкций воздухоочистителей различных модификаций, в которую была включена Березина Т.И. как исполнитель.

Также не представлено суду и доказательств того, что ОАО "СКБ "Турбина" для создания оспариваемых полезных моделей по патентам Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 119397 был привлечен Березин И.В. как исполнитель на основании гражданско-правовой сделки.

В то время как в силу статьи 1370 ГК РФ исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

В то же время при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Из буквального толкования вышеназванной нормы закона следует, что право работодателя на получение патента на служебный объект интеллектуальной собственности ограничено четырехмесячным сроком, исчисляемым с даты уведомления работодателя о получении результата, который потенциально может быть признан изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

В течение указанного срока работодатель должен совершить одно из следующих действий: подать заявку на выдачу патента в Роспатент; передать право на получение патента другому лицу; сообщить автору о сохранении информации о соответствующем результате в тайне.

При несовершении одного из указанных действий право на получение патента переходит автору.

Между тем, истцом не представлено каких-либо доказательств того, что Березина Т.И. уведомила ОАО "СКБ "Турбина" как работодателя о создании полезной модели, изобретения как служебного, то есть в рамках исполнения должностных обязанностей.

Также в материалы дела не представлено доказательств передачи результата работ, выполненных Березиной Т.И. в порядке исполнения должностных обязанностей, которые потенциально могут быть признаны изобретением, полезной моделью или промышленным образцом.

В представленных планах работ Березиной Т.И. в период с 2008 года по 2012 год, подписанных ею лично, и в планах работы отдела N 68 отсутствуют указания на факт исполнения работ Березиной Т.И. по созданию полезных моделей, которые в последствии получили правовую охрану согласно оспариваемым патентам Российской Федерации, в связи с исполнением ответчиком должностных обязанностей либо конкретного задания работодателя.

Не может служить надлежащим доказательством создания полезных моделей по оспариваемым патентам Российской Федерации как служебных факт создания чертежей АПК40Т.27.27.220СБ, АПК40Т.27.27.200СБ, ГТА18М1.27.27.080СБ, а также представление истцом Технического задания N 280301 от 2001 года, технического задания с дополнениями, утвержденными в 1994 году, технических условий "Агрегата питания и кондиционирования АП18ДМ.00.00.000ТУ-ЛУ", утвержденных в 2008 году, технических условий "Агрегата питания и кондиционирования АПК40Т-М, утвержденных в 2004 году, технических условий "Агрегата питания АП18Е1Ж, утвержденных в 2006 году (л.д. 7-72 т. 3), поскольку в них не имеется каких либо ссылок на их разработку в рамках конкретного поручения работодателя по созданию полезных моделей, которые впоследствии получили правовую охрану по оспариваемым патентам.

Кроме того, истец не смог конкретизировать, какие конкретно указанные доказательства подтверждают факт наличия технического решения, тождественного тому которое получило правовую охрану в результате действий Березиной Т.И. по получению оспариваемых патентов.

Также подлежат отклонению доводы истца о том, что Березина Т.И. получала соответствующие дополнительное денежное вознаграждение за ведение патентной работы в ОАО "СКБ "Турбина", поскольку ведение патентной работы подразумевает под собой совершение соответствующих действий по сохранению правой охраны действующих патентов, свидетельств о государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, а также совершение юридически значимых действий по государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданные работниками ОАО "СКБ "Турбина" при исполнении своих должностных обязанностей либо конкретных поручений работодателя.

Возражая против предъявленных требований, Березина Т.И. и Березин И.В. ссылались на тот факт, что они являются авторами и патентообладателями патента Российской Федерации на изобретение N 2319855, опубликованного 20.03.2008, а Березина Т.И. соавтором и сопатентообладателем патента Российской Федерации N 20428857, опубликованного 27.08.1995, которые были включены в уровень техники на полезную модель по патентам Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 119397.

Создание полезных моделей по оспариваемым патентам выполнялось Березиной Т.И. и Березиным И.В. в целях усовершенствования технических решений, приведенных в патенте Российской Федерации N 20428857, опубликованного 27.08.1995, и патенте Российской Федерации на изобретение N 2319855, опубликованного 20.03.2008.

Доказательств опровергающих вышеуказанные возражения авторов ОАО "СКБ "Турбина" не приведено.

Доказательств того, что в связи с созданием полезных моделей по патентам Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 119397 в ОАО "СКБ "Турбина" проводились испытания воздухоочистителей, в целях проверки их промышленной применимости, также не представлено суду.

При таких обстоятельствах у суда отсутствуют правовые основания для признания ОАО "СКБ "Турбина" патентообладателем служебных полезных моделей по патентам Российской Федерации N 89632, N 96187 и N 119397

На основании изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленного требования.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Р.В. Силаев