Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2014 г. по делу N СИП-159/2013 Суд признал недействительным решение Роспатента, поскольку при разрешении дела Роспатент не представил суду убедительных и бесспорных доказательств в обоснование правомерности оспариваемого по делу ненормативного правового акта, а также ссылки Роспатента на установление определённой практики регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты судом во внимание, поскольку каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 июня 2014 г. по делу N СИП-159/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 июня 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июня 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Подкорытовым Н.С., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению открытого акционерного общества "Русский Холодъ" (ул. Бехтерева. д. 2. каб. 15, г. Барнаул, 656011, ОГРН 1052201878112)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.07.2013 N 2010718382 (464885), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - Леженина Игоря Алексеевича (Воронежская область),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Курченко Е.Н., по доверенности от 10.02.2014;

от заинтересованного лица - Слепенков А.С., по доверенности от 03.10.2013 N 01/25-604/41;

от третьего лица: не явился, извещён.

Установил:

открытое акционерное общество "Русский Холодъ" (далее - заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 03.07.2013 N 2010718382 (464885). 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечён Леженин Игорь Алексеевич (далее - Леженин И.А.). 

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2013 заявленное требование оставлено без удовлетворения. 

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2014 обжалуемое решение отменено, дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, при этом кассационная инстанция указала, что при новом рассмотрении дела суду необходимо установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе установить, имеется ли опасность смешения противопоставляемых товарных знаков потребителями, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями. 

В судебном заседании представитель общества поддержал заявленные требования в полном объёме, указав что, по его мнению, противопоставляемые товарные знаки имеют сходство до степени смешения, а Роспатентом не были учтены положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), а также не приняты во внимание правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делам со схожими фактическими обстоятельствами. 

Также заявитель ссылается на известность российскому потребителю производимой им продукции, что усиливает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. 

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по мотивам, указанным в ранее представленном отзыве. 

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего лица. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, выполнив указания суда кассационной инстанции, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьёй 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование правомерно и подлежит удовлетворению в силу нижеследующего. 

Как следует из материалов дела, товарный знак со словесным обозначением "ЛАКОМА ЗАБАВА" по свидетельству Российской Федерации N 464885 был зарегистрирован 21.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании заявки N 2010718382 с приоритетом от 07.06.2010 на имя Леженина И.А. в отношении части товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (далее - МКТУ): йогурт замороженный; лёд пищевой; мороженое; мороженое фруктовое; торты-мороженое. 

Вместе с тем 08.02.2013 в Роспатент поступило возражение общества против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что существует опасность смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 464885 и товарных знаков, принадлежащих заявителю, с более ранним приоритетом: "ЗАБАВА" по свидетельству Российской Федерации N 306541 в отношении товаров 30 класса МКТУ "мороженое; пищевой лёд" с приоритетом от 17.09.1993; "ЛАКОМКА" по свидетельству Российской Федерации N 228893 в отношении товара 30 класса МКТУ "мороженое" с приоритетом от 23.11.2001. 

По результатам рассмотрения указанного возражения 03.07.2013 Роспатентом принято решение N 2010718382 (464885) об отказе в его удовлетворении и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 464885 полностью. 

Полагая, что указанное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, общество обратилось в суд с настоящим заявлением. 

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Срок на обращение в суд заявителем соблюдён.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218. 

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров. 

С учётом даты приоритета (07.06.2010) заявки N 2010718382 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), Правила. 

Оспариваемый ненормативный правовой акт мотивирован тем, что Роспатент, применив методику сравнения обозначений, изложенную в пунктах 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил, пришёл к выводу об отсутствии сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, поскольку они не имеют фонетического сходства, производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено наличием в оспариваемом обозначении двух словесных элементов, расположенных друг под другом. 

Касательно семантического сходства, при принятии оспариваемого решения Роспатент принимал во внимание имеющуюся практику экспертизы, согласно которой существует ряд регистраций товарных знаков со словесным элементом "ЗАБАВА" на имя разных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а именно, товарные знаки "ДЕТСКАЯ ЗАБАВА" (свидетельство Российской Федерации N 442133 с приоритетом от 05.02.2010), "ОХОТНИЧЬЯ ЗАБАВА" (свидетельство Российской Федерации N 286795 с приоритетом от 16.06.2004), "РУССКАЯ ЗАБАВА" (свидетельство Российской Федерации N 171955 с приоритетом от 25.07.1997), "ЛЕСНАЯ ЗАБАВА" (свидетельство Российской Федерации N 253850 с приоритетом от 28.03.2002), "ЗАБАВА ПУТЯТИЧНА" (свидетельство N349221 с приоритетом от 22.12.2006), "БОГАТЫРСКАЯ ЗАБАВА" (свидетельство N176883 с приоритетом от 25.07.1997), отметив ослабление различительной способности словесного элемента "ЗАБАВА", в силу чего пришёл к выводу о возможности предоставления правовой охраны обозначению "ЛАКОМА ЗАБАВА". 

Вместе с тем приведённые Роспатентом доводы нельзя признать обоснованными в силу следующего. 

В соответствии со статьёй 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. 

При этом важным является то обстоятельство, что согласно закону не любое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Так статьёй 1483 ГК РФ предусмотрены абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака. 

В качестве материально-правовых оснований для подачи возражений от 08.02.2013, а равно для оспаривания решения Роспатента, вынесенного по итогам их рассмотрения, общество указывает на несоответствие обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3, а также подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. 

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя. 

Оспариваемый товарный знак "ЛАКОМА ЗАБАВА" по свидетельству Российской Федерации N 464885 и противопоставленные ему товарные знаки являются словесными, выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. 

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учётом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утверждённого Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, отмечено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешён судом с позиции рядового потребителя. 

При этом в соответствии с правовой позицией, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06, угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ товарного знака "ЛАКОМА ЗАБАВА" по свидетельству Российской Федерации N 464885 и противопоставленных товарных знаков заявителя, учитывая документы, представленные в материалы административного дела, а также правовые позиции, выработанные Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 01.03.2011 N 14503/10 по вопросу об однородности товаров, суд приходит к выводу об их сходстве до степени смешения. 

В решении Роспатента от 03.07.2013 N 2010718382 (464885) установлено и участниками процесса не оспаривается, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные товарные знаки, либо являются идентичными ("мороженое; пищевой лед"), либо соотносятся как вид/род ("йогурт замороженный; мороженое фруктовое; торты мороженое" и "мороженое"), что обуславливает вывод об их однородности. 

Так в рассматриваемом случае имеется полное вхождение словесного элемента противопоставленного товарного знака "ЗАБАВА" в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(а) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом. 

В пунктах 4.2.4.1, 4.2.1.3 Методических рекомендаций установлено, что при экспертизе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом, при этом в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. 

При фонетическом анализе слова "ЛАКОМА" обозначения "ЛАКОМА ЗАБАВА" и товарного знака заявителя "ЛАКОМКА" суд установил признаки звукового сходства: гласные звуки сравниваемых словесных обозначений совпадает полностью, согласные отличаются на одну букву "к". Также имеется графическое сходство обозначений, так как они выполнены кириллицей, жирным шрифтом буквами одного кегля чёрного цвета. При этом несовпадение количества слов, букв и звуков в противопоставленных обозначениях подтверждает лишь отсутствие тождества между обозначениями, а не отсутствие сходства. 

Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. 

Из изложенного следует, что Роспатентом осуществлена регистрация сходного до степени смешения товарного знака для однородных товаров. Суд первой инстанции, проведя анализ товарного знака третьего лица на сходство применительно к конкретному товару, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, а не к абстрактным лексическим единицам русского языка, усматривает и наличие смыслового сходства. 

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам признает обоснованными содержащиеся в заявлении общества доводы о неправильном применении административным органом норм, регламентирующих порядок установления сходства и тождества товарных знаков, в силу чего приходит к выводу о несоответствии его положениям статьи 1483 ГК РФ. 

При этом ссылки Роспатента на установление в данной сфере определённой практики регистрации аналогичных товарных знаков не могут быть приняты судом во внимание, поскольку каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно. 

Данный вывод суда согласуется с правовой позицией, указанной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8215/06 от 08.11.2006 по делу N А40-21077/05. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий. 

При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо. 

Вместе с тем Роспатент убедительных и бесспорных доказательств в обоснование правомерности оспариваемого по делу ненормативного правового акта суду не представил. 

Таким образом, судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом в нарушение требований действующего законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным подлежит удовлетворению. 

Как разъяснено в пункте 53 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть путём внесения изменений в сведения, содержащиеся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, исключения сведений о регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 464885. 

Согласно пункту 5 статьи 1513 ГК РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются. 

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его пользу, а также освобождение государственных органов, органов местного самоуправления от возмещения судебных расходов. 

В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу государственного органа (органа местного самоуправления), расходы заявителя по уплате государственной пошлины при подаче иска и кассационной жалобе подлежат возмещению этим органом в составе судебных расходов. 

Таким образом, в связи с удовлетворением заявленных требований в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежит взысканию с Роспатента в пользу заявителя.

В силу подпунктов 3 и 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина за подачу кассационной жалобы на решения суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов составляет 50 процентов от размера государственной пошлины, уплачиваемой за рассмотрение такого требования, то есть уплачивается в размере 1 000 рублей, тогда как заявителем уплачена государственная пошлина в размере 2 000 рублей. 

Исходя из этого и на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, излишне уплаченная заявителем государственная пошлина за подачу кассационной жалобы подлежит возврату из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования открытого акционерного общества "Русский холодъ" удовлетворить. 

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.07.2013 N2010718382 (464885) как несоответствующее статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 464885. 

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу открытого акционерного общества "Русский холодъ" 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. 

Возвратить открытому акционерному обществу "Русский холодъ" из федерального бюджета 1 000 (Одну тысячу) рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

А.А. Снегур