Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 сентября 2014 г. по делу N СИП-627/2014 Суд частично удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истцом представлены доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении некоторых товаров и услуг, в то время как ответчиком использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с исковым заявлением, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых непосредственно зарегистрирован товарный знак, доказано только в отношении одного товара

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 сентября 2014 г. по делу N СИП-627/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 сентября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 11 сентября 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 декабря 2014 г. N С01-1214/2014 по делу N СИП-627/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Солодченко Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление компании FROMAGERIES BEL, S.A. / ФРОМАЖЕРИ БЕЛЬ, С.А. (16 boulevard Malesherbes, F-75008, Paris, France)

к открытому акционерному обществу "Останкинский молочный комбинат" (ул. Руставели, д. 14, Москва, 127254, ОГРН 1027739359977),

с участием третьего лица: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "Веселая коровка" по свидетельству Российской Федерации N 226510 в отношении части товаров и услуг 03, 05, 09, 16, 20, 29, 32, 35, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Петровская Е.В. на основании доверенности от 24.01.2013;

от ответчика - Карасик И.М. на основании доверенности N 24/13 от 11.11.2013;

третье лицо надлежаще извещено, своего представителя в судебное заседание не направило, установил:

компания FROMAGERIES BEL, S.A. / ФРОМАЖЕРИ БЕЛЬ, С.А. (далее - Компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Останкинский молочный комбинат" (далее - Общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "Веселая коровка" по свидетельству Российской Федерации N 226510 в отношении товаров и услуг 03 (препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты), 05 (продукты детского и диетического питания, витаминизированные), 09 (одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня), 16 (упаковки для бутылок картонные или бумажные; упаковочная бумага), 20 (ящики пластмассовые; ящики с перегородками для бутылок), 29 (молоко; молочные продукты; масла и жиры пищевые; сыворотка молочная сгущенная с сахаром; молоко сгущенное с сахаром; сыры; фрукты засахаренные; фрукты консервированные; фрукты замороженные; йогурт; сыворотка молочная; масло сливочное; маргарин; крем сливочный; масла растительные пищевые), 32 (безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки; сок томатный [напиток]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые с мякотью [нектары] [безалкогольные]; напитки на основе молочной сыворотки), 35 (реклама), 39 (упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах), 42 (реализация товаров) классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 19.03.2013 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.10.2013 по делу N А40-10019/2013 исковые требования удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знак "Веселая коровка" по свидетельству Российской Федерации N 226510 в отношении товаров и услуг 03 (препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты); 09 (одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня); 16 (упаковки для бутылок картонные или бумажные; упаковочная бумага); 20 (ящики пластмассовые, ящики с перегородками для бутылок); 32 (безалкогольные напитки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки; сок томатный [напиток]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые с мякотью [нектары] [безалкогольные]; напитки на основе молочной сыворотки); 39 (хранение товаров; хранение товаров на складах) классов МКТУ. В удовлетворении остальной части отказано. С Общества в пользу Компании взыскано 4 000 рублей в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.02.2014 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований отказано полностью.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2014 судебные акты судов первой и апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При этом суд кассационной инстанции указал на необходимость суду первой инстанции при новом рассмотрении дела исследовать все существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства, в том числе касающиеся вопросов заинтересованности истца и использования ответчиком спорного товарного знака в отношении каждого товара и услуги.

При новом рассмотрении дела представитель истца в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в иске, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме, полагая, что ответчик не подтвердил использование спорного товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 16, 20, 29, 30, 32, 35, 39, 42 классов МКТУ, в отношении которых заявлены исковые требования, в трехлетний период, предшествующий дате подачи искового заявления.

В обоснование предъявленных требований истец ссылается на то, что он является известным французским производителем молочных продуктов, в том числе представленных на рынке под маркой "La vache gui rit" (смеющаяся корова), используемой истцом на протяжении 90 лет. Свою заинтересованность Компания мотивировала тем, что ей принадлежат права на зарегистрированные в нескольких десятках стран мира многочисленные товарные знаки, объединенные общей концепцией "смеющейся/веселой коровы", включающих изображение улыбающейся коровы, либо словесное обозначение с переводом на разные языки мира. Так, в частности, используется вариант перевода "VESELA KRAVA" в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Македонии, Черногории, Сербии, Словении, Словакии, "ВЕСЕЛА КОРIВКА" на Украине, Болгарии, Литве, "ВЕСЕЛАЯ БУРЕНКА" в России, Белоруссии. Товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 41 классов МКТУ. При этом Компания производит как молочные продукты, так и ряд иных товаров - одежда, кухонная утварь, посуда, игрушки, сувениры и другое.

Заявляя о своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, истец указывает, что оспариваемый товарный знак, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 16, 20, 29, 30, 32, 35, 39, 42 МКТУ, пересекается с принадлежащими Компании товарными знаками, также зарегистрированными в отношении указанных классов и однородных товаров и услуг, что свидетельствует о наличии у истца законного интереса в отношении спорного товарного знака. По мнению истца, принадлежность нескольким лицам исключительного права на сходные товарные знаки, зарегистрированные для однородных товаров, противоречит самой природе исключительного права, в связи с чем досрочное прекращение правовой охраны спорного товарного знака является средством разрешения возникшего противоречия. Компания полагает, что наличие спорного товарного знака "Веселая коровка" применительно к товарам, которые уже давно производятся истцом, может привести к смешению сходных товарных знаков и является неблагоприятным фактором, способствующим "размыванию" различительной способности товарного знака Компании.

Кроме того, как полагает истец, несмотря на то, что с даты регистрации спорного товарного знака прошло уже более трех лет, ответчик на протяжении этого срока не использовал его.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором с доводами истца не согласился, считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат. Указывает, что товарный знак используется им на протяжении всего периода с момента его государственной регистрации и по настоящее время. Кроме того, ответчик полагает, что истец не может быть отнесен к лицам, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку производимые истцом и ответчиком товары в силу своих потребительских свойств, особенностей производства и упаковки не являются взаимозаменяемыми для потребителей, поскольку плавленый сыр не может быть сопоставлен с ряженкой. Различия в потребительских свойствах и в упаковке не могут вызвать смешения у потребителя относительно товара, а соответственно такие товары не являются однородными.

Кроме того, в обоснование своих доводов ответчик сослался на то, что товарный знак истца не тождественен и не сходен до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны.

Роспатент направил отзыв на исковое заявление, в котором по существу предъявленных требований пояснений не дает, просит суд рассмотреть спор в отсутствие своего представителя. К отзыву приложена справка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации об актуальном состоянии исключительных прав на спорный товарный знак.

Явившийся в судебное заседание представитель истца заявленные исковые требования поддержал.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Как следует из материалов дела, товарный знак со словесным обозначением "Веселая коровка" с приоритетом от 04.06.2001 зарегистрирован на имя Общества 31.10.2002 за N 226510 для товаров и услуг 03 (препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки, пасты), 05 (продукты детского и диетического питания, витаминизированные), 09 (одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня), 16 (упаковки для бутылок картонные или бумажные; упаковочная бумага), 20 (ящики пластмассовые; ящики с перегородками для бутылок), 29 (молоко; молочные продукты; масла и жиры пищевые; сыворотка молочная сгущенная с сахаром; молоко сгущенное с сахаром; сыры; фрукты засахаренные; фрукты консервированные; фрукты замороженные; йогурт; сыворотка молочная; масло сливочное; маргарин; крем сливочный; масла растительные пищевые), 30 (мороженое; сухари; хлеб; хлебобулочные изделия; горчица; мед; кетчуп (соус); майонез; кондитерские изделия; пирожные; торты), 32 (безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; фруктовые напитки и фруктовые соки; сок томатный (напиток); соки овощные (напитки); соки фруктовые с мякотью (нектары) (безалкогольные); напитки на основе молочной сыворотки), 35 (реклама), 39 (упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах), 42 (реализация товаров) классов МКТУ.

Предъявляя в суд исковые требования, истец ссылается на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также на неиспользование ответчиком этого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец указывает, что он является известным французским производителем молочных продуктов, в том числе представленных на рынке под маркой "La vache gui rit" (смеющаяся корова), используемой истцом на протяжении 90 лет. На территории Российской Федерации на имя истца зарегистрированы следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 15003 со словесным обозначением "La vache gui rit" (29 (молоко, масла и сыры) класс МКТУ);

- комбинированный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 476285 со словесным обозначением "La vache gui rit" и "Веселая Буренка" (29 (яйца, молоко (все виды молочных продуктов), масло, сливки, сыры и сырные продукты, йогурты, молочные протеины, молочная сыворотка и другие молочные продукты, напитки на основе молока) класс МКТУ);

- товарный знак по международной регистрации N 643076 со словесным обозначением "Веселая Буренка" (29 (мясо, рыба, птица, дичь, крепкие мясные бульоны, консервированные, сушеные и жаренные фрукты и овощи, желе, конфитюры, компоты, сыры, яйца, молоко и молочные продукты, пищевые масла и жиры) класс МКТУ);

- графический товарный знак с изображением смеющейся коровы по международной регистрации N 518175 (03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 41 классы МКТУ).

Кроме того, истец является правообладателем в отношении ряда товарных знаков, включающих изображение коровы и словесное обозначение "Веселая коровка" (свидетельство N 192122 в Чешской Республике, свидетельства NN 97815, 24163, 159247 в Украине).

Помимо молочных продуктов истец производит также ряд иных товаров: одежду; кухонную утварь; прихватки для горячей посуды, посуду; игрушку; сувениры и другое. В материалы дела представлен каталог продукции Компании (л.д. 1-9 т. 2), а также ссылки на сайт www.lavacheguirit.com, принадлежащий Компании, и по которому можно сделать покупки, в том числе и непродовольственной продукции, также с территории Российской Федерации (л.д. 56-59 т. 6), что подтверждает осуществление Компанией хозяйственной деятельности в отношении товаров 03, 09, 16, 20 классов МКТУ, выпускаемых под обозначением "Веселая корова".

Кроме того, во Франции существует музей "Дом Веселой Коровы", посвященный истории данного бренда, а также осуществляется производство и продажа широкого ассортимента сувенирной продукции с изображением товарного знака (л.д. 1-28 т. 2), в том числе, пластмассовые контейнеры, кухонные прихватки, тара для молока и другие.

Исследовав при новом рассмотрении материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении и отзыве на него, а также в представленных сторонами письменных пояснениях, выслушав мнение представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению в части в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Норма части 1 статьи 1486 ГК РФ не раскрывает понятие "заинтересованное лицо" и не содержит ограничений по видам и субъектам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Из буквального значения указанной правовой нормы не следует, что заинтересованным лицом является только то лицо, чьи права и законные интересы нарушены существующей регистрацией товарного знака.

К заинтересованным лицам можно отнести правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, услуг, имеющих намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации.

Из представленных в материалы дела доказательств следует, что производимая Компанией продукция, маркируемая товарным знаком истца реализуется как на территории Российской Федерации, так и в других странах (л.д. 1-114 т. 3, л.д. 73-107 т.6, л.д. 1-28 т. 7), а также истец имеет реальное намерение использовать в своей деятельности на территории Российской Федерации обозначение, обладающее признаками сходства со спорным товарным знаком.

Довод ответчика о том, что истца нельзя считать заинтересованным лицом, поскольку им не доказано, что он является правообладателем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака с товарным знаком ответчика не подтверждается имеющимися материалами дела.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленный в пункте 14.4.2.2 (а, б, в).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2(а) Правил звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. 

В соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, цветовая гамма. 

В соответствии с пунктом 14.4.2.2(в) Правил смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в названном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Суд, оценив и сопоставив комбинированный товарный знак истца по свидетельству Российской Федерации N 476285, в котором используются словесное обозначение "La vache gui rit и Веселая буренка" и противопоставленный ему товарный знак "Веселая коровка" по свидетельству Российской Федерации N 226510 ответчика пришел к выводу об их сходстве до степени смешения.

Так, выражения "веселая коровка" и "веселая буренка" имеют близкую семантику, поскольку буренкой обычно называют корову определенной масти. Кроме того, комбинированный товарный знак включает в себя не только словесное обозначение, но и изображение улыбающейся коровы, что с учетом известности товаров истца может восприниматься российскими потребителями как имеющее общее происхождение.

Кроме того, сложившаяся судебная практика исходит из того, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, а также презумпции разумности и добросовестности участников правоотношений (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11).

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13).

При анализе общего зрительного впечатления, производимого оспариваемым и противопоставленными товарными знаками, суд приходит к выводу о наличии опасности смешения этих товарных знаков в глазах потребителей.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13.

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что истцом осуществляется деятельность по производству и реализации товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Одинаковыми являются потребительские свойства товаров, их функциональное назначение, условия реализации, круг потребителей, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Суд полагает, что товары 03, 16, 20, 32 классов МКТУ, зарегистрированные для товарного знака истца по международной регистрации N 518175 однородны товарам, зарегистрированным по оспариваемому товарному знаку ответчика.

Кроме того, суд считает, что производимые и предлагаемые к продаже истцом такие товары как прихватки для горячего и товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и в отношении которых истец просит прекратить его правовую охрану, имеют сходные характеристики, производятся из аналогичных материалов, имеют одинаковые условия реализации, взаимозаменяемы или взаимодополняемы.

При этом исходя из названных критериев однородности, суд приходит к выводу, что товары 29 класса МКТУ, в отношении которых истец просит прекратить правовую охрану товарного знака ответчика (молоко; молочные продукты; масла и жиры пищевые; сыворотка молочная сгущенная с сахаром; молоко сгущенное с сахаром; сыры; фрукты засахаренные; фрукты консервированные; фрукты замороженные; йогурт; сыворотка молочная; масло сливочное; маргарин; крем сливочный; масла растительные пищевые) однородны товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых истец имеет заинтересованность, в том числе таким товарам, как консервированные, сушеные и жаренные фрукты и овощи, сыры, молоко, молочные продукты, пищевые масла и жиры.

При исследовании однородности товаров 03, 09, 16, 20, 29, 32 классов МКТУ, в отношении которых заявлены требования, и услуг 42 класса МКТУ суд также приходит к выводу, что традиционность и условия их использования, функциональное назначение, общий для них круг потребителей свидетельствуют об однородности названных товаров и услуг.

Кроме того, сложившееся в обществе представление о взаимодополняемости сравниваемых товаров и услуг при их потреблении свидетельствует об их общем (целостном) восприятии значительным кругом потребителей.

Учитывая широкий спектр осуществляемых истцом видов деятельности в области производства и реализации соответствующих товаров, а также принимая во внимание, что товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, однородны товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, поскольку либо относятся к одному виду товаров (услуг), либо имеют общие объем и цель применения, круг потребителей, либо являются взаимодополняемыми, истца следует признать заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Суд также учитывает принадлежность истцу исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 15003, 476285, а также по международной регистрации N 643076, 518175.

Исходя из совокупности всех представленных доказательств и обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу, что истцом доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 09, 16, 20, 29, 32, 42 классов МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Однако суд отмечает, что из представленных истцом доказательств не усматривается наличие заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 226510 в отношении товаров 05 (продукты детского и диетического питания, витаминизированные), услуг 35 (реклама), 39 (упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах) классов МКТУ.

Суд принимает во внимание, что истец не производит товары 05 и не оказывает услуги 35, 39 классов МКТУ или однородные им, не представил доказательств производства товаров и оказания соответствующих услуг по его заказу или под его контролем. При этом суд также учитывает, что услуги по рекламе, по упаковке, хранению, в том числе хранению на складах товаров могут оказываться специализированными организациями в интересах третьих лиц. Истцом в материалы дела не представлены доказательства подтверждающие осуществление им такой деятельности.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Пунктом 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Заявленные по настоящему делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товаров и услуг 03, 05, 09, 16, 20, 29, 30, 32, 35, 39, 42 классов МКТУ, перечисленных в соответствующем свидетельстве, не используется ответчиком в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана данного товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (01.02.2013), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 01.02.2010 по 31.01.2013 включительно.

В обоснование своих возражений против удовлетворения исковых требований ответчик ссылается на использование им спорного товарного знака "Веселая коровка" в вышеназванный период.

Так, истцом представлены следующие доказательства:

- договор N 0110-03/35-10 от 12.01.2010 с ЗАО "Ламбумиз" на изготовление и поставку упаковки для ряженки "Веселая коровка";

- служебная записка от 13.11.2012, в соответствии с которой необходимо разместить заказ на изготовление упаковки типа пюр-пак с крышкой для ряженки "Веселая коровка", исполнение подтверждается товарной накладной N 7 от 14.01.2013, а также образцом упаковки, представленной в материалы дела.

Ответчиком также представлены доказательства продажи им продукции ряженка, маркированной товарным знаком "Веселая коровка". Продукция поставлена по договору N 184/7 с ООО "Альфа" по товарным накладным N 16106 от 16.01.2013, N 24027 от 22.01.2013; по договору N 28/12 от 02.02.2012 с ООО "ПродТоргСервис", товарные накладные N 17034 от 17.01.2013, N 23838 от 22.01.2013.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Исходя из распределения бремени доказывания, предусмотренного пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ и статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчику надлежало представить доказательства использования спорного товарного знака.

Кроме того, суд кассационной инстанции, направляя дело на новое рассмотрение, указал на необходимость установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения спора обстоятельства, в том числе касающиеся вопросов использования ответчиком спорного товарного знака в отношении каждого товара и услуги.

Так, из представленных ответчиком в обоснование использования спорного товарного знака доказательств следует, что обозначение "Веселая коровка" использовалось им только при введении в гражданский оборот молочного продукта ряженка, относящегося к товарам 29 класса МКТУ. В отношении иных товаров и услуг оспариваемого товарного знака доказательств его использования ответчиком не представлено.

Все остальные возражения ответчика сводятся к обоснованию отсутствия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу, что истцом представлены доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров и услуг 03, 09, 16, 20, 29, 32, 42 классов МКТУ, перечисленных в регистрации, в то время как ответчиком использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению с исковым заявлением, в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых непосредственно зарегистрирован товарный знак, доказано только в отношении товара ряженка, который относится к товару - молочные продукты 29 класса МКТУ.

Исходя из этого, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению частично.

При обращении с иском в суд на основании статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации истцом оплачена государственная пошлина в размере 4 000 (Четыре тысячи) руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления (уплачена по чек-ордеру СБ N 9038 от 18.03.2013); 2 000 (Две тысячи) руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы (уплачена по чек-ордеру СБ N 9038 от 10.12.2013); 2 000 (Две тысячи) руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы (уплачена по чек-ордеру СБ N 9038 от 27.05.2014).

В соответствии частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая результат рассмотрения дела, расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при подаче искового заявления, апелляционной и кассационной жалоб относятся на ответчика по настоящему делу.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования компании FROMAGERIES BEL, S.A. / ФРОМАЖЕРИ БЕЛЬ, С.А. удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Веселая коровка" по свидетельству Российской Федерации N 226510 в отношении товаров 03, 09, 16, 20, 29 (за исключением молочные продукты), 32, 42 классов МКТУ, перечисленных в регистрации. В остальной части заявленные исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с открытого акционерного общества "Останкинский молочный комбинат" (ул. Руставели, д. 14, Москва, 127254, ОГРН 1027739359977) в пользу компании FROMAGERIES BEL, S.A. / ФРОМАЖЕРИ БЕЛЬ, С.А. (16 boulevard Malesherbes, 75008, Paris, France) 8 000 (Восемь тысяч) руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин