Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 ноября 2014 г. по делу N СИП-772/2014 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчик не доказал использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший подаче настоящего иска

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 ноября 2014 г. по делу N СИП-772/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 ноября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 20 ноября 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 6 марта 2015 г. N С01-13/2015 по делу N СИП-772/2014 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарём судебного заседания Подкорытовым Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ул. Академика Павлова, д. 155, г. Тула, 300024, ОГРН 1037101140262) к закрытому акционерному обществу "Лорд Прауд" (ул. Вавилова, д. 83, кв. ПОМ II КОМ 2, 117335, ОГРН 1057746124677) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Lord Proud" по свидетельству Российской Федерации N 303872 вследствие его неиспользования, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

При участии в судебном заседании представителей:

от истца: Свирилов А.И., по доверенности от 15.08.2014;

от ответчика: не явился, извещён;

от третьего лица: не явился, извещён, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (далее - ООО "Новые технологии") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Лорд Прауд" (далее - ЗАО "Лорд Прауд") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "Lord Proud" по свидетельству Российской Федерации N 303872 в отношении товаров 30 класса Международной классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая направила в Суд по интеллектуальным правам отзыв, указав в нем, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к её компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, одновременно заявив ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие своего представителя.

В судебном заседании представитель ООО "Новые технологии" поддержал исковые требования.

Иные участники процесса не явились.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Из материалов дела усматривается, что лицам, участвующим в деле копии определения Суда по интеллектуальным правам направлены в соответствии с Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Более того, означенное определение также было направленно на электронный адрес ответчика - info@lordprod.com.

Учитывая, что все сведения о движении дела своевременно опубликованы в картотеке дел расположенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, Суд по интеллектуальными правам, полагает, что участники процесса (в том числе и ответчик) были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ЗАО "Лорд Прауд" и Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришёл к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "Lord Proud" по заявке N 2005703464 с приоритетом от 18.02.2005 зарегистрирован Роспатентом 29.03.2006 N 303872 в отношении товаров 30 (кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока); саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности) и услуг 35, 43 классов МКТУ.

ООО "Новые технологии", считая себя заинтересованным лицом в отношении товаров 30 класса МКТУ и полагая, что указанный товарный знак не используется правообладателем на протяжении последних трёх лет, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны.

Заявление мотивировано тем, что истец в течение длительного времени является производителем шоколадных изделий.

С целью расширения своей хозяйственной деятельности по производству и реализации продукции на территории Российской Федерации истцом в Роспатент подана заявка N 2013743388 на регистрацию товарного знака со словесным элементом "LORD\ЛОРД" в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Согласно же правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

По смыслу приведённой правовой позиции высшей судебной инстанции, заинтересованность конкретного лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, принадлежащего иному лицу, обусловлена осуществлением им деятельности по производству тех же товаров (работ, услуг), на которые распространяется правовая охрана товарного знака, либо однородных им товаров (работ, услуг), которые могут быть непосредственно и не включены в свидетельство на товарный знак.

При определении заинтересованности лица в прекращении правовой охраны товарного знака подлежит установлению однородность товаров и услуг, относительно которых содержится требование о прекращении правовой охраны товарного знака и тех товаров и услуг, которые производятся (или имеется фактическое намерение производить) лицом, подавшим такое заявление.

В качестве правового обоснования своей заинтересованности ООО "Новые технологии" представлены: устав; выписка из ЕГРЮЛ; договор поставки от 15.01.2013 N 73, подписанный между ООО "Новые технологии" и ООО "ТуттоФуд+" по поставке кондитерских изделий из шоколада, а также документы, свидетельствующие о его возмездности (товарные накладные от 02.04.14 N 203, от 14.04.2014 N 238; платёжные поручения от 21.05.14 N 952, от 28.05.14 N 16); договор поставки от 01.10.2012 N 28/1, заключённый между ООО "Новые технологии" и ООО "Галерея-AJIEKC" по поставке изделий из шоколада и иных продуктов питания, а также документы, свидетельствующие о его возмездности (товарные накладные от 18.06.14 N 347, от 16.07.14 N 369; платёжные поручения от 31.07.14 N 235, от 08.08.14 N 510); договор субаренды от 01.12.2013 N 149-12/13, по которому ООО "Новые технологии" арендует помещение по адресу: ул. Вешних Вод, д. 2 г. Москва, площадью 355,30 кв.м., с целевым назначением под пищевое производство для производства кондитерских изделий и иной пищевой продукции.

Также, ООО "Новые технологии" представлены документы, свидетельствующие о передаче права в отношении заявки N 2013743388, поданной 16.12.2013 в Роспатент на регистрацию товарного знака "LORD/ЛОРД" с указанием товаров - булки, вещества ароматические копейные, заменители кофе, заменители кофе растительные, кофе, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные; изделия кондитерские, изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские желеобразные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, изделия кондитерские на основе арахиса, изделия кондитерские на основе миндаля, конфеты, конфеты лакричные, конфеты мятные, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки шоколадные, печенье, равиоли, хлеб, хлебобулочные изделия, шоколад, включённых в 30 класс МКТУ.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1 - 3.1.2 Методических рекомендаций).

С учётом изложенных правил и рекомендаций суд приходит к выводу о том, что товары "рис, тапиока (маниока); саго, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности" не являются однородными товарам "кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия".

Таким образом, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, а также учитывая правовую позицию, выработанную Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 01.03.2011 N 14503/10 по вопросу об однородности товаров, суд приходит к выводу, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте словесное обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении части товаров 30 класса МКТУ: "кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия", поскольку фактически участвует в организации деятельности, связанной с производством и оборотом означенной продукции, относящейся к данному классу МКТУ, а также осуществил приготовления для организации своей деятельности на территории Российской Федерации, то есть является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении его правовой охраны.

Относительно же товаров - "рис, тапиока (маниока); саго, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности" коллегия судей полагает, что истцом не представлена достаточная совокупность относимых и допустимых доказательств наличия у ООО "Новые технологии" законной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных товаров для которых он зарегистрирован, так как из представленных доказательств не следует, что истец является производителем однородных товаров или им осуществлены необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и исследование неиспользования товарного знака в данном случае не требуется.

Таким образом, суд не исследует использование товарного знака в отношение товаров: рис, тапиока (маниока); саго, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи; пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности.

В то же время, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трёхлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учётом даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (27.08.2014) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака в отношение товаров: кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, исчисляется с 27.08.2011 по 26.08.2014.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 ГК РФ доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве Российской Федерации N 303872, ответчиком суду не были представлены, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования, обоснованными и подлежащими удовлетворению, а именно в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия".

Судебные расходы распределяются судом в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 303872 в отношении части товаров 20 класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия".

В остальной части иска отказать.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Лорд Прауд" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новые технологии" 4 000 (Четыре тысячи) рублей в возмещении расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина