Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2015 г. N С01-565/2015 по делу N А75-3512/2014 Принятые по делу о защите исключительного права на товарные знаки судебные решения подлежат отмене с передачей дела на новое рассмотрение, поскольку обозначение ответчика не просто имеет тождественный с товарными знаками истца словесный элемент, а полностью включает в себя единственный словесный элемент этих товарных знаков, который используется в одинаковом значении

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2015 г. N С01-565/2015 по делу N А75-3512/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 28 июля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 3 августа 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Рогожина С.П.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Бодрова Сергея Михайловича (Москва, ОГРНИП 311774617400112) на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 29.12.2014 (судья Гавриш С.А.) по делу N А75-3512/2014 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 (судьи Рожков Д.Г., Кудрина Е.Н., Солодкевич Ю.М.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Бодрова Сергея Михайловича (Бодрова Сергея Михайловича (ОГРНИП 311774617400112)

к обществу с ограниченной ответственностью "Очкарик" (наименование изменено на общество с ограниченной ответственностью "Оптика Сервис Плюс") (ул. Ленина, д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628611, ОГРН 1058600598209), обществу с ограниченной ответственностью "Юкоз Медиа" (Багратионовский проезд, 7, 20В, Москва, 121087, ОГРН 1067746600382), обществу с ограниченной ответственностью "Яндекс" (ул. Льва Толстого, 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193)

о защите исключительного права на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

индивидуального предпринимателя Бодрова С.М.: Городисская Е.Ю. (по доверенности от 29.01.2013 N 77 АА 9143129), Зелинская О.М. (по доверенности от 01.08.2014);

общества с ограниченной ответственностью "Оптика Сервис Плюс": Федяков С.С. (по доверенности от 02.09.2014);

общества с ограниченной ответственностью "Яндекс": Грызлов А.А. (по доверенности от 17.07.2013 N 88).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Бодров Сергей Михайлович обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югра с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Очкарик" (далее - общество "Очкарик") о прекращении нарушения исключительного права на товарные знаки и взыскании компенсации.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского Автономного округа - Югра от 16.05.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Юкоз Медиа".

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского Автономного округа - Югра от 31.07.2014 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены общество с ограниченной ответственностью "Юкоз Медиа" (далее - общество "Юкоз Медиа") и общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" (далее - общество "Яндекс"), общество "Юкоз Медиа" названным определением исключено из состава третьих лиц.

Определением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 17.11.2014 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом приняты уточнения исковых требований, согласно которым истец просит:

1. Обязать общество "Очкарик" прекратить нарушение исключительных прав истца на товарные знаки "Очкарик" по свидетельству Российской Федерации N 226985, "Очкарик" по свидетельству Российской Федерации N 283478, "Ochkarik" по свидетельству Российской Федерации N 283479, а именно:

- запретить использование обозначений "Очкарик", "ochkarik" "ОЧКАРИК-NV", "ochkarik-nv", "ОЧКАРИК", сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 226985, N 283478, N 283479, при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44-го классов МКТУ и товарам 09-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, в связи с чем удалить указанные обозначения из товаросопроводительных документов, с сайта "http://ochkarik-nv.narod.ru", из названия торговой точки "САЛОН ОПТИКИ "ОЧКАРИК";

- запретить использование обозначения "Очкарик", сходного до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам NN 226985, 283478, 283479, в фирменном наименовании ответчика, на печати и вывеске при оказании ответчиком услуг, однородных услугам 35, 42 и 44-го классов МКТУ и товарам 09-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки;

- запретить использование обозначений "ochkarik", "ОЧКАРИК-NV", "ochkarik-nv", сходных до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации NN 226985, 283478, 283479, при оказании услуг, однородных услугам 35, 42 и 44-го классов МКТУ и товарам 09-го класса МКТУ; в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, в доменном имени "ochkarik-nv.narod.ru";

2. Обязать общество "Юкоз Медиа" удалить доменное имя "ochkarik-nv.narod.ru" в течение десяти дней с даты вступления решения суда в законную силу;

3. Взыскать с общества "Очкарик" компенсацию в размере 1 350 000 руб. за множественное длительное нарушение исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам NN 226985, 283478, 283479, осуществляемое путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в фирменном наименовании общества "Очкарик", на товаросопроводительных документах, печати, в названии торговой точки, на вывеске;

4. Взыскать солидарно с общества "Очкарик", общества "Юкоз-Медиа", общества "Яндекс" компенсацию в размере 1 350 000 руб. за множественное длительное нарушение исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам NN 226985, 283478, 283479, осуществляемое путем использования обозначений, сходных до степени смешения с указанными товарными знаками, в доменном имени "ochkarik-nv.narod.ru" и на сайте "http://оchkarik-nv.narod.ru".

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 29.12.2014, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 в удовлетворении требований индивидуальному предпринимателю Бодрову С.М. отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, индивидуальный предприниматель Бодров С.М., ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе индивидуальный предприниматель Бодров С.М. указал, что при оценке представленных в материалы дела доказательств суд вышел за пределы круга обстоятельств, подлежащих установлению для рассмотрения заявленных требований, в результате чего вывод суда о невозможности смешения в гражданском обороте спорных обозначений ввиду отсутствия оригинальности и различительной способности товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации NN 226958, 283478, 283479 не соответствует положениями пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Индивидуальный предприниматель Бодров С.М. полагает, что судами при оценке сходства товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации NN 226985, 283478 с фирменным наименованием общества "Очкарик" и обозначением, использованным обществом на вывеске, допущены нарушения положений Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), выразившееся в оценке лишь отдельных признаков графического сходства сравниваемых обозначений в отсутствие мотивов по которым судами не приняты во внимание признаки семантического и фонетического сходства. Индивидуальный предпринимателя отмечает, что судами не принята во внимание правовая позиция, согласно которой сходство используемых в обороте обозначений исследуется судом с точки зрения рядового потребителя исходя из общих впечатлений о товарном знаке с учетом наличия усиливающих степень смешения серийных элементов, при этом выводы судов об отсутствии графического сходства обозначений сформированы на основе различия в использованном шрифте или фоне, на котором размещены обозначения, что не является достаточным для признания спорных обозначений не сходными с товарными знаками истца, учитывая, что общество "Очкарик" не придерживается единообразия в графическом оформлении своего фирменного наименования при его использовании на документах и печатях, а размещенное обществом на вывеске словесное обозначение следует рассматривать с точки зрения правил оценки сходства комбинированных обозначений.

По мнению индивидуального предпринимателя Бодрова С.М., судами не дана оценка каждого случая использования обозначений "ОЧКАРИК", "ОЧКАРИК-NV", "ochkarik" в фирменном наименовании, на вывеске, также на сайте "http://ochkarik-nv.narod.ru" и в доменном имени "ochkarik.narod.ru" на предмет нарушения исключительного права истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации NN 226958, 283478, 283479, ввиду чего обжалуемые судебные акты приняты в нарушение предусмотренного пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) права истца на взыскание компенсации за каждый случай нарушения исключительного права при неполном исследовании всех фактических обстоятельств по делу.

Как полагает индивидуальный предприниматель Бодров С.М. судами при оценке использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 283479 исследовано только тождество товарного знака с обозначениями "САЛОН ОПТИКИ ОЧКАРИК-NV" и "Салон оптики "ОЧКАРИК", размещенными на сайте "http://ochkarik-nv.narod.ru" и в доменном имени "ochkarik.narod.ru", при этом к ним необоснованно применены правила, установленные для оценки комбинированных обозначений.

Индивидуальный предприниматель Бодров С.М. считает, что судами неверно применены положения пункта 3 статьи 1486 ГК РФ в части оценки однородности товаров и услуг. Так предметом оценки судов была не однородность товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 226958, 283478, 283479, товарам и услугам, в отношении которых общество "Очкарик" использовало спорные обозначения, а однородность видов деятельности истца и ответчика, при это результаты оценки не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Индивидуальный предприниматель Бодров С.М. полагает, что бремя доказывания отсутствия виновных действия лежит на лице, совершившем такие действия, при этом судам следовало дать оценку действиям общества "Юкоз Медиа" и общества "Яндекс" как информационных посредников.

Также индивидуальный предприниматель Бодров С.М. не соглашается с выводами судов о наличии в его действиях по предоставлению права использовать спорные товарные знаки иным лицам признаков злоупотребления правом, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться своим исключительным правом любым не противоречащим закону способом, действительность договоров не оспорена, а исполнение осуществляется с момента их государственной регистрации.

Кроме того, индивидуальный предприниматель Бодров С.М. считает, что выводы судов о несоразмерности заявленных требований допущенному нарушению выходят за пределы круга обстоятельств, подлежащих установлению в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а также не соответствуют фактическим обстоятельствам, поскольку требования заявлены исходя из стоимости права использования спорных товарных знаков и являются меньшими, чем стоимость оцененная судами.

Общество с ограниченной ответственностью "Очкарик" (после переименования - "Оптика Сервис Плюс") считает, что обжалуемые судебные акты приняты на основании всестороннего, полного и объективного исследования представленных доказательств, в результате их оценки в соответствии с критериями относимости и допустимости, изложенные в их выводы соответствуют фактическим обстоятельствами и представленным в материалы дела доказательствам, а доводы кассационной жалобы направленными на переоценку установленных судами обстоятельств.

Общество "Юкоз Медиа" отметило, что доводы кассационной жалобы не содержат указания на факты, которые не были бы проверены или учтены судами первой и апелляционной инстанции, либо опровергали выводы судов, при этом фактические обстоятельства установлены судами правильно, нарушений норм материального и процессуального права не допущено.

Общество "Яндекс" считает, что поскольку применение мер гражданско-правовой ответственности при отсутствии объективных сведений о факте нарушения прав является недопустимым, приведенные истцом в подтверждение требований к обществу "Яндекс" и обществу "Юкоз Медиа" не имеют правового значения, поскольку отсутствовал сам факт нарушения прав истца. По мнению общества, судами верно распределено бремя доказывания обстоятельств по делу, выводы судов основаны на доказательствах и правильном применении норма права.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель индивидуального предпринимателя Бодрова С.М. основываясь на доводах, изложенных в кассационной жалобе, просил обжалуемые судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Представитель общества "Очкарик" против удовлетворения кассационной жалобы возражал, основываясь на доводах, изложенных в отзыве.

Представитель общества "Яндекс" поддержали позицию общества "Очкарик" по доводам, изложенным в отзыве.

Общество "Юкоз Медиа" представителя в судебное заседание не направило, заблаговременно представило в суд отзыв, в котором просит решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югра от 29.12.2014 по делу N А75-3512/2014 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 по тому же делу оставить в силе, в удовлетворении кассационной жалобы индивидуальному предпринимателю Бодрову С.М. отказать.

Кассационная жалоба индивидуального предпринимателя Бодрова С.М. рассмотрена в порядке, установленном частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие представителя общества "Юкоз Медиа".

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, индивидуальный предприниматель Бодров С.М. является обладателем исключительных прав на следующие товарные знаки:

- товарный знак со словесным элементом "Очкарик" по свидетельству N 226985 от 05.11.2002, зарегистрированный по заявке N 2001735955 с приоритетом от 06.12.2001 в отношении товаров и услуг 09, 35 и 42-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) ;

- товарный знак со словесным элементом "Очкарик" по свидетельству N 283478 от 03.03.2005, зарегистрированный по заявке N 2004716402 с приоритетом от 22.07.2004 в отношении товаров и услуг, в том числе относящихся к 05, 09, 10, 35 и 44-му классу МКТУ;

- товарный знак со словесным элементом "Ochkarik" по свидетельству N 283479 от 03.03.2005, зарегистрированный по заявке N 2004716915 с приоритетом от 28.07.2004 в отношении товаров и услуг, в том числе относящихся к 05, 09, 10, 35 и 44-му классу МКТУ.

По мнению индивидуального предпринимателя Бодрова С.М., общество "Очкарик" в своем фирменном наименовании, на товаросопроводительных документах, печати, в названии торговой точки, на вывеске, сайте "http://ochkarik-nv.narod.ru", а также в доменном имени "ochkarik-nv.narod.ru" использует обозначения "очкарик", "ochkarik", "ОЧКАРИК-NV", "ochkarik-nv", сходные до степени смешения с товарными знаками индивидуального предпринимателя, в отношении однородных товаров и услуг.

Действия ответчика при использовании обозначений "очкарик", "ochkarik", "ОЧКАРИК-NV", "ochkarik-nv", сходных до степени смешения с товарным знаками "очкарик", "Ochkarik" по свидетельствам Российской Федерации NN 226985, 283478, 283479, по мнению индивидуального предпринимателя Бодрова С.М., нарушают его исключительные права на товарные знаки, вводят потребителей в заблуждение и уменьшают покупательский спрос на продукцию, что, свидетельствует о наличии у индивидуального предпринимателя права требовать от общества "Очкарик" устранения допущенных нарушений и выплаты компенсации.

Также индивидуальный предприниматель Бодров С.М. полагает, что надлежащими ответчикам по делу применительно к требованию о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав истца являются общество "Юкоз Медиа" - администратор домена "narod.ru", фактический владелец доменного имени "ochkarik-nv.narod.ru", а также общество "Яндекс", являвшееся администратором доменов "narod.ru", "ochkarik-nv.narod.ru" до 23.04.2013. По мнению индивидуального предпринимателя, общество "Юкоз Медиа" и общество "Яндекс" также нарушали исключительные права истца на товарные знаки путем администрирования обозначений, сходных до степени смешения, в доменном имени "ochkarik-nv.narod.ru", которое обеспечивало доступ потребителей к сайту, использовавшемуся обществом "Очкарик" для продвижения товаров и услуг однородных тем, в отношении которых зарегистрированы вышеуказанные товарные знаки.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения индивидуальным предпринимателем Бодровым С.М. в суд с настоящим заявлением.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований суд первой инстанции исходил из того, что "очкарик" является общепринятым и широко распространенным в разговорном обиходе словом, ввиду чего как обозначение не обладает различительной способностью и его использование не может привести к смешению товарных знаков в обороте.

В результате сравнения обозначений, использованных обществом "Очкарик" на вывеске и в документации, и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 226985, 283478 суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений. При этом суд первой инстанции указал, что при сравнительном анализе товарных знаков истца и обозначения ответчика используется тождественный элемент, а именно слово "очкарик", однако это не может свидетельствовать об угрозе смешения. Также суд первой инстанции указал, что истцом в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено доказательств того, что оказываемые ответчиком услуги ассоциируются у потребителя преимущественно с услугами (продукцией), оказываемыми истцом. Кроме того, сославшись на обстоятельства предоставления права использовать спорные обозначения на основании лицензионных договоров взаимозависимым лицам, составленный с учетом цены этих договоров расчет размера подлежащей взысканию компенсации, а также действия общества "Очкарик", направленные на устранение обстоятельств, положенных в основу заявленных требований, суд первой инстанции указал на недопустимость злоупотребления гражданскими правами и возможность суда отказать в защите таких прав на основании статьи 10 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции поддержал изложенные выводы, отметив при этом, что судом не установлено тождество товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 283479 с обозначениями "САЛОН ОПТИКИ ОЧКАРИК-NV", "ochkarik-nv", "ОЧКАРИК", использованными обществом "Очкарик" на сайте "http://оchkarik-nv.narod.ru", а также доменным именем "ochkarik-nv.narod.ru" по изобразительному элементу исходя из представленных в дело документов. Таким образом, вероятность смешения названных обозначений в глазах потребителя, по мнению суда апелляционной инстанции отсутствует. Кроме того, суд указал, что индивидуальным предпринимателем Бодровым С.М. не подтверждены доводы о наличии виновных действий общества "Юкоз Медиа" и общества "Яндекс", повлекших нарушение исключительного права истца.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ товарные знаки и фирменные наименования являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В силу статей 1477, 1481 ГК РФ товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1229 ГК РФ).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя за исключением случаев, предусмотренных данным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно статье 1484 ГК РФ нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже товаров, в сети Интернет.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Согласно пункту 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое (фонетические), графическое (визуальное) и смысловое (семантическое) сходство обозначений, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

При оценке сходства необходимо учитывать всю совокупность элементов, образующих композицию этикетки, определяющую узнаваемость и запоминаемость товара.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Как следует из обжалуемых судебных актов, товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 226958, 283478, 283479 и обозначения использованные обществом "Очкарик" в фирменном наименовании, на вывеске, на сайте "http://ochkarik-nv.narod.ru" и в доменном имени "ochkarik.narod.ru" исследовались судами первой и апелляционной инстанции только на предмет наличия признаков графического сходства.

При проверке довода истца о наличии в его товарных знаках и обозначении ответчика сходства до степени смешения суд первой инстанции установил, что сравнительный анализ товарных знаков истца и обозначения ответчика позволяет сделать вывод о наличии одного тождественного элемента, а именно самого слова "очкарик", однако это не свидетельствует об угрозе смешения объектов (абз. 5 стр. 5 обжалуемого решения).

Суд кассационной инстанции не может согласиться с таким выводом суда первой инстанции, поскольку обозначение ответчика не просто имеет тождественный с товарными знаками истца словесный элемент, а полностью включает в себя единственный словесный элемент этих товарных знаков, который используется в одинаковом значении.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что судом первой инстанции неправильно применены критерии (принципы), выработанные правоприменительной практикой, с использованием которых может быть установлено не только формальное (графическое, лексическое, фонетическое, семантическое) сходство обозначений до степени смешения, но и вероятность (угроза) смешения сходных обозначений в результате их использования.

Также судебная коллегия соглашается с доводами индивидуального предпринимателя Бодрова С.М. о том, что судами не исследовались обстоятельства использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации NN 226958, 283478 на сайте "http://ochkarik-nv.narod.ru" и в доменном имени "ochkarik.narod.ru", а также товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 283479 на вывеске и в фирменном наименовании общества "Очкарик".

Согласно исковому заявлению в обоснование своих требований индивидуальным предпринимателем Бодровым С.М. положены факты использования обществом "Очкарик" обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации NN 226958, 283478, 283479 в фирменном наименовании, на товарораспорядительных документах, печати, в названии торговой точки, вывеске, на сайте "http://ochkarik-nv.narod.ru" и в доменном имени "ochkarik.narod.ru".

Таким образом, вопреки требованиям пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции не дана надлежащая оценка всем доводам индивидуального предпринимателя Бодрова С.М., приведенным в обоснование заявленных требований.

Кроме того, согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как установлено судом первой инстанции, из представленной в материалы дела выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей следует, что Бодровым С.М. осуществляются виды деятельности отличные от видов деятельности общества "Очкарик".

Однако судом не принято во внимание, что по смыслу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ и пункта 14.4.3. Правил, с учетом индивидуализирующей функции товарных знаков, в случае предъявления требований о защите исключительного права на товарный знак, нарушенного в результате его незаконного использования, оценке подлежит однородность товаров и услуг, для индивидуализации которых использовано спорное обозначение товарам и услугам, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Оценка такой однородности в нарушение положений пункта 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судами первой и апелляционной инстанции также не проводилась.

Также суд кассационной инстанции соглашается с доводами кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции в рассматриваемом деле неправильно применены положения статей 10 ГК РФ и 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора, установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ) (пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Однако суд первой инстанции вопреки требованиям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации такие обстоятельства не устанавливал.

Ввиду изложенного судебная коллегия полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, не отвечают требованиям законности, обоснованности и мотивированности, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным в материалы дела доказательствам.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2014 по делу N А75-3512/2014 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2015 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин