Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 г. N С01-807/2015 по делу N А76-30042/2014 Ранее вынесенные судебные акты по делу об обязании прекратить нарушение исключительных прав на промышленные образцы, которыми отказано в удовлетворении заявления, оставлены без изменения, поскольку у ответчика имеется право преждепользования в отношении промышленных образцов, установленное материалами дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 г. N С01-807/2015 по делу N А76-30042/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 20 октября 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 27 октября 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Пашковой Е.Ю., Снегура А.А.,

при участии в судебном заседании представителей: от заявителя кассационной жалобы (истца) - Григорьева А.В. (по доверенности от 01.10.2015) и Токарева Е.Ю. (по доверенности от 21.07.2015); от ответчика - Глушаков В.В. (по доверенности от 21.07.2015),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" на решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.03.2015 (судья Мухлынина Л.Д.) и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2015 (судьи Баканова В.В., Бояршинова Е.В., Кузнецова Ю.А.) по делу N А76-30042/2014,

возбужденному по иску общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" (ул. Верейская, 29 А, стр. 1, Москва, 121357, ОГРН 1077764064938)

к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕМП" (тракт Свердловский, д. 5, г. Челябинск, Челябинская область, 454008, ОГРН 1047423007466)

об обязании прекратить нарушение исключительных прав на промышленные образцы "Упаковка подарочная" и "Упаковка (2 варианта)" по патентам Российской Федерации N 86908 и N 88940 и о взыскании 600 000 рублей убытков, установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" (далее - общество "ПРИЗМА") обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТЕМП" (далее - общество "ТЕМП") об обязании прекратить нарушение исключительных прав на промышленные образцы "Упаковка подарочная" и "Упаковка (2 варианта)" по патентам Российской Федерации N 86908 и N 88940: в течение 5 дней с момента вступления решения суда в законную силу снять с публикаций и демонстрации на своем Интернет сайте коробки, запретить изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот коробки, в которых использованы все признаки промышленных образцов, обязать ответчика изъять из гражданского оборота и уничтожить за свой счет коробки, защищенные патентами истца, материальные носители, оборудование, предназначенное и используемое для совершения нарушения исключительных прав патентообладателя, и о взыскании 600 000 руб. убытков.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 30.03.2015, оставленным без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2015, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество "ПРИЗМА" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

В обоснование кассационной жалобы общество "ПРИЗМА" указывает на неправильное применение судами норм материального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

По мнению общества "ПРИЗМА", судами были неправильно применены нормы права, а именно: подпункт 7 пункта 1 статьи 1225, пункт 1 и 2 статьи 1345, пункты 1 и 3 статьи 1358, статьи 1353 и 1354 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), касающиеся охраны изобретений и полезных моделей и не имеющие отношения к предмету настоящего спора, связанного с нарушением исключительных прав на промышленные образцы.

Как указывает общество "ПРИЗМА", ответчик не доказал использование им решений, тождественных промышленным образцам по патентам Российской Федерации N 86908 и N 88940, до дат их приоритета - не доказано право преждепользования. По мнению истца, представленные ответчиком в обоснование позиции по делу документы не подтверждают, что им использовались тождественные решения. Отсутствуют доказательства того, что ответчик, выпуская спорную продукцию до дат приоритета спорных патентов, использовал для изготовления упаковок именно те макеты, которые представлены им в материалы дела. Общество "ПРИЗМА" указывает, что суды, установив право преждепользования ответчика в отношении схожего решения, не устанавливали тождественность таких решений и промышленных образцов истца, а вывод судов о возможности их смешения не может являться основанием для признания за ответчиком права преждепользования.

Общество "ПРИЗМА" также полагает, что суды неправомерно отклонили его ходатайство о проведении по делу экспертизы.

В судебном заседании представитель общества "ПРИЗМА" поддержал доводы кассационной жалобы.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором выразил несогласие с ней и обратил внимание на противоречивость доводов ее заявителя, просил в ее удовлетворении отказать.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители сторон поддержали доводы кассационной жалобы и отзыва на нее.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами на основании материалов дела, общество "ПРИЗМА" является патентообладателем промышленного образца "Упаковка подарочная" по патенту Российской Федерации N 86908 (с приоритетом от 28.12.2012), характеризующегося следующими признаками: изготовление из картона; выполнение в виде единого объема с четырьмя боковыми поверхностями, с передней и задней поверхностями с выгнутым профилем, с фигурно вогнутыми боковыми поверхностями, переходящими в верхней части в плечики, соединенные вверху горизонтальной поверхностью, с четырьмя ножками в нижней части, с ручкой в верхней части, и отличающегося выполнением ручки фигурной формы на основе перевернутой трапеции, с выпуклыми боковыми кромками, с верхней кромкой, проработанной двумя вогнутыми дугами и тремя округлыми выступами, при этом один из выступов расположен в центре, а два других по бокам от него, с фигурным отверстием овальной формы с вогнутой нижней кромкой.

Указанное общество также является патентообладателем промышленного образца "Упаковка (2 варианта)" по патенту Российской Федерации N 88940 (с приоритетом от 15.03.2013), характеризующегося следующими признаками: выполнение в виде домика с прямоугольными боковыми поверхностями, наклоненными внутрь боковыми фронтонами, с ручкой; изготовление из картона (вариант 1) или выполнение в виде домика с прямоугольными боковыми поверхностями, наклоненными внутрь боковыми фронтонами, с ручкой; изготовление из картона (вариант 2), и отличающегося выполнением лицевой части крышки в виде перекидного клапана, изготовленного как продолжение в верхнем направлении задней стенки корпуса с возможностью изгиба вперед и вниз так, что в закрытом состоянии он частично перекрывает переднюю стенку; наличием в верхней части крышки вертикально ориентированного фигурно вырезанного выступа; выполнением крышки в виде стилизованной елочки с треугольными вершиной и боковыми выступами с дугообразно выпуклыми и вогнутыми боковыми сторонами, с дугообразно выпуклым основанием; выполнением на боковых гранях разделительной дугообразно выпуклой кромки между корпусом и верхней частью; наличием на вершине елочки отверстия, выполненного на основе треугольника (вариант 1) или выполнением лицевой части крышки в виде перекидного клапана, изготовленного как продолжение в верхнем направлении задней стенки корпуса с возможностью изгиба вперед и вниз так, что в закрытом состоянии он частично перекрывает переднюю стенку; наличием в верхней части крышки вертикально ориентированного фигурно вырезанного выступа; выполнением крышки с симметрично вырезанными боковыми кромками, в верхней части имеется округлое навершие и треугольные выступы с дугообразно вогнутыми и выпуклыми сторонами, ниже идут выступы с волнообразными кромками, с двумя небольшими и одним большим округлым выступами, дугообразно выпуклой нижней кромкой (вариант 2).

Исковые требования мотивированы тем, что, по мнению истца, ответчиком допущено нарушение его исключительных прав на указанные промышленные образцы, посредством предложения к продаже на его интернет-сайте, в рекламных материалах и на выставке RosUpak коробок "Коробка подарочная с часами", "Елочка N 1", "Елочка N 2", имеющих все существенные признаки вышеуказанных промышленных образцов. В доказательство распространения ответчиком спорной продукции истцом представлены ее образцы, договор от 23.07.2014 N 0157-14, спецификации, счета на оплату, квитанция к приходному-кассовому ордеру.

Суды пришли к выводу о совпадении художественных решений, реализованных в товарах ответчика, с существенными признаками вышеуказанных промышленных образцов истца. В то же время суды пришли к выводу о наличии у ответчика права преждепользования в отношении спорных решений, что и послужило основанием для отказа в иске.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 того же пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 того же пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Суды первой и апелляционной инстанций, сопоставив представленные в материалах дела подарочные коробки ответчика с признаками промышленных образцов истца, пришли к выводу о совпадении соответствующих художественно-конструкторских решений. В частности, суды указали, что противопоставляемые художественные решения производят на потребителя единое впечатление в результате совпадения эстетических признаков, форм изделий, одинакового композиционного решения декоративного рисунка.

Данный вывод судов первой и апелляционной инстанций заявителем кассационной жалобы не оспаривается.

В то же время истец оспаривает вывод судов о возникновении у ответчика права преждепользования спорными художественно-конструкторскими решениями, дезавуирующего притязания патентообладателя.

Согласно пункта 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Как следствие, суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора исходили из того, что существенное значение имеет вопрос об использования ответчиком тождественных решений в полном объеме либо тождественных решений в отдельности. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, как решение использовалось или предполагалось к использованию до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Сопоставив представленные ответчиком доказательства, как то: счета-фактуры и товарные накладные за период с октября 2011 года по декабрь 2012 года, свидетельствующие, что на дату приоритета вышеуказанных патентов истца ответчик достиг объема производства упаковок "Ёлочка" в количестве 101 4589 штук, упаковок "Коробка подарочная с часами" - 10 301 штук; изготовленные не позднее лета 2012 года каталоги продукции на 2013 год; письменные пояснения общества с ограниченной ответственностью "Руслада"; макеты (трафареты) для изготовления спорных товаров, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии у ответчика права использования художественно-конструкторских решений, тождественных промышленным образцам истца.

Доводы истца о том, что при определении преждепользования допускается использование именно тождественного, а не сходного решения, коллегией судей отклоняется как не соответствующий содержанию обжалуемых судебных актов. Так, мотивировочные части обжалуемых судебных решения и постановления не содержат в той их части, которая посвящена установлению обстоятельств, связанных с правом преждепользования ответчика, выводов только лишь о сходстве художественно-конструкторских решений. Напротив, суды фактически указали на совпадение противопоставляемых художественно-конструкторских решений.

Так, в абзаце шестом страницы 6 обжалуемого судебного решения и абзаце втором страницы 7 обжалуемого постановления апелляционного суда констатировано право ответчика использовать именно тождественное решение в установленном судом объеме.

При данных обстоятельствах доводы заявителя кассационной жалобы о несоответствии обстоятельствам дела и нормам материального права выводов судов о наличии у ответчика права преждепользования на спорные художественно-конструкторские решения подлежат отклонению, как направленные на переоценку фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами на основании представленных сторонами доказательств, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

В кассационной жалобе ее заявителем приводится также довод о том, что отказывая в удовлетворении ходатайства истца о проведении судебной экспертизы, суды не обеспечили условия для полного и объективного рассмотрения дела, что привело к принятию неправильного решения. Данный довод мотивирован следующим: поскольку основанием заявленных требований является нарушение права на патент, что согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ требует установления факта использования каждого существенного признака промышленного образца, то это в свою очередь требует правильного уяснения значения каждого существенного признака, изложенного с применением технической терминологии.

Данный довод отклоняется коллегий судей в силу следующего.

В соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе. Круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.

Применительно к обстоятельствам данного дела истец, заявляя соответствующее ходатайство, считал, что установление тождества признаков художественно-конструкторских решений, реализуемых в картонной упаковке, требует специальных познаний в технической терминологии. Суды, отклоняя соответствующее ходатайство, пришли к выводу о том, что соответствующие вопросы могут быть разрешены с точки зрения рядового потребителя.

Коллегия судей, проанализировав приведенные выше признаки промышленных образцов истца, не усматривает оснований не согласиться с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что в данном конкретном случае специальных познаний для разрешения спорного вопроса, входившего в предмет доказывания, не требовалось.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами были неправомерно применены при разрешении настоящего спора нормы права и правовые позиции высшей судебной инстанции, касающиеся вопросов охраны изобретений, полезных моделей и товарных знаков и не имеющие отношения к промышленным образцам, носит формальный характер.

Так, из мотивировочной части обжалуемых судебных актов усматривается, что, несмотря на то, что указанные в кассационной жалобе нормы права и правовые позиции, не применимые к спорным правоотношениям, были воспроизведены судами в тексте обжалуемых судебных актов, однако спор фактически разрешен на основе правовых норм, приведенных выше. Как следствие, данное обстоятельство не привело к принятию неверного решения и не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

На основании вышеизложенного оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены (изменения) обжалуемых судебных актов не имеется.

Нарушений требований процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, суд кассационной инстанции не усматривает.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.03.2015 по делу N А76-30042/2014 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ПРИЗМА" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

А.А. Снегур