Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2015 г. N С01-1082/2015 по делу N А40-28053/2015 Оставляя без изменения ранее принятые судебные акты, которыми отказано в удовлетворении требования о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения, тождественного словесному товарному знаку, суд исходил из недоказанности истцом факта нарушения исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2015 г. N С01-1082/2015 по делу N А40-28053/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 15 декабря 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 декабря 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Уколова С.М., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" (Юбилейный пр-т, д. 54, г. Реутов, Московская область, 143960, ОГРН 1035008257745)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2015 по делу N А40-28053/2015 (судья Мищенко А.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2015 (судьи Левченко Н.И., Лаврецкая Н.В., Лаптева О.Н.) по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" к закрытому акционерному обществу "Сандоз" (Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3, Москва, 125315, ОГРН 1027739159601) о взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" - Смирнов А.В. (генеральный директор, на основании решения от 02.03.2015 N 7), Чистяков С.О. (по доверенности от 02.04.2015);

от закрытого акционерного общества "Сандоз" - Озолина И.Г. (по доверенности от 14.10.2014).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Смирнов и партнеры" (далее - общество "Смирнов и партнеры") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к закрытому акционерному обществу "Сандоз" (далее - общество "Сандоз") о взыскании 4 400 064 рублей компенсации за незаконное использование обозначения "МАТРИКС", тождественного словесному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 315834, правообладателем которого является истец.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2015, в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Смирнов и партнеры", ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит принятые по делу судебные акты отменить и принять новый судебный акт.

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами при рассмотрении настоящего спора неправильно определен предмет доказывания, поскольку для констатации факта незаконного использования товарного знака необходимо установить: наличие сходства до степени смешения товарного знака и используемого обозначения, однородность товаров или услуг, в отношении которых применяется соответствующее обозначение, товарам или услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Общество "Смирнов и партнеры" указывает на то, что по данной категории дел обстоятельства использования товарного знака правообладателем выяснению не подлежат, равно как и наличие у зарегистрированного товарного знака различительной способности.

Общество "Смирнов и партнеры" также обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что судами первой и апелляционной инстанций не устанавливалась и не исследовалась однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение, товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 315834; приводит обоснование того, что указанные товары являются однородными, что подтверждено, по его мнению, материалами дела.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы отмечает, что факт нарушения его исключительных прав на товарный знак обществом "Сандоз" подтвержден представленными в материалы дела доказательствами, что не получило надлежащую правовую оценку судов первой и апелляционной инстанций.

В отзыве на кассационную жалобу общество "Сандоз" просит принятые по делу судебные акты оставить без изменения как законные и обоснованные, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители общества "Смирнов и партнеры" кассационную жалобу поддержали по доводам, изложенным в ней, просили решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить.

Представитель общества "Сандоз" против удовлетворения кассационной жалобы возражал по мотивам, приведенным в отзыве.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Судами установлено, а материалами дела подтверждается, что общество "Смирнов и партнеры" является правообладателем словесного товарного знака "МАТРИКС" по свидетельству Российской Федерации N 315834 с датой приоритета от 24.01.2005, зарегистрированного 27.10.2006 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства.

Впоследствии на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2015 по делу N СИП-901/2014, оставленного без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2015, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 315834 досрочно прекращена в отношении товаров 05-го "фармацевтические препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства" класса МКТУ вследствие его неиспользования правообладателем.

Ссылаясь на нарушение своих исключительных прав на товарный знак ответчиком посредством использования обозначения "Матрикс", сходного до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком, при вводе в оборот лекарственного средства "Фентадол Матрикс" в двенадцати формах выпуска (различные виды пластыря) посредством его размещения на потребительской упаковке и сопроводительной документации, общество "Смирнов и партнеры" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды первой и апелляционной инстанции исходили из недоказанности истцом факта нарушения его исключительных прав на принадлежащий ему товарный знак.

Суд кассационной инстанции поддерживает указанный вывод судов первой и апелляционной инстанций по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, законодателем установлено, что для привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав правообладателя товарного знака необходимо наличие одновременно трех, указанных выше условий.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Вопреки доводам кассационной жалобы судами при рассмотрении настоящего спора правильно определен предмет доказывания.

Так, судами установлено, а материалами дела подтверждается, что общество "Смирнов и партнеры" является правообладателем словесного товарного знака "МАТРИКС".

В то же время суды не установили оснований для констатации факта нарушения исключительных прав истца ответчиком.

Суды при рассмотрении настоящего дела правильно исходили из того, что нарушение прав на товарный знак будет иметь место только в случае использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды пришли к выводу об отсутствии вероятности смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика.

При этом суды обоснованно приняли во внимание обстоятельства, имеющие преюдициальное значение для настоящего спора, установленные при рассмотрении дел N А40-165569/14 и N СИП-901/2014.

Так, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 315834 на момент предъявления иска действовала в отношении товаров 5-го класса МКТУ - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; дезинфицирующие средства.

При рассмотрении дел N А40-165569/14 и N СИП-901/2014 установлено, а также в исковом заявлении по настоящему делу подтверждается, что товарный знак "МАТРИКС" используется правообладателем только для маркировки биологически активной добавки.

Тогда как лекарственный препарат "Фентадол Матрикс" является трансдермальной терапевтической системой, содержащей в качестве активного действующего вещества анальгетик фентанил.

Судами установлено, что трансдермальная терапевтическая система (ТТС) является лекарственной формой для поддержания постоянного высвобождения фентанила в течение 72 часов.

Показаниями к применению лекарственного препарата "Фентадол Матрикс" являются хронический болевой синдром сильной и средней степени выраженности:

- боли, вызванные онкологическим заболеванием;

- болевой синдром неонкологического генеза, требующий многократного обезболивания наркотическими анальгетиками (например, невропатия, артрит и артроз, "фантомные" боли после ампутации конечностей).

Кроме того, судами установлено, что фентанил является наркотическим анальгетиком, который внесен в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 25.10.2014) "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации". В связи с чем лекарственный препарат "Фентадол Матрикс" имеет ряд серьезных побочных эффектов, поэтому в инструкции по применению указанного препарата указано, что он "может использоваться только высококвалифицированным персоналом в условиях специализированного стационара как часть комплексного лечения болевого синдрома у пациентов при условии адекватной медицинской, социальной и психологической оценки их состояния".

В соответствии с нормами статьи 25 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" отпуск лекарственного препарата "Фентадол Матрикс" из аптек физическим лицам будет строго лимитирован: такие лекарственные препараты отпускаются строго по рецепту аптечными организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности, причем рецепт на указанное средство должен быть не старше пяти дней.

На основании изложенного, суды обоснованно исходили из того, что медицинские работники, выписывая рецепт на лекарственное средство "Фентадол Матрикс", обязаны иметь четкое представление о производителе данного лекарственного средства, показаниях к его применению и противопоказаниях, поэтому они не будут введены в заблуждение тем, что в наименовании лекарственного средства содержится обозначение "МАТРИКС". А потребители, которым известна биологически активная добавка "Матрикс", производимая истцом, и которые хотят ее приобрести, не имеют возможности приобрести лекарственное средство "Фентадол Матрикс" по ошибке, поскольку оно отпускается только по рецепту врача, имеющий ограниченный срок реализации.

При этом суд кассационной инстанции учитывает, что неоднородность сравниваемых товаров подтверждена также при рассмотрении дела N СИП-901/2014, и в силу части 2 статьи 69 Арбитражного кодекса Российской Федерации не подлежит доказыванию при рассмотрении настоящего дела.

При указанных обстоятельствах, суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, поскольку отсутствует сама вероятность смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика.

Доводы кассационной жалобы, касающиеся выводов судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии в материалах дела доказательств ввода в оборот лекарственного аппарата "Фентадол Матрикс" обществом "Сандоз", подлежат отклонению, поскольку в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у суда кассационной инстанции отсутствуют полномочия для переоценки установленных судами нижестоящих инстанций фактических обстоятельств дела и представленных участниками спора доказательств.

Иные выводы судов первой и апелляционной инстанции, содержащиеся в обжалуемых решении суда первой инстанции и постановлении суда апелляционной инстанции, в том числе об утрате различительной способности товарного знака, не привели к принятию неправильных по существу судебных актов.

Суд кассационной инстанции полагает, что окончательные выводы суда о недоказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 315834 соответствуют фактическим обстоятельствам по делу и имеющимся в деле доказательствам, которые заявителем жалобы не опровергнуты.

Таким образом, нарушений норм материального и процессуального права, исходя из доводов кассационной жалобы, которые в силу статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут являться основанием для отмены судебных актов, не установлено.

Суд кассационной инстанции полагает, что вопреки доводам кассационной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Учитывая вышеизложенное, оснований для отмены обжалуемых решения и постановления у суда кассационной инстанции не имеется.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная при подаче кассационной жалобы, относится на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2015 по делу N А40-28053/2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

С.М. Уколов

Судья

В.А. Химичев