Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2016 г. по делу N СИП-145/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку услуги, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуги, для которых зарегистрирован товарный знак заявителя, являются однородными

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2016 г. по делу N СИП-145/2016

Резолютивная часть решения объявлена 21 июня 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 24 июня 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 октября 2016 г. N С01-821/2016 по делу N СИП-145/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Жандаровой И.В., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (Республика Башкортостан, ОГНИП 311028012400084)

о признании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 500054 незаконным; о признании неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 500054 в отношении услуг 35-го класса Международное классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Аргос" (ул. Маркуса, д. 22, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Албания, 362000, ОГРН 1061515002340).

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Кольцова Т.В. по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-530/41.

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 500054 незаконным; о признании неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 500054 в отношении услуг 35-го класса Международное классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Аргос" (далее - общество "Аргос").

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В. в судебное заседание не явился, заблаговременно заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие.

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам, указав, что оспариваемое решение не соответствует положениям действующего законодательства, нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявитель считает, что при принятии обжалуемого решения Роспатент дал неправильную оценку однородности товаров 35-го класса МКТУ, зарегистрированных для спорного товарного знака, и услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров" противопоставленного товарного знака, а также не принял во внимание высокую степень сходства противопоставленных товарных знаков.

Представитель Роспатента против удовлетворения заявления индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. возражал по доводам, изложенным в отзыве.

По мнению Роспатента, услуги, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не могут быть признаны однородными, так как услуги "реклама" и "реализация товаров" относятся к услугам разного рода, а также имеют разные условия реализации, круг потребителей. При этом, по мнению Роспатента, реализация товаров не является разновидностью продвижения товаров.

Общество "Аргос" представителя в судебное заседание не направило, представило отзыв, в котором поддерживает выводы Роспатента и просит обжалуемый акт оставить без изменений.

Также общество "Аргос" указывает, что термин услуги "реализация товаров" был исключен при введении 8 редакции МКТУ.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество "Аргос" является правообладателем товарного знака "МУРАВЕЙ MURAVEY" по свидетельству Российской Федерации N 500054 с приоритетом от 30.01.2012 зарегистрированного в отношении товаров 32, 33 и услуг 35-го классов МКТУ, а именно следующих услуг 35-го класса МКТУ "услуг агентства рекламные; аренда площадей для размещения агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 500054 включает в себя словесные элементы "МУРАВЕЙ" и "MURAVEY", написанные кириллическим и латинским алфавитом заглавными буквами черного цвета. Словесные элементы расположены друг над другом. Слово "МУРАВЕЙ" исполнено полужирным шрифтом, а слово "MURAVEY" - обычным. Над буквами "й" первого слова и над буквой "у" второго слова стоит одинаково исполненное ударение.

Кроме того, элемент "MURAVEY" представляет собой транслитерацию словесного элемента "МУРАВЕЙ".

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В. 28.07.2015 обратился в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в части услуг 35-го класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Возражение было мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак в отношении указанных услуг является сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком" "МУРАВЕЙ" по свидетельству Российской Федерации N 543558, имеющим более раннюю дату приоритета, а именно 29.11.1999, и зарегистрированного в отношении однородных услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров".

Решением Роспатента от 19.02.2016 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 500054 оставлена в силе.

При этом оспариваемое решение Роспатента мотивировано следующими доводами.

Проанализировав обозначения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 500054 и N 543558 Роспатент пришел к выводу, что они характеризуются звуковым тождеством и имеют одинаковое смысловое значение, в связи с чем сходны до степени смешения.

Также Роспатент пришел к выводу, что услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, могут быть объединены общим родовым понятием "реклама", что является оказанием услуг по распространению информации.

В свою очередь товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 543558 зарегистрирован в отношении услуг 42-го класса МКТУ "реализация товаров", которые относятся к услугам торговли.

Таким образом, Роспатент сделал вывод о том, что услуга 42-го класса МКТУ "реализация товаров" и услуги 35-го класса МКТУ "услуг агентства рекламные; аренда площадей для размещения агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная", указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородными не являются, поскольку относятся к разным видам деятельности, вследствие чего товарные знаки, предназначенные для их маркировки, не могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте.

Данный вывод послужил основанием для отказа в удовлетворении возражения индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В.

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В. с решением Роспатента от 19.02.2016 не согласился, обратившись в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 ГК РФ) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 ГК РФ). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия.

Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 названной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Заявителем соблюден срок, предоставленный для обращения в суд.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 500054 в отношении услуг 35-го класса МКТУ и принятие по его результатам решения находится в рамках полномочий Роспатента.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2012701957 (30.01.2012), правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев обстоятельства настоящего дела, соглашается с доводами индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. о том, что при принятии обжалуемого решения Роспатент неправомерно отказал в признании однородности между сравниваемыми услугами 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услугами 42-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ" отмечено, что перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим. Для обозначения услуг по продаже товаров могут быть использованы следующие термины: "услуги по розничной, оптовой продаже товаров", "услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров", "услуги по развозной продаже товаров", "услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений", "услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов". Термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности, например: "услуги розничной продажи продуктов питания".

В пункте 2 названного информационного письма разъяснено, что услуги, связанные с торговой деятельностью, после вступления в силу 8-й редакции МКТУ стали использоваться формулировки, предусмотренные этой редакцией, в том числе использовалась формулировка "продвижение товаров для третьих лиц".

В свою очередь, продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Таким образом, услуга "продвижение товаров для третьих лиц" может быть связана не только непосредственно с продажей товаров, но и, например, с рекламой.

Из изложенного следует, что услуги по "реализации товаров" и услуги "рекламы" являются взаимодополняемыми и относятся к одному родовому понятию.

Кроме того, в разъяснениях к 35-му классу 10-й редакции МКТУ указано, что к этому классу относится, в том числе услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

Таким образом, реклама товаров/услуг осуществляется не сама по себе, а с целью оповещения потребителей о наличии конкретных товаров/услуг, для увеличения потребительского спроса на реализуемые товары, оказываемые услуги.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и услуги 42-го класса МКТУ "реализация товаров", для которых зарегистрирован товарный знак заявителя, являются однородными.

Учитывая, что обозначения сравниваемых товарных знаков признаны сходными до степени смешения, что не опровергается лицами, участвующими в деле, а также то, что данные товарные знаки зарегистрированы для однородных услуг, при этом противопоставленный товарный знак имеет более раннею дату приоритета, Суд приходит к выводу, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 500054 противоречит положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что решение Роспатента от 19.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 500054 не соответствует закону и нарушает права заявителя, суд приходит к выводу о том, что указанное решение следует признать недействительным. При этом полагает возможным устранить допущенное нарушение путем удовлетворения заявленных требований индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича путем обязания Роспатента аннулировать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 500054 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в регистрации.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу заявления, подлежат взысканию с органа, принявшего ненормативный правовой акт, признанный судом недействительным, в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.02.2016 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 500054 как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Роспатент аннулировать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 500054 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, указанных в регистрации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича 3 000 (Три тысячи) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина