Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2016 г. по делу N СИП-186/2016 Суд оставил без удовлетворения требование истца о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков, поскольку ответчиком представлены доказательства о признании спорных товарных знаков широко известными знаками, а, следовательно, об использовании им спорных товарных знаков

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2016 г. по делу N СИП-186/2016

Резолютивная часть решения объявлена 2 августа 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 9 августа 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2016 г. по делу N СИП-186/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Качко К.К.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества "ХАМЕ ФУДС" (ул. Западная, д. 35, пос. Боголюбово, Суздальский р-н, Владимирская обл., 601270, ОГРН 1043302800188)

к закрытому акционерному обществу "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (ул. Талалихина, д. 41, стр. 14, Москва, 109316, ОГРН 1027739019934)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 333865, N 333866 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30 корп. 1, г. Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "ХАМЕ ФУДС" - Малахов Б.А. (по доверенности от 22.03.2016);

от закрытого акционерного общества "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" - Ременников И.Г. (по доверенности от 01.01.2014 N 17-0092-14).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "ХАМЕ ФУДС" (далее - общество "ХАМЕ ФУДС") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (далее - общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 326193, 333865, 333866 вследствие их неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Определением Суда по интеллектуальным правам 19.07.2016 требование общества "ХАМЕ ФУДС" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Российской Федерации N 326193 выделено в отдельное производство с присвоением соответствующего номера.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представитель истца уменьшил исковые требования, просил суд:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 333865, вследствие его неиспользования в отношении товаров 29-го класса МКТУ, а именно: "дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина";

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 333866, вследствие его неиспользования в отношении товаров 29-го класса МКТУ, а именно: "дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина".

Названное уменьшение истцом заявленных требований в судебном заседании 02.08.2016 принято судом.

В обоснование заявленных требований общество "ХАМЕ ФУДС" ссылается на то, что 26.10.2015 ответчик - общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском о защите исключительных прав на товарные знаки со словесным элементом "Ням-Ням", взыскании компенсации с общества "ХАМЕ ФУДС" в размере 700 000 рублей и запрета на территории России продукции с обозначением "Ням-Ням". По указанному иску арбитражным судом возбуждено производство по делу N А11-11283/2015 (л. д. 3-9, т. д. 1).

По мнению общества "ХАМЕ ФУДС" наличие спора между истцом и ответчиком по делу N А11-11283/2015 является доказательством его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), такая заинтересованность может быть обусловлена желанием законно использовать спорное обозначение и необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, его не использующего.

При этом истец ссылается, на то, что его основной коммерческой деятельностью является производство паштетов из печени, а паштеты из печени и противопоставленные в уточненном истцом заявлении товары 29-го класса МКТУ имеют одни потребительские свойства и функциональное назначение (мясные продукты питания), один рынок сбыта (розничные продуктовые магазины), один круг потребителей (покупатели товаров широкого потребления).

Ответчик в отзыве на исковое заявление (л. д. 70-73, т. д. 1) просит суд отказать в его удовлетворении, ссылается на отсутствие доказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков.

При этом ответчик указывает на использование спорных товарных знаков путем размещения их на своем товаре - сосисках, которые вводит в гражданский оборот.

Ответчик полагает, что спорные товарные знаки являются широко известными рядовому потребителю на территории России и поэтому, имеющими высокую различительную способность, что позволяет использовать значение критерия однородности при защите спорных товарных знаков, использующихся ответчиком продолжительное время.

Также ответчик считает, что истец предъявил настоящий иск исключительно с целью легализации своих противоправных действий, что недопустимо в силу статьи 10 ГК РФ.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв (л. д. 49-51, т. д. 1), в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил удовлетворить заявленные требования, с учетом их уточнения, в полном объеме.

В судебном заседании представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, просил суд полностью отказать в удовлетворении исковых требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения искового заявления, в том числе путем размещения публичной информации на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru о процессуальном состоянии дела и публикации судебных актов, явку своего представителя в суд первой инстанции не обеспечил.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, комбинированный товарный знак со словесным элементом "Ням-Ням" по заявке N 2006711748 с приоритетом от 03.05.2006 зарегистрирован Роспатентом 11.09.2007 за N 333865 в отношении товаров 29-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства о регистрации. Правообладателем товарного знака является общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ".

Комбинированный товарный знак со словесным элементом "Ням-Ням" по заявке N 2006711749 с приоритетом от 03.05.2006 зарегистрирован Роспатентом 11.09.2007 за N 333866 в отношении товаров 29-го класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства о регистрации. Правообладателем товарного знака является общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в отношении товаров, указанных им в исковом заявлении (с учетом их уточнения) и в отношении которых зарегистрированы спорные товарные знаки, а также на то, что его заинтересованность в подаче настоящего иска обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя - общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении этих товаров.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

В ходе установления однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В подтверждение своей заинтересованности истец ссылается на наличие судебного спора между истцом и ответчиком по делу N А11-11283/2015 по иску общества "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" к обществу "ХАМЕ ФУДС" о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "Ням-Ням" в размере 300 000 руб., запрете реализации на территории Российской Федерации продукции с использованием обозначений "Ням-ням" и "Ням ням", сходных до степени смешения с товарным знаком "Ням-Ням" (л. д. 14-15, т. д. 1).

Также в подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены документы, подтверждающие введение в гражданский оборот на территории России товаров с нанесенным на упаковку такого товара словесным элементом "Ням ням".

Так на четвертой странице каталога продуктов (л. д. 94, т. д. 2) имеется изображение "Детских паштетов в алюминиевой упаковке 60 грамм - срок хранения 36 месяцев - количество в упаковке: 24" с нанесенным на упаковку словесным элементом "Ням ням": артикул 22700791700244 - паштет деликатесный из мяса птицы; артикул 22700141700244 - паштет деликатесный из индейки.

Названный каталог был разработан ИП Николаевой С.Н. по договору N 3 от 31.01.2013 (л. д. 95-100, т. д. 2), дизайн-макет (л. д. 102-121, т. д. 2) этого каталога сдан по акту N 000012 от 11.02.2013 (л. д. 101, т. д. 2), что подтверждается оплатой заказа по платежному поручению N 485 от 05.02.2013 на сумму 74 575 рублей (л. д. 122, т. д. 2).

Факт реализации истцом на территории России указанных товаров подтверждается представленными копиями договоров, счет-фактур, товарных накладных, платежных поручений (л. д. 126-148, т. д. 2; л. д. 1-52, т. д. 3).

При этом паштетная продукция (паштеты), которая реализуется истцом на территории России, однородна товарам указанным в перечне свидетельств Российской Федерации на спорные товарные знаки, в отношении которых истцом заявлены уточненные исковые требования, так как товар "паштеты", соотносятся как "род/вид" (общее родовое понятие - мясные продукты), имеют близкие (взаимодополняемые и/или взаимозаменяемые) условия реализации (специализированные мясные магазины или мясные отделы магазинов), область применения (мясные продукты питания, используемые для приготовления/употребления в пищу) и специализированный круг потребителей (покупатели мясных продуктов).

Судебная коллегия отвергает довод ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца, выражающееся в предъявлении настоящего иска с целью легализации своих противоправных действий.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Исследовав и оценив представленные истцом документы, суд приходит к выводу, что они подтверждают фактическое осуществление истцом деятельности по реализации путем розничной торговли паштетами из мяса и птицы, а также наличие судебного спора между истцом и ответчиком по делу N А11-11283/2015, как доказательства заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемых товарных знаков в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны (статьи 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), такая заинтересованность может быть обусловлена желанием законно использовать обозначение, тождественное или сходное с товарным знаком, в случае, если правообладатель его не использует.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

Учитывая указанные положения Правил при проведении сравнительного анализа обозначения "Ням ням", используемого истцом при реализации паштетов, и спорных товарных знаков, содержащих словесный элемент "Ням-Ням", принадлежащие ответчику, судебная коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения, поскольку они в целом ассоциируются друг с другом ввиду наличия семантического и фонетического сходства.

При этом суд полагает, что графическое различие противопоставленных обозначений, заключающееся в использовании различного шрифта и стилизации, не может повлиять на возникновение у потребителя качественно иного восприятия сравниваемых обозначений, равно как и на возникновение опасности отнесения потребителями сравниваемых обозначений к серии знаков, принадлежащих одному правообладателю.

Таким образом, судебная коллегия пришла к выводу о том, что используемое истцом на реализуемых им товарах - паштетах из печени обозначения "Ням ням" является сходным до степени смешения со спорными товарными знаками, содержащими словесный элемент "Ням-Ням", принадлежащий ответчику.

С учетом изложенного, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимной связи, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров, тождественных и однородных товарам, которые указаны в исковом заявлении (с учетом его уточнения) и для которых зарегистрированы спорные товарные знаки.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 333865, вследствие его неиспользования в отношении товаров 29-го класса МКТУ, а именно: "дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина" и досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 333866, вследствие его неиспользования в отношении товаров 29-го класса МКТУ, а именно: "дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина".

При этом в силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков (01.04.2016) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 01.04.2013 по 31.03.2016 включительно.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Правообладатель спорных товарных знаков представил в суд в качестве доказательства использования спорных товарных по свидетельствам Российской Федерации N 333865, 333866 путем размещения его на своем товаре - "сосисках" товарные накладные за период с 13.02.2013 по 03.03.2016 (л. д. 74-106, т. д. 1).

Так же общество "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" представило в материалы дела, в качестве доказательств введения товара - "Сосиски" в гражданский оборот, образец этикетки и образец упаковки такого товара (л. д. 107, т. д. 1).

При этом ответчик в качестве доказательства того, что им выпуск товара осуществляется на законных основаниях, представил копию технических условий - ТУ 9213-011-51032326-00 и декларации о соответствии - ТС N RU Д-RU.AT50.B.00670 от 27.05.2015 (л. д. 108-117, т. д. 1), а также сертификаты соответствия данной продукции (л. д. 119-127, т. д. 1).

Вместе с этим ответчик использует спорные товарные знаки, размещая их на дегустационных стойках при проведении рекламных акций ассортимента своей продукции, что подтверждается фотоотчетом общества с ограниченной ответственностью "Квел ТМ" от 11-13.09.2015 (л. д. 127-137, т. д. 1).

При этом ответчик в обоснование довода о том, что спорные товарные знаки являются широко известными на территории Российской Федерации, имеющими высокую различительную способность, представил следующие доказательства.

Ответчик представил копии договоров с контрагентами на осуществление рекламных услуг, а так же образцы рекламной продукции (л. д. 138-150, т. д. 1; л. д. 1-60, т. д. 2).

При этом ответчик в отзыве на исковое заявление (л. д. 70-73, т. д. 1) указывает, что спорные товарные знаки были интегрированы в рекламные компании ответчика, совместно с другими товарными знаками, принадлежащими ему, например - товарным знаком со словесным элементом "Микоян". Например, такой рекламный ролик размещен в сети Интернет по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=tew4KQn6bvo.

С момента регистрации товарный знак использовался на товаре, вводимом в оборот ЗАО "Микояновский мясокомбинат", - сосисках, сардельках, колбасах, пельменях, фрикадельках и других. Продукция ответчика с использованием спорных товарных знаков со словесным элементом "Ням-Ням" выпускался восьми ассортисентных наименований - сосиски, вареная колбаса, варено-копченая колбаса, ветчина, котлеты мясные, котлеты куриные, фрикадельки, фрикадельки обжаренные.

С 2006 года по настоящее время (за период 10 лет) ответчиком было продано 1 095 330 кг. (2 738 325 пачек) сосисок с использованием на данном товаре спорных товарных знаков со словесным элементом "Ням-Ням" на сумму 138 361 675 рублей, что подтверждается оборотными ведомостями, подготовленными бухгалтерией ответчика (л. д. 61-71, т. д. 2).

При этом как следует из письменных пояснений (л. д. 144, т. д. 3) главного бухгалтера общества "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" указанные ведомости подготовлены путем обобщения данных введенных в систему бухгалтерского учета "галактика" из первичных документов - накладных на внутреннее перемещение с производства в цех реализации и товарных накладных на отпуск товара покупателям. Так в графе "приход" отражается количество, цена и сумма поступившей с производства в цех реализации продукции, а в графе "расход" те же показатели реализованного товара. Таким образом, оборотные ведомости содержат достоверную информацию о движении товарно-материальных ценностей и объеме их реализации, а также денежное выражение всех операций.

Судебная коллегия принимает во внимание, что в Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента от 17.03.2000 N 38, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 N 2231 (далее - Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации) указаны, документы, которые могут прилагаться к заявлению тем лицом, которое считает свой товарный знак общеизвестным на территории Российской Федерации:

фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака;

данные об интенсивном использовании товарного знака, в частности, на территории Российской Федерации. При этом могут быть указаны: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в определенном секторе экономики и тому подобное;

о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией.

При этом согласно статье 2 Совместных рекомендаций Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) о положениях в отношении охраны общеизвестных товарных знаков (Женева, 1999 год) при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

При этом в качестве рекомендованных факторов указываются такие как степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества, продолжительности, степени и географическом районе использования знака и любой деятельности по продвижению знака, продолжительности и географическом районе осуществленных регистраций знака, в какой они отражают использование или признание этого знака: материалах, отражающих факты успешной реализации прав на знак; ценности присущей этому знаку.

В силу пункта 2.1 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС, пункт 1(a) статьи 2 требует, чтобы компетентный орган принимал во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод об общеизвестности знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендациям ВОИС компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев (таких например, как указание на то, что товар производится по лицензии или под контролем заявителя). Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Судебная коллегия считает возможным для проверки заявленного ответчиком довода о том, что спорные товарные знаки являются широко известными для рядовых потребителей на территории России той мясной продукции, которую производит и реализует ответчик, принять во внимание общие принципы и критерии, рекомендованные Роспатентом в названных Правилах признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации и Рекомендациях ВОИС.

Так ответчиком в суд представлено исследование Фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) (л. д. 72-82, т. д. 2), целью которого являлось определение узнаваемости спорных товарных знаков со словесным элементом "Ням-Ням" и их ассоциации с производителями мясопродуктов рядовыми потребителями на территории Российской Федерации.

Результат опроса ВЦИОМ показал, что 18% опрошенных, ассоциирует обозначение "Ням-Ням" с продукцией, выпускаемой ответчиком.

Из письма ВЦИОМ от 19.07.2016 N 65 от 12.07.2016 (л. д. 131, т. д. 3) следует, что в практике ВЦИОМ не предусмотрена передача заполненных анкет заказчику исследования, так как передача персональных данных респондентов третьим лицам, в том числе заказчику исследования (которые содержат опросные листы в бумажном и электронном виде), запрещены Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и кодексом ESOMAR (международный кодекс практики маркетинговых и социологических исследований ESOMAR (European Society Of Opinion and Market Research - Европейское общество исследователей общественного мнения). ВЦИОМ может представить информацию по указанному исследованию по соответствующему запросу суда с указанием материалов, необходимых к представлению.

Также ответчик считает, что при рассмотрении настоящего спора следует учитывать правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014, в соответствии с которой правообладатель может быть признан использующим товарный знак в отношении всех однородных товаров, даже если он использует этот знак только при введении в оборот одного из них или нескольких. Так норма статьи 1486 ГК РФ не называет какой-то один или несколько критериев, например критерий идентичности товаров, тем более не устанавливает исчерпывающего перечня критериев, подлежащих оценке судом при установлении факта использования товарного знака.

Следовательно, исключительное использование критерия идентичности, не позволяет во многих случаях, разрешить вопрос о сохранении охраны товарного знака, не нарушив баланс прав сторон спорного правоотношения. Анализ норм современных международных договоров, законодательства государств, актов международных организаций, а также судебной практики по их применению позволяет сделать вывод о том, что при оценке факта использования товарного знака в целях сохранения его охраны применяется совокупность критериев, среди которых критерий однородности товаров очень важен.

При этом значение критерия однородности повышается при необходимости защиты известных, обладающих различительной способностью товарных знаков, которые используются продолжительное время и известны рядовому потребителю.

В обоснование довода о проведении ответчиком рекламной компании в 2005 - 2007 годах, производимой им мясной продукции с размещением на ней спорных товарных знаков со словесным элементом "Ням-Ням", в суд представлены копии документов:

договор с обществом с ограниченной ответственностью "Новый Импульс - 50" N 590/2005 от 27.10.2005 с приложениями, на распространение рекламных листовок с изображением товара, маркированного товарным знаком со словесным элементом "Ням-Ням" в торговой сети "Утконос";

договор с обществом с ограниченной ответственностью "Виконт" с приложениями на распространение рекламной продукции ответчика с товарным знаком со словесным элементом "Ням-Ням" в торговых точках сетевых клиентов;

договор с обществом с ограниченной ответственностью "Маркетинг Лидер Групп" (далее - общество "Маркетинг Лидер Групп") с приложениями, на распространение рекламной продукции с товарным знаком со словесным элементом "Ням-Ням" в торговых точках сетевых клиентов;

договор с обществом с ограниченной ответственностью "Новый Импульс - 50" N 2480 от 01.07.2010 на распространение рекламном информации о товарах, маркированного товарным знаком со словесным элементом "Ням-Ням" в торговой сети "Утконос";

договор с обществом с ограниченной ответственностью "Алити Гифт" на изготовление монетницы с изображением товарного знака со словесным элементом "Ням-Ням";

договор с обществом с ограниченной ответственностью "РА ЛБЛ Медиа Групп" на изготовление тиража (4 400 штук) рекламных плакатов на самоклеющейся пленке;

договор с обществом с ограниченной ответственностью "РА ЛБЛ Медиа Групп" на проведение рекламной компании по оклейке маршрутных такси;

договор с обществом с ограниченной ответственностью "Русич" па изготовление рекламной продукции с товарным знаком со словесным элементом "Ням-Ням".

При этом как следует из письма от 25.07.2016, подписанного главным бухгалтером общества "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (ответчик), вышеназванные договоры исполнены их сторонами, в бухгалтерском учете ответчика в системе "Галактика" отсутствуют какие-либо сведения о неисполнении представленных в суд договоров с организациями: ФГУП "Орловская ГТРК", обществом "Маркетинг Лидер Групп", обществом "КБ Паблишер", обществом РА "АиФ-Контакт", обществом "Студия Амбер", обществом "Новый Импульс - 50".

Первичная документация (акты приемки-сдачи работ, акты сверки расчетов) в связи с истечением сроков хранения, установленных подпунктом 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации уничтожены (л. д. 143, т. д. 3).

Из письма общества "Маркетинг Лидер Групп" от 22.07.2016 (л. д. 141, т. д. 3) следует, что данное общество с 01.11.2007 состоит в договорных отношениях с ответчиком на основании договора N 14/01-01 от 01.04.2007. Общество "Маркетинг Лидер Групп" специализируется на оказании маркетинговых услуг производителям товаров в крупных стевых магазинах.

В период с 2007 года по 2009 год с ответчиком было заключено ряд дополнительных соглашений к договору, предметом которых являлось распространение в сетевых магазинах "Копейка" и "Пятерочка" следующих рекламных материалов с изображением товарного знака "Ням-Ням": очки "Ням Ням"; наклейка "Ням"; шелфстопер "Детская линейка". Каких-либо претензий по исполнению договора со стороны ответчика не имелось. Услуги были оказаны и оплачены в соответствии с условиями договора (л. д. 141, т. д. 3).

В письме от 22.07.2016 N 243 (л. д. 142, т. д. 3) общество "Новый Импульс - 50" подтверждает, что договорные отношения по приобретению продукции ответчика существуют с 2005 года и были основаны на Договоре поставки N КОМ-189 от 22.07.2005. В числе закупаемых у ответчика обществом "Новый Импульс - 50" были сосиски под товарной маркой "Ням-Ням".

Между сторонами вышеназванного договора поставки также был заключен договор на оказание услуг N 590 от 27.10.2005, предметом которого предусматривалось распространение в существовавших на тот момент магазинах общества "Новый Импульс - 50" информационных листовок с рекламой товаров ответчика, в том числе сосисок под товарной маркой "Ням-Ням". Взамен существующего договора оказания услуг 01.07.2010 сторонами был заключен новый Договор N КМ-2480-м на оказание маркетинговых услуг по продвижению продукции ответчика на рынке.

При этом ответчик 01.08.2016 представил в материалы дела образец оригинальных очков "Ням-Ням".

Из письма общества с ограниченной ответственностью "БАХЕТЛЕ-1" от 27.07.2016 следует, что (торговая сеть "Бахетле" - 9 магазинов (Республика Татарстан) с 2012 года приобретает, в том числе сосиски "Ням-Ням", которые пользуются стабильным спросом у покупателей. Данный товар известен покупателям этой сети в связи с неизменным качеством и неизменной, хорошо оформленной упаковкой.

Кроме того, в обоснование довода о широкой известности спорных товарных знаков со словесным элементом "Ням-Ням", для подтверждения довода о том, что процесс реализации ответчиком продукции, сопровождался обширной рекламной компанией с распространением большого числа листовок, плакатов, сувенирной продукции, а также рекламой на общественном транспорте, обществом "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ", ответчиком представлены ведомости аналитического учета общества с ограниченной ответственностью "Виконт", общества с ограниченной ответственностью "Алити Гифт", общества с ограниченной ответственностью "РА ЛБЛ Медиа Групп", общества с ограниченной ответственностью "Русич".

Также с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в оборотных ведомостях, ответчиком представлены копии товарных накладных в количестве 230 штук на реализацию товара с товарным знаком "Ням-Ням" в одном месяце - декабрь 2014 года (л. д. 99-150, т. д. 4; л. д. 1-150, т. д. 5; л. д. 1-150, т. д. 6; л. д. 1-150, т. д. 7; л. д. 1-77, т. д. 8).

Согласно названным первичным документам за рассматриваемый период было реализовано 20 838 упаковок сосисок (8 335 кг) на сумму 2 694 148,38 рублей.

При этом представитель ответчика пояснил, что указанные товарные накладные представлены только за один месяц, так как представление таких документов за весь период с 2005 года требует значительных затрат времени и представляет из себя огромный объем документов.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (в редакции до 01.10.2014), или использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (в редакции с 01.10.2014).

С учетом требований, предъявляемых названной нормой права, судебная коллегия исследовав используемое правообладателем обозначение на предмет его отличия от зарегистрированных спорных товарных знаков приходит к выводу, что спорные товарные знаки используется в форме, допустимой пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, так как отличие при использовании заключается лишь в смене цветовой гаммы товарных знаков (красно-белой или бело-красной).

Судебная коллегия также отмечает, что оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 по делу N СИП-225/2013, от 02.02.2015 по делу N СИП-539/2014, от 23.04.2015 по делу N СИП-804/2014, от 21.10.2015 по делу N СИП-883/2014 и от 01.02.2016 по делу N СИП-380/2015.

Судебная коллегия, оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства и установив факт производства товаров с использованием спорных товарных знаков со словесным элементом "Ням-Ням" и их реализации на территории Российской Федерации, приходит к выводу о том, что ответчик (правообладатель) подтвердил факт использования спорных товарных знаков в отношении товара 29-го класса "сосиски".

Установление этого обстоятельства позволяет судебной коллегии также сделать вывод о доказанности ответчиком факта введения в гражданский оборот товаров, относящихся к родовым понятиям (изделия колбасные).

При этом следует отметить, что статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны в отношении конкретных непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015 и от 04.07.2016 N СИП-438/2015.

Судебная коллегия принимает во внимание обстоятельство того, что согласно Национальному стандарту Российской Федерации. Изделия колбасные варенные. Технические условия. ГОСТ Р 52196-2011 мясными продуктами, являются - вареные колбасные изделия (колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки, колбасные хлебы), выпускаемые в охлажденном виде, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок.

Судебная коллегия принимает во внимание, что нормы статьи 1486 ГК РФ корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статей 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994), согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Учитывая представленные ответчиком в суд доказательства, а также отсутствия возражений истца по факту использования спорных товарных знаков в спорный период для индивидуализации товаров "сосиски", судебная коллегия считает возможным учесть рекомендации ВОИС, согласно которым для того, чтобы гарантировать охрану зарегистрированного товарного знака, он должен использоваться в отношении, по крайней мере, одного из товаров, для которых он зарегистрирован, а использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром.

Вместе с тем при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров при оценке использования товарного знака не учитывается (пункт 41 Обзора).

В то же время с учетом определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам.

Вместе с тем широкая известность должна быть доказана в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.

Изучив представленные ответчиком доказательства в совокупности и их взаимосвязи, судебная коллегия приходит к выводу о широкой известности спорных товарных знаков в отношении товаров 29-го класса МКТУ "дичь и изделия из дичи, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; консервы мясные и мясорастительные; мясо и изделия из мяса, в том числе деликатесы из мяса; продукты мясной переработки; мясо и изделия из мяса, подвергнутые тепловой обработке и замороженные; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя [неживая] и изделия из птицы домашней, в том числе подвергнутые тепловой переработке и замороженные; свинина" в силу следующего.

Ответчиком с 2005 года разработан перечень продуктов мясной гастрономии, для индивидуализации которой, ответчиком была зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом "Ням-ням" и проводилась рекламная компания - выпускались плакаты, наклейки, сувенирная продукция, проводилась реклама в средствах массовой информации (л. д. 82-94, т. д. 3).

Также ответчиком представлены доказательства значительных объемов реализации выпускаемой мясной продукции, в том числе сосисок с использованием спорных товарных знаков начиная с 2006 года в различных регионах России.

При этом как следует из результатов опроса ВЦИОМ, 18% опрошенных, ассоциируют обозначение "Ням-Ням" с продукцией, выпускаемой ответчиком. При проведении ВЦИОМ указанного исследования, было опрошено 1 600 респондентов в 130 городах Российской Федерации, для отражения экономической и социально-демографической структуры взрослого населения России.

Истцом в суд представлена копия Рецензии от 07.07.2016 на указанный опрос ВЦИОМ (л. д. 98-99, т. д. 3), согласно которому достоверный уровень данных о наличии ассоциативной связи между обозначением "Ням-ням" и обществом "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" не превышает 9%+-3,5%. Истец в ходе судебного разбирательства пояснил, что не настаивает на истребовании судом во ВЦИОМ материалов, на основании которых были сделаны выводы.

При этом ответчик представил в суд письмо ВЦИОМ от 19.07.2016 N 64 в котором указано, что выводы, изложенные в Рецензии от 07.07.2016 на опрос ВЦИОМ о невозможности использования результатов исследования ВЦИОМ сделаны на основе необоснованных замечаний к исследованию и свидетельствуют о стремлении любыми возможными способами дискредитировать данное исследование.

Истцом в суд не подавались заявления о фальсификации доказательств, представленных ответчиком, а доводы о недопустимости опроса ВЦИОМ, как достаточного, допустимого доказательства, подтверждающего широкую известность спорных товарных знаков, сводятся к несогласию с выводами, изложенными в этом опросе.

При этом судебная коллегия отмечает, что доводы, содержащиеся в Рецензии от 07.07.2016 на опрос ВЦИОМ (л. д. 98-99, т. д.3), не опровергают выводы, изложенные в опросе ВЦИОМ, а лишь отражают оценочные суждения относительно достоверности уровня ассоциативной связи. То есть носят предположительный характер, не подкрепленный документально.

Таким образом, судебная коллегия соглашается с доводами ответчика о том, что длительность использования спорных знаков на товарном рынке России (примерно 10 лет), весьма внушительное количество потребителей (18%), ассоциирующих спорные товарные знаки с товарами (мясной продукцией), производимой и реализуемой ответчиком, наличие у общества "МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" группы товарных знаков с указанным словесным элементом "Ням-Ням" (товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 326193, 333865, 333866), объемы производства и реализации товаров с использованием этого обозначения, обширность рекламных компаний товаров с указанным словесным элементом "Ням-Ням", позволяет прийти к выводу о признании спорных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 333865, 333866 широко известными знаками, для целей применения принципа однородности при исследовании вывода об использовании ответчиком спорных товарных знаков.

Судебная коллегия отказывает в удовлетворении ходатайства истца об отнесении судебных расходов на ответчика (л. д. 78-80, т. д. 8), мотивированным тем, что ответчик недобросовестно пользуется своими процессуальными правами, своими действиями целенаправленно затягивает процесс, пытаясь "выиграть" время для сбора дополнительных доказательств и аргументов.

При этом судебная коллегия учитывает, что сбор доказательств для представления в суд в подтверждение довода ответчика о широкой известности спорных товарных знаков требует значительных временных затрат. Вместе с тем истец, как и ответчик, представлял в ходе судебного рассмотрения по делу, новые доказательства, в том числе Рецензию на опрос ВЦИОМ от 07.07.2016 и письменные дополнения к иску.

Учитывая вышеизложенное, уточненные исковые требования общества "ХАМЕ ФУД" не подлежат удовлетворению.

Судебные расходы распределены судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования закрытого акционерного общества "ХАМЕ ФУДС" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина