Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2016 г. по делу N СИП-409/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку вывод административного органа о том, что заявленное на регистрацию обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя производимых товаров, не обоснован

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2016 г. по делу N СИП-409/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 сентября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Голофаева В.В., Погадаева Н.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шовть Е.А., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Трофимова Владимира Юрьевича (г. Хабаровск, ОГРНИП 310272127400032) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 25.03.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения от 25.11.2015 на решение об отказе в государственной регистрации по заявке N 2014706542.

В судебное заседание явились представители: от заявителя - Краснова Н.В. (доверенность от 02.06.2016); от Роспатента - Барский С.А. (доверенность от 03.06.2016 N 01/32-443/41), Русаков И.А. (доверенность от 22.07.16 N 01/32-580/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Трофимов Владимир Юрьевич (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.03.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения от 25.11.2015 на решение от 27.08.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке N 2014706542 в отношении ряда товаров 2-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "краски, олифы; лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати" (с учетом уточнения исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В судебном заседании представитель предпринимателя поддержал уточненные в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковые требования, ссылаясь на ошибочность выводов Роспатента об однородности товаров 02-го МКТУ с реализуемыми обществом с ограниченной ответственностью "Акватика", товарами относящимся к 11-му классу МКТУ.

В свою очередь, представители Роспатента поддержали ранее изложенные в отзыве доводы, с заявленным требованием не согласились, просили отказать в его удовлетворении, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования, с учетом их уточнения подлежат удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, 03.03.2014 предприниматель подал в Роспатент заявку N 2014706542 на регистрацию комбинированного обозначения, состоящего из словесного элемента "AQUATICA / АКВАТИКА", выполненного буквами русского и латинского алфавитов в две строки на фоне голубого прямоугольника.

Спорное обозначение заявлено в сочетание синего, коричневого и белого цветов в отношении товаров 02, 11-го и 19-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства палатой по патентным спорам принято решение от 27.08.2015 об отказе в государственной регистрации спорного обозначения ввиду его несоответствия подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Не согласившись с поименованным решением, предприниматель 25.11.2015 обратился в палату по патентным спорам с возражением, мотивированным не соответствием выводов административного органа об однородности товаров 02-го и 19-го классов МКТУ с реализуемыми обществом с ограниченной ответственностью "Акватика", товарами относящимся к 11-му классу МКТУ.

Одновременно заявитель обращал внимание Роспатента на наличие в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о государственной регистрации более 120 юридических лиц с наименованием "Акватика", существующих в разных субъектах Российской Федерации и на свою добросовестность.

По результатам рассмотрения указанного возражения 25.03.2016 Роспатентом принято оспариваемое решение, которым отказано в удовлетворении названного возражения и оставлено в силе решение от 27.08.2015 об отказе в государственной регистрации спорного обозначения.

При вынесении указанного решения Роспатент исходил из того, что спорное заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку оно воспроизводит обозначение, под которым российская компания - общество с ограниченной ответственностью "Акватика" более десяти лет производит однородные товары, в отношении которых испрашивается регистрация по заявке N 2014706542.

При этом, признавая однородность товаров 02-го и 19-го классов МКТУ с товарами 11-го класса МКТУ, Роспатент ограничился тем, что они являются сопутствующими.

В уточненном в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявлении предприниматель, ссылаясь на доводы, аналогичные тем, которые изложены в возражении от 25.11.2015, просит оспариваемый ненормативный правовой акт отменить.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из даты обращения с настоящим заявлением, суд полагает, что срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено, что юридически значимые действия совершены Роспатентом в рамках своих полномочий, закрепленных статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При этом компетенция указанного органа заявителем по настоящему делу не оспаривается.

Нарушений процедуры рассмотрения возражений также судом не усматривается.

При проверке ненормативного правового акта судебная коллегия установила следующее.

Учитывая разъяснения, данные в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты поступления заявки N 2014706542, правовая база для проверки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за N 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Пунктом 1 статьи 1499 ГК РФ предусмотрено, что экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака (экспертиза заявленного обозначения), проводится по заявке, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы; в ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 и пунктов 1 - 7 статьи 1483 ГК РФ и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы заявленного обозначения федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 статьи 1499 ГК РФ).

Изложенный в оспариваемом решении Роспатента вывод о сходстве до степени смешения между обозначением, используемым обществом с ограниченной ответственностью "Акватик" для индивидуализации производимой им продукции, и обозначением по заявке N 2014706542 не оспаривается предпринимателем, равно как и судебная коллегия, принимая во внимание правовые позиции, изложенные в постановления президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, от 18.06.2013 N 2050/13 и учитывая методику сравнения обозначений, выработанную в пунктах 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил находит данный вывод правомерным.

В то же время, судебная коллегия обращает внимание на то, что предприниматель фактически оспаривает вывод Роспатента о том, что заявленное им на регистрацию обозначение в отношение товаров 2-го класса МКТУ вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя (общества с ограниченной ответственностью "Акватика") в отношении производимых им однородных товаров 11-го класса МКТУ.

Осуществляя судебную ревизию оспариваемого ненормативного правого акта, в том числе указанных доводов и признавая их обоснованными, суд исходит из следующего.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В частности, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В то же время, согласно пункту 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождении товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной, и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Таким образом, по смыслу приведенных норм права во взаимосвязи с указанными положениями Правил и Рекомендаций, отказ в государственной регистрации со ссылкой на подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ является правомерным только в случае, если само обозначение или входящие в его состав элементы содержат сведения о производителе, либо выполнены таким образом, что способны порождать в сознании потребителя представление о производителе товаров через ассоциации, в том числе основанные на предшествующем опыте потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от заявителя.

При этом судебная коллегия отмечает, что указанные Правила и Рекомендации разработаны для экспертов и специалистов Роспатента и подведомственных ему организаций с целью их применения при экспертизе обозначения, заявленного на государственную регистрацию в качестве товарного знака, при рассмотрении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака или об отказе в государственной регистрации товарного знака, а также при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, а, следовательно, их положения не могут игнорироваться экспертами и специалистами Роспатента при проведении экспертизы.

Между тем, не из материалов дела, ни в оспариваемом ненормативном правовом акте не усматривается, что испрашиваемое комбинированное обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения ранее перечисленных товаров 02-го класса МКТУ (пункт 2.3.2.1 Правил), либо является общепринятыми символами и терминами в отношении испрашиваемых товаров (пункт 2.3.2.2 Правил), либо является словесным обозначением, характеризующим названные товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта (пункт 2.3.2.3 Правил), либо представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара либо его видом (пункт 2.3.2.4 Правил) либо испрашиваемое словесное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и свойств перечисленных товаров.

Роспатентом в оспариваемом решении указано, что обществом с ограниченной ответственностью "Акватика" более 10 лет осуществляется производство сантехнических изделий (ванн) и мебели для ванн, с использованием обозначения "АКВАТИКА". Вместе с тем, суд отмечает что указанные товары относятся к товарам 11-го класса МКТУ, а доказательств того, что указанное общество производит также товары 2-го класса МКТУ, в том числе товары, заявленные для регистрации в заявке N 2014706542, в материалах дела отсутствует.

В рассматриваемом случае среднестатистический потребитель приобретая материала для ремонтно-отделочных работ, к которым относятся ранее перечисленные товары 2-го класса МКТУ, явно будет учитывать, что не получит при самостоятельном производстве гарантию определенного стандарта качества продукции, реализуемой обществом с ограниченной ответственностью "Акватика".

Таким образом, судебная коллегия считает, что сделанный Роспатентом вывод о том, товары 2-го класса МКТУ являются сопутствующими товарами при производстве товаров 11-го класса МКТУ и поэтому являются однородными, в сочетании с тем, что продукция общества с ограниченной ответственностью "Акватика" является широко известной способна ввести потребителя в заблуждения относительно изготовителя товара является необоснованным и не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя. При этом указанная норма не содержит требования о проверке заявленного обозначения в отношении однородных товаров.

Более того, судебная коллегия усматривает отсутствие в оспариваемом решение мотивов, по которым палата по патентным спорам отклонила доводы заявителя относительно декларативного характера сведений, опубликованных в Информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в отношении общества, равно как и об отсутствии достоверной информации о производимых обществом товарах 2-го классам МКТУ.

Порядок рассмотрения возражений установлен Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Пунктом 1.6 Правил N 56 установлено, что в палату по патентным спорам может быть подано возражение на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В соответствии с пунктом 4.8 Правил N 56 при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5 - 1.8 этих Правил, коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявку на регистрацию товарного знака или заявку на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, патентообладатель, обладатель исключительного права на товарный знак, обладатель свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

Как установлено судебной коллегией при рассмотрении настоящего спора, эксперт при экспертизе заявленного обозначения сослался на поисковый сайт, расположенный в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://yandex.ru, распечатав и приложив к материалам административного дела распечатки по запросам "aquatica", "акватика".

В то же время, согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 52 постановлении 5/29, при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений (действий) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

В свою очередь, оценивая представленные в материалы дела документы, судебная коллегия соглашается с предпринимателем, что в представленных в материалы дела документах, в том числе и из поисковых запросов, а также в выдаче ответов на них отсутствует информация об известности общества с ограниченной ответственностью "Акватика" российскому потребителю, а также о производстве ей товаров, относящихся к 2-му классу МКТУ.

При этом взятые при рассмотрении палатой по патентным спорам сведения из сети Интернет нельзя отнести к словарно-справочным изданиям, поскольку они представляют собой непроверенную информацию из интернет-магазинов и рекламу.

Кроме того, следует учитывать, что соответствие заявленного обозначения условиям охраноспособности должно проверяться на момент подачи заявки, в то время как невозможно достоверно установить, что скриншоты относятся к периоду даты подачи заявки.

Вывод же палаты по патентным спорам о том, что заявленное на регистрацию обозначение может ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, сделан на основании сомнительной информации из сети Интернет, полученной с нарушением пункта 4.8 Правил N 56.

В то же время, согласно части 1 статьи 65, частям 4 и 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для совершения органом, осуществляющим публичные полномочия, оспариваемых действий (бездействия), возлагается на соответствующий орган.

При изложенных обстоятельствах решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака нельзя признать соответствующим требованиям действующего законодательства, в том числе положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Учитывая изложенное, суд полагает, что оспариваемое в настоящем деле решение не соответствует закону и нарушает права заявителя в предпринимательской и иной экономической деятельности, в силу названной нормы права суд приходит к выводу о наличии оснований для признания его недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановлении N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, путем повторного рассмотрения возражений.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет органа, принявшего ненормативный акт, признанный недействительным.

В абзаце 2 пункта 3 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, при подаче физическими лицами заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина уплачивается в размере 300 рублей.

Предпринимателем уплачена по платежном поручению N 347 от 03.06.2016 государственная пошлина в размере 3000 рублей.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Таким образом, излишне уплаченная предпринимателем госпошлина в размере 2700 рублей подлежит возврату заявителю из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования индивидуального предпринимателя Трофимова Владимира Юрьевича удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.03.2016 по заявке N 2014706542 в части товаров 2-го класса МКТУ признать недействительным, как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности продолжить рассмотрение заявки N 2014706542 в отношении товаров 2-го класса МКТУ.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Трофимова Владимира Юрьевича 300 (Триста) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить индивидуального предпринимателя Трофимову Владимиру Юрьевичу из федерального бюджета 2 700 (Две тысячи семьсот рублей) излишне уплаченной государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев