Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2016 г. N С01-851/2016 по делу N А48-5176/2015 Суд оставил без изменения принятые ранее решения о частичном удовлетворении иска о защите исключительных прав на товарные знаки, поскольку исходил из доказанности факта нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на спорные товарные знаки путем использования сходного до степени смешения комбинированного обозначения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2016 г. N С01-851/2016 по делу N А48-5176/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 27 сентября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 сентября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Орловской области (судья Волкова Е.Н., секретарь судебного заседания Уварова А.В.) кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Экстра" (ш. Новорильское, д. 23, г. Орел, 302011, ОГРН 1105742001045) на решение Арбитражного суда Орловской области от 17.03.2016 по делу N А48-5176/2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2016 по тому же делу

по исковому заявлению открытого акционерного общества "Геркулес" (ул. Лавровская дорога, д. 71, г. Клин, Московская обл., 141607, ОГРН 1025002586179)

к обществу с ограниченной ответственностью "Экстра"

о защите исключительных прав на товарные знаки,

при участии в судебном заседании представителя ответчика Гарбуза А.Н. (по доверенности от 28.08.2015), установил:

открытое акционерное общество "Геркулес" (далее - ОАО "Геркулес", истец) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Экстра" (далее - ООО "Экстра", ответчик) со следующими требованиями:

- запретить ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 445258 и N 497212;

- обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактный товар, на котором размещено комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца;

- взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 1 000 000 рублей за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 445258 и N 497212.

Решением Арбитражного суда Орловской области от 17.03.2016, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2016, исковые требования удовлетворены частично: суд запретил ответчику использовать комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 445258 и N 497212; обязал ответчика в течение 30-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию, содержащую комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца; взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 300 000 рублей за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 445258 и N 497212; в удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик обжаловал их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

В кассационной жалобе ООО "Экстра", ссылаясь на незаконность принятых судебных актов, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, нарушение судами норм материального права и норм процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

В обоснование кассационной жалобы ООО "Экстра" указывает, что вывод судов об отсутствии у ответчика права использовать спорное обозначение сделан без исследования обстоятельств дела и без учета того, что используемый словесный элемент "Экстра" на упаковке продукции является фирменным наименованием ответчика, а в составе товарных знаков истца является неохраняемым элементом.

ООО "Экстра" обращает внимание на то, что использованное им обозначение является объектом авторского права, созданным по договору авторского заказа, а представленным в суд апелляционной инстанции доказательствам была дана ненадлежащая правовая оценка, в результате которой судами сделан ошибочный вывод о неправомерном использовании ответчиком товарных знаков истца.

По мнению ООО "Экстра", установив сходство используемого ответчиком обозначения с товарными знаками истца, суды приняли судебные акты о правах и обязанностях автора произведения, не привлеченного к участию в настоящем деле.

Ответчик считает вывод судов о доминирующем характере словесного элемента "ЭКСТРА" в составе товарных знаков истца необоснованным и противоречащим обстоятельствам, установленным в решении Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-867/2014, согласно которому доминирующим графическим элементом в товарном знаке истца по свидетельству Российской Федерации N 445258 является изображение чаши, наполненной овсяными хлопьями и фруктами, размещенной на фоне фруктов. При этом отмечает, что обстоятельства доминирования изобразительных элементов относятся также и к товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации N 497212, поскольку эти товарные знаки представляются собой серию.

С точки зрения ООО "Экстра", вывод судов о сходстве товарных знаков истца и используемого ООО "Экстра" комбинированного обозначения является неправомерным, поскольку, учитывая, что товарные знаки истца представляют собой единое комбинированное изображение (единую композицию), то его сравнение нужно было проводить в целом - в развернутом в одной плоскости виде по основному признаку сходства - первому впечатлению, получаемому при их сравнении, чего судами не было сделано.

Как полагает ответчик, действия истца по предъявлению настоящего иска является злоупотреблением правом в силу того, что целью иска является не защита исключительных прав истца, а вытеснение с рынка однородного товара конкурента - ООО "Экстра".

Возражая против определенного судами размера компенсации, ООО "Экстра" считает его не соответствующим степени вины ответчика, поскольку в рамках дела N А48-2170/2014 за трехгодичный период нарушения прав истца с ответчика была взыскана компенсация в размере 500 000 рублей, в то время как в рамках настоящего спора за годичный срок нарушения с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 300 000 рублей.

В дополнении к кассационной жалобе ООО "Экстра" обращает внимание суда на регистрацию Федеральной службой по интеллектуальной собственности используемых ответчиком комбинированных обозначений в качестве товарных знаков по заявкам N 2015724834 и N 2015725183.

ОАО "Геркулес" представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором оно просит в ее удовлетворении отказать, а обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Также истец в отзыве на кассационную жалобу просит отложить рассмотрение кассационной жалобы ввиду невозможности явки представителя в судебное заседание.

Рассмотрев указанное ходатайство, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для его удовлетворения, поскольку не доказана невозможность направления истцом в суд иного представителя либо явки единоличного исполнительного органа.

В судебном заседании представитель ООО "Экстра" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал.

ОАО "Геркулес", извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях на жалобу.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ОАО "Геркулес" является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак в виде упаковки для овсяных хлопьев "Геркулес" по свидетельству Российской Федерации N 445258 (с приоритетом от 31.03.2010, дата истечения срока действия регистрации - 31.03.2020), который зарегистрирован в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "овсяные хлопья".

ОАО "Геркулес" также является обладателем исключительного права на товарный знак в виде цветографического исполнения упаковки овсяных хлопьев "Экстра" по свидетельству Российской Федерации N 497212 (с приоритетом 14.12.2011, дата истечения срока действия регистрации - 14.12.2021), который зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 30-го класса МКТУ "овсяные хлопья".

Факт принадлежности истцу исключительных прав на указанные товарные знаки подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

Решением Арбитражного суда Орловской области по делу от 26.11.2014 N А48-2170/2014 ответчику было запрещено использовать комбинированное обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам Российской Федерации N 497212 и N 445258. После вступления данного решения в законную силу ответчик видоизменил этикетку и цветографическое исполнение упаковки реализуемых им овсяных хлопьев.

ОАО "Геркулес" полагая, что ООО "Экстра" продолжает использовать сходное с его товарными знаками комбинированное обозначение без соответствующего согласия правообладателя, обратилось в арбитражный суд с настоящим иском

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в части, исходил из доказанности факта нарушения ответчиком принадлежащих истцу исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 497212 и N 445258 путем использования сходного до степени смешения комбинированного обозначения в виде упаковки овсяных хлопьев. Взыскивая с ответчика в пользу истца компенсацию, суд с учетом характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, непродолжительности периода незаконного использования товарного знака, а также исходя из принципов законности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, определил ее в размере 300 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителя ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и в пределах доводов кассационной жалобы и возражений на нее правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 данной статьи).

Пунктом 3 той же статьи предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки), действовавших в период выявления факта использования товарных знаков, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 тех же Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом 14.4.2.3 Правил рассмотрения заявки предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил рассмотрения заявки комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 этих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с разделом 5 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации) при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций).

На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство (пункт 5.2.3 Методических рекомендаций).

Разделом 6 Методических рекомендаций предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся абзаце втором пункта 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды пришли к правомерному выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки путем использования сходного с ними до степени смешения комбинированного обозначения в виде упаковки овсяных хлопьев.

Делая вывод о сходстве используемого ответчиком комбинированного обозначения и товарных знаков истца, суды исходили из того, что обе упаковки имеют одинаковый размер, передняя и боковые части обеих упаковок окрашены в одинаковую цветовую гамму: переход от темно желтого к более светлому, на обеих упаковках изображены фрукты и ягоды, миски с овсяными хлопьями, доминирующим элементом лицевой части обеих упаковок является надпись "ЭКСТРА", выполненная в тождественной графической манере: исполнена одинаковым шрифтом и размером, в одной цветовой гамме, располагается в одном и том же месте; при этом надписи "овсяные хлопья клинские" на упаковке истца и "овсяные хлопья" на упаковке ответчика, которые являются неохраняемыми элементами, также сходны до степени смешения, поскольку написаны одинаковым шрифтом, размером и цветом, располагаются в центре упаковки под надписью "ЭКСТРА", но на упаковке ОАО "Геркулес" имеется дополнительное слово "клинские"; продукция истца и ответчика однородна (овсяные хлопья). С учетом изложенного суды указали, что используемое ответчиком комбинированное обозначение позволяет произвести эффект сохранения устойчивого восприятия у потребителей как продукции, предлагаемой к продаже истцом.

Ответчик, не оспаривая факт введения им в гражданский оборот овсяных хлопьев в вышеописанной упаковке, вместе с тем считает, что сходство между товарными знаками истца и используемым им на упаковке продукции комбинированным обозначением отсутствует.

Между тем вывод о наличии либо отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения не подлежит переоценке со стороны суда кассационной инстанции, если нижестоящие суды дали полную и всестороннюю оценку данным обстоятельствам.

При этом Судом по интеллектуальным правам учитывается правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженная в постановлении от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой исходя из принципа правовой определенности, решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено судом апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Указанная правовая позиция также подлежит учету судом кассационной инстанции при пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

Кроме того, в соответствии с разъяснением, данным в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 по делу N А08-8802/2013, направление дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции при установлении и признании доказанным судом первой инстанции факта отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, не относится к полномочиям суда кассационной инстанции в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судами первой и апелляционной инстанций дана полная и всесторонняя оценка обстоятельствам, связанным с наличием сходства между сравниваемыми обозначениями, нарушений норм материального права при установлении сходства этих обозначений не допущено.

Также Судом по интеллектуальным правам принимается во внимание правовая позиция, содержащаяся в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суды первой и апелляционной инстанции обоснованно признали, что сравниваемые обозначения могут производить на потребителя одинаковое общее впечатление. При этом указанный вывод сделан судами в результате сопоставления всех элементов сравниваемых обозначений, а не только словесного элемента "ЭКСТРА".

Вопреки доводу ООО "Экстра", обстоятельства дела, установленные в решении Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2015 по делу N СИП-867/2014, не могут быть признаны преюдициальными при рассмотрении настоящего дела, поскольку в вышеназванном деле судом устанавливались иные обстоятельства, а именно, связанные со сходством до степени смешения между используемым ОАО "Геркулес" на вводимой в гражданский оборот продукции обозначением и принадлежащими этому лицу товарными знаками. При этом установление сходства до степени смешения между используемым ООО "Экстра" обозначением и товарными знаками ОАО "Геркулес" не входило в предмет доказывания по делу N СИП-867/2014.

Исходя из вышеизложенного не может быть признан обоснованным и довод ООО "Экстра" о том, что вывод о сходстве сравниваемых обозначений судами сделан без учета того, что используемый словесный элемент "ЭКСТРА" на упаковке продукции является фирменным наименованием ответчика, а в составе товарных знаков истца является неохраняемым элементом.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что использованное им комбинированное обозначение является объектом авторского права, созданным по договору авторского заказа, а представленным в суд апелляционной инстанции доказательствам была дана ненадлежащая правовая оценка, подлежит отклонению, поскольку соответствующий довод ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявлялся, а договор авторского заказа на создание произведения с отчуждением исключительных прав от 25.06.2014 N 01 (далее - договор авторского заказа) и акт приема-передачи произведения от 03.09.2014 представлен им только в качестве приложения к апелляционной жалобе.

В соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.

Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными (часть 2 данной статьи).

При этом суд кассационной инстанции приходит к выводу о нарушении судом апелляционной инстанции норм процессуального права, поскольку приобщение к материалам дела копии договора авторского заказа осуществлено в нарушение требований части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку ООО "Экстра" не обосновало невозможность его представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него. При этом коллегией судей учитывается, что указанный договор подписан 25.06.2014, то есть еще до предъявления настоящего искового заявления (11.08.2015) и ответчик имел возможность его представления в суд первой инстанции.

Обжалуемые судебные акты выводов о правах и обязанностях автора произведения (лица, заключившего с ООО "Экстра" договор авторского заказа), не привлеченного к участию в настоящем деле, не содержат.

Таким образом, вывод судов об отсутствии доказательств, свидетельствующих о правомерном использовании ответчиком сходного с товарными знаками истца обозначения, является правомерным.

Также судом кассационной инстанции отклоняется довод ООО "Экстра" о злоупотреблении истцом гражданскими правами при обращении в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Между тем, довод ООО "Экстра" о том, что целью ОАО "Геркулес" по предъявлению настоящего искового заявления является не защита исключительных прав, а вытеснение с рынка однородного товара конкурента, носит предположительный характер и какими-либо доказательствами не подтверждается.

При этом ответчик не учитывает, что согласно нормам статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом, а иные лица не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Довод заявителя кассационной жалобы о явной завышенности определенного судами размера компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки не подлежит принятию судом кассационной инстанции, поскольку переоценка выводов судов о фактических обстоятельствах недопустима в силу статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ссылка ООО "Экстра" в дополнении к кассационной жалобе на факт предоставлении используемым им обозначениям правовой охраны в качестве товарных знаков не может быть признана обоснованной, поскольку указанное обстоятельство возникло после принятия обжалуемых судебных актов и, соответственно, не было предметом исследования при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций. При этом само по себе предоставление правовой охраны используемым ответчиком обозначениям не означает, что выводы судов по рассматриваемому делу относительно сходства этих обозначений с товарными знаками истца являются ошибочными.

С учетом изложенного, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, направлены в основном на переоценку доказательств, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие ответчика с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и норм процессуального права.

Исходя из этого, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Орловской области от 17.03.2016 по делу N А48-5176/2015 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2016 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов