Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2016 г. по делу N СИП-305/2016 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку он не обладает различительной способностью и полностью воспроизводит обозначение, исключительное право на которое принадлежтт другой компании, что вызывает в сознании потребителя товаров ошибочное представление об их производителе

Решение Суда по интеллектуальным правам от 4 октября 2016 г. по делу N СИП-305/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 28 сентября 2016 года

Полный текст решения изготовлен 4 октября 2016 года

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 13 марта 2017 г. N С01-1201/2016 по делу N СИП-305/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания до перерыва секретарем судебного заседания Шовть Е.А., после перерыва помощником судьи Шмуратовым А.С., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Морское содружество" (ул. Таллинская, 7А, Санкт-Петербург, 195196, ОГРН 1127746067460) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 25.02.2016, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 07.08.2015.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРРЫБФЛОТ" (проспект Генерала Острякова, д. 1, г. Севастополь 299007 ОГРН 1149204048256), общество с ограниченной ответственностью "Морское содружество" (ул. Верхняя Масловка, д. 28, корп. 2, Москва, 127083, ОГРН 1047796843).

В судебном заседании от 22.09.2016 до перерыва, объявленного в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для рассмотрения заявления о фальсификации доказательств, приняли участие представители:

от заявителя - Туницын А.Ю. (доверенность от 17.06.2016 N 38/А), Власов Р.Б., Суворов К.А. (доверенность от 21.04.2016);

от Роспатента - Кольцова Т.В. (доверенность от 22.07.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕРРЫБФЛОТ" - Бернштейн Е.В. (доверенность от 05.07.2016), Осокин А.А. (доверенность от 05.07.2016); от общества с ограниченной ответственностью "Морское содружество" - Бернштейн Е.В. (доверенности от 13.07.2016), Осокин А.А. (доверенность от 13.07.2016).

В судебном заседании после перерыва, объявленного в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения заявления о фальсификации доказательств, приняли участие представители:

от заявителя - Власов Р.Б. (доверенность от 21.04.2016), Туницын А.Ю. (доверенность от 17.06.2016 N 38/А);

от заинтересованного лица - Шеманин Я.А. (доверенности от 22.07.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "ИНТЕРРЫБФЛОТ" - Бернштейн Е.В. (доверенность от 05.07.2016), Осокин А.А. (доверенность от 05.07.2016), Булкатова И.А. (доверенность от 05.07.2016);

от общества с ограниченной ответственностью "Морское содружество" - Бернштейн Е.В. (доверенность от 13.07.2016), Осокин А.А. (доверенность от 13.07.2016), Булкатова И.А. (доверенность от 13.07.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Морское содружество" (далее - Торговый Дом "Морское содружество") обратилось в Суд по интеллектуальным правам заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 25.02.2016, которым удовлетворено возражение, поступившее 07.08.2015, вследствие чего прекращена правовая охрана комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535530.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2016 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРРЫБФЛОТ" (далее - общество "ИНТЕРРЫБФЛОТ"), общество с ограниченной ответственностью (далее - общество "Морское содружество").

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.06.2016 было удовлетворено ходатайство заявителя об истребовании у Лаборатории социологической экспертизы ФГБУН Институт социологии Российской Академии Наук доказательств, подтверждающих проведение социологического опроса с 16.06.2015 по 22.03.2015, на основании которого было подготовлено заключение от 23.06.2015 N 104-2015, в том числе: копии опросных листов, договора и технического задания о проведении социологического опроса.

В Суд по интеллектуальным правам через систему "Мой арбитр" от Торгового Дома "Морское содружество" в порядке, предусмотренном статей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поступило ходатайство о приобщении к материалам дела рецензии на Аналитический отчет по результатам социологического опроса, проведенного Лабораторией Социологической Экспертизы ФГБУН Институт социологии Российской Академии Наук.

Указанное ходатайство рассмотрено судом, ранее поименованный документ с учетом мнения лиц, участвующих в деле, приобщен к материалам дела.

В судебном заседании от 22.09.2016 представителем Торгового Дома "Морское содружество" была поставлена под сомнение достоверность договоров возмездного оказания услуг по оформлению выставочного стенда от 26.01.2010, от 26.01.2011, от 01.02.2012 и подписанных между обществом "ИНТЕРРЫБФЛОТ" и обществом с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ПрофЦентр", актов и приложений к ним, в связи с чем им заявлено о фальсификации выше поименованных доказательств.

Судебная коллегия, принимая во внимание положения статей 7, 8, 9, 41, 65, 66, 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также учитывая предмет спора и мнения лиц, участвующих в нем в порядке, предусмотренном статьей 163 названого Кодекса, объявив перерыв до 28.09.2016, предложила лицу, заявившему ходатайство о фальсификации, разъяснить своему доверителю о процессуальных последствиях такого рода заявления, обществу "ИНТЕРРЫБФЛОТ" предложено представить на обозрение суда подлинники документов о фальсификации которых заявлено, представителю Роспатента также предложено быть готовым дать пояснения по указанному ходатайству.

В судебное заседание, состоявшееся после объявления перерыва, представитель Торгового Дома "Морское содружество" - Власов Роман Борисович поддержал ранее заявленное в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство о фальсификации доказательств, в связи чем ему разъяснены уголовно-правовые последствия и отобрана расписка.

В свою очередь, представитель общества "ИНТЕРРЫБФЛОТ" представил ходатайство об исключении указанных документов, в отношении которых заявлено ходатайство о фальсификации, по причине отсутствия их оригиналов.

Представитель Роспатента, не возражая по существу против ранее поименованного ходатайства, просил обратить внимание суда на то, что в рамках своих полномочий Роспатент не обозревает подлинники документов, светокопии которых представляются в материалы административного дела, в связи с чем не может засвидетельствовать либо опровергнуть их достоверность.

В то же время, представитель административного органа сообщил об отсутствии возможности согласовать правовую позицию по настоящему делу с руководством с учетом заявленного ходатайства, в связи просил отложить судебное заседание по рассмотрению данного вопроса.

Суд по интеллектуальным правам, выслушав мнения лиц, участвующих в деле, в отношении ранее поименованных ходатайств, протокольным определением от 28.09.2016 отказал в их удовлетворении, мотивировав тем, что по смыслу статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации фальсификация может быть заявлена только в отношении тех документов, по которым лицо, приобщившее данные документы, не дает согласия об их исключения, в то время как из-за отсутствия возможности представления подлинных документов в соответствии с пунктом 2 части 1 названной нормы процессуального права с письменного согласия общества "ИНТЕРРЫБФЛОТ" они были исключены из числа доказательств по делу, в порядке части 6 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

После рассмотренных указанных ходатайств, представители общества "ИНТЕРРЫБФЛОТ" и общества "Морское содружество" заявили о приобщении письменных объяснений и дополнительных доказательств: образцы этикеток АКВАМАРИН "тефтели", "фрикадельки"; каталог общества "ИНТЕРРЫБФЛОТ"; листовки общества "ИНТЕРРЫБФЛОТ"; Интернет страницы каталогов магазина "Эвисан"; сравнение дизайна упаковки консервов "килька" марок АКВАМАРИН и УЛЬТРАМАРИН.

Данные документы были приобщены судом первой инстанции с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

Представители Торгового Дома "Морское содружество" настаивали на заявленных требованиях по мотивам, изложенным в заявлении, обращая внимание суда на то, что возражения поступившие 07.08.2015, удовлетворены Роспатентом только в части мотивов несоответствия комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535530 требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в то время как доводы со ссылкой на положения подпунктов 9 и 10 названной нормы и статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, заключённой в Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция) были отклонены Роспатентом.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпунктов 9 и 10 названной нормы" имеется в виду "пунктов 9 и 10 названной нормы"

Помимо этого, заявитель указал что лица, подавшие возражение 07.08.2015 в Роспатент против регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535530, не являются заинтересованными в подаче такого возражения. Роспатентом не доказано что третьи лица использовали обозначение сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 535530 до его даты приоритета.

Также было заявлено о недопустимости социологического заключения Лабораторией Социологической Экспертизы ФГБУН Институт социологии Российской Академии Наук от 23.06.2015 N 104-2015, так как не представлены опросные листы и согласно рецензии д.с.н. Аверина Ю.П. указанное исследование является не достоверным (л.д. 44-48 т. 17).

Представитель Роспатента возражал против заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве (т. 9, л.д. 69-78) и приложенных к нему копиях административного дела, которые были ранее приобщены к материалам дела.

В частности, обосновывая законность оспариваемого решения, представитель Роспатента просил обратить внимание суда на такие обстоятельства, как сходство до степени смешения сравниваемых обозначений в целом и не оспаривание его заявителем; объемы поставок в 2012 - 2013 годах на территорию Российской Федерации товара, маркированного обозначением сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 535530 с датой приоритета - конец квартала 2013 года; наличие общих учредителей у лица, подавшего возражения в Роспатент, и у правообладателя.

В то же время оценка указанных обстоятельств, по мнению Роспатента, безусловно свидетельствует об осведомленности правообладателя о существовании лиц, подавших возражения, равно как о рентабельности спорного обозначения на территории Российской Федерации, что с учетом правой позиции, содержащейся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2016 N 3691/06, свидетельствует о том, что заявитель не проявил надлежащей осмотрительности при выборе в качестве товарного знака обозначения, сходного с известным ему обозначением, используемым иными лицами ранее в своей хозяйственной деятельности.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 3691/06 следует читать как "от 08.07.2006 г."

Представители третьих лиц поддержали правовую позицию Роспатента по основаниям, изложенным в отзыве (т. 9, л.д. 98-108), одновременно представив на обозрения суда свою продукцию и продукцию Торгового Дома "Морское содружество", фотографии которой также представлены в материалы дела.

Учитывая мнения лиц, участвующих в деле, суд обозрел представленную продукцию и ее результатам, уточнил у представителей Торгового Дома "Морское содружество" их правовую позицию по вопросу применения положений статьи 10 ГК РФ и статьи 10-bis Парижской конвенции.

В свою очередь, представители Торгового Дома "Морское содружество" не оспаривая доводы лиц, участвующих в деле о наличии фактически тождества спорных обозначении и то обстоятельство, что из представленных в материалы дела выписок из Единого государственного реестра юридических лиц правообладатель и лицо, подавшее возражение в Роспатент - общество "Морское содружество" имеют общих учредителей, сообщили суду, что не усматривают каких-либо оснований для применения названных положений, поскольку используемый ими рисунок является авторским продуктом лица, которое не имеет какого-либо отношения к третьим лицам.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования, не подлежат удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, комбинированное обозначение по заявке N 2013743890 с датой приоритета от 18.12.2013 зарегистрировано Роспатентом 25.04.2015 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535530 на имя Торговый Дом "Морское содружество" в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "мясо, рыба, птица и дичь; белки для кулинарных целей; икра; клей рыбий пищевой; консервы рыбные; креветки неживые; лангусты неживые; лосось; мидии неживые; моллюски неживые; мука рыбная для употребления в пищу; омары неживые; паштеты из печени; печень; продукты рыбные, включенные в 29 класс; ракообразные неживые; рыба неживая; сардины; сельдь; солонина; субпродукты; трепанги неживые; тунец; устрицы неживые".

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки N 2013743890, оспариваемый товарный знак является комбинированным, в центральной части товарного знака размещен визуально доминирующий изобразительный элемент, выполненный в виде круга, в который вписаны стилизованное изображение носовой части корабля на фоне парящих в небе птиц. Над изобразительным элементом на фоне стилизованной, изгибающейся ленты с треугольными концами размещен словесный элемент "АКВАФИШ", выполненный оригинальным буквами русского алфавита белого цвета, такой же словесный элемент, но выполненный буквами синего цвета, размещен под кругом.

В Роспатент 07.08.2015 поступило возражение общества "ИНТЕРРЫБФЛОТ" и общества "Морское содружество" против предоставления правовой охраны названного товарного знака в связи с несоответствием его регистрации требованиям пунктов 3, 9 и 10 статьи 1483 ГК РФ, статье 10-bis Парижская конвенция.

По результатам рассмотрения указанного возражения 25.02.2016 Роспатентом принято решение о его удовлетворении и признании недействительным представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 535530.

При вынесении указанного решения Роспатент, во-первых, исходил из того, что вопреки доводу правообладателя лица, подавшие возражение 07.08.2015, имеют легитимную заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку у правообладателя имеет возможность предъявить требования о защите исключительных прав, равно как и осуществлять препятствование в их хозяйственной деятельности.

Во-вторых, Роспатент по результатам оценки представленных в материалы административного дела документов счел, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью, поскольку он полностью воспроизводит обозначение, под которым российская компания - общество "Морское содружество" в рамках действия контрактов, заключенных с поставщиками находящимися на территории Украины регулярно и в значительных объемах до даты приоритета оспариваемого товарного знака ввозила на территорию Российской Федерации рыбные консервы (более одного миллиона банок).

Делая указанный вывод, Роспатент отметил, что факт реализации обществом "Морское содружество" продукции, маркированной указанным обозначением на территории Российской Федерации подтверждается грузовыми таможенными декларациями на 300 000 000 рублей в рамках контракта от 23.08.2013 N 29/07 и 20 733 084 долларов США по сделке от 03.11.2010 N 03/11.

Также Роспатентом установлено, что общество "Морское содружество" участвовало на выставке "ПРОДЭКСПО" в 2010, 2011, 2012, 2013 годах с рыбными консервами, маркированными обозначением, сходным до степени смешения с обозначением по заявке N 2013743890 и словесным элементом "АКВАМАРИН".

При этом сами консервы "АКВАМАРИН" в 2009 - 2014 годах многократно упоминались в программе "Контрольная закупка", которая транслировалось на федеральном канале - "Первый телеканал" (ОРТ), обладающей наибольшим охватом аудитории Российской Федерации, по информации из открытого источника, опубликованного в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA %D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB._%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B 0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C.

Указанные обстоятельства позволили констатировать Роспатенту, что появление на российском рынке рыбных консервов и однородной продукции, маркированных оспариваемым товарным знаком, способно вызвать в сознании потребителя ошибочное представление об их производителе, то есть несоответствие регистрации спорного товарного знака требованиям, установленным в пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ.

Полагая, что указанное решение является недействительным, нарушает права и законные интересы правообладателя, последний обратился в суд с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из даты обращения с настоящим заявлением, суд полагает, что срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено, что юридически значимые действия совершены Роспатентом в рамках своих полномочий, закрепленных статьей 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При этом компетенция указанного органа заявителем по настоящему делу не оспаривается.

Нарушений процедуры рассмотрения возражений также судом не усматривается.

В свою очередь, при проверке ненормативного правового акта судебная коллегия установила следующее.

Учитывая разъяснения, данные в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), суд полагает, что Роспатент правильно указал, что с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535530 правовая база для проверки его охраноспособности включает ГК РФ, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС).

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

Как следует из заявления правообладателя, изложенный в оспариваемом решении Роспатента вывод о сходстве до степени смешения между обозначением, используемым лицами, подавшими возражения от 07.08.2015 для индивидуализации реализуемой продукции, и обозначением по заявке N 2013743890 не оспаривается правообладателем, равно как и судебная коллегия, принимая во внимание правовые позиции, изложенные в постановления президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, от 18.06.2013 N 2050/13 и учитывая методику сравнения обозначений, выработанную в пунктах 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32) находит данный вывод правомерным.

Довод об отсутствии у третьих лиц заинтересованности в подаче возражений отклоняется судебной коллегией.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

Как указано в пункте 2 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 статьи 1512 этого Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Подателями возражений были представлены документы, подтверждающие их хозяйственную деятельность в производстве и продвижении на рынок Российской Федерации рыбных консервов, которые являются однородной продукцией по отношению ко всем товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации N 535530 (товары совпадаю по виду, либо относятся к общему роду (представляют собой консервы и сами продукты, из которых они изготовлены), реализуются в продовольственных магазинах, имеют общий круг потребителей и одинаковое назначение). Поэтому Роспатентом сделан правомерный вывод о возможности постановки Торговым Домом "Морское содружество" вопроса о нарушении исключительных прав на него обществами "ИНТЕРРЫБФЛОТ" и "Морское содружество" и препятствование осуществлению ими хозяйственной деятельности, что и послужило основанием для признания третьих лиц заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 535530.

Судебная коллегия полагает, что вывод Роспатента о наличии заинтересованности компании в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку Торгового дома "Морское содружество" является правильным.

В то же время, судебная коллегия обращает внимание на то, что заявитель фактически оспаривает вывод Роспатента о том, что его товарный знак в отношении товаров 29-го класса МКТУ может ввести именно российского потребителя в заблуждение относительно изготовителя такого товара.

По мнению заявителя, указанный вывод Роспатента носит декларативный характер, поскольку в представленных в материалы административного дела не имеется ни одного доказательства вовлеченности лиц, подавших возражения в хозяйственную деятельности по производству и реализации консервов.

В частности, возражая против представленных лицами, подавшими возражение, документов, равно как и не соглашаясь с правовой оценкой данной им уполномоченным органом, заявитель ссылается на следующее обстоятельства.

Во-первых, справка общества "ИНТЕРРЫБФЛОТ" датирована позже даты приоритета товарного знака, и поэтому не может подтверждать, что изображенные на приложенных рисунках этикетки действительно использовались до даты приоритета спорного товарного знака.

Во-вторых, ни на самих этикетках, ни в других доказательствах по делу не указана дата использования указанных этикеток на товарах, введенных в гражданский оборот в Российской Федерации, равно как не указан изготовитель, с которым эти этикетки могли бы ассоциироваться.

В третьих, из иных доказательств (товаросопроводительных документов, писем третьих лиц в поддержку лиц, подавших возражения) не известно, каким обозначением (помимо словесного элемента "АКВАМАРИН") были маркированы рыбные консервы, о продаже которых заявили общество "ИНТЕРРЫБФЛОТ" и общество "Морское Содружество".

В четвертых, из представленных лицами, подавшими возражения, доказательства не усматривается, что они являются либо являлись изготовителями товаров 29-го класса МКТУ, в связи с чем сам по себе вывод административного органа о введении правообладателем потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров по существу не соответствуют действительности, в то время как указанный факт свидетельствует об отсутствии легитимной заинтересованности у данных лиц.

Между тем, осуществляя судебную ревизию оспариваемого ненормативного правого акта, в том числе в отношении указанных доводов, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что они основаны на субъективном восприятии, обусловленном заинтересованностью в исходе спора, ввиду следующего.

Согласно статье 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В частности, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5.1 Правил N 32, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В то же время, согласно пункту 3.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождении товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации. Элементы обозначений, содержащие не соответствующие действительности сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести потребителя в заблуждение. Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной, и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что сравниваемые обозначения, могут вызвать у потребителя ассоциацию, что они используются одним и тем же лицом или группой лиц, поскольку основной акцент как в обозначении правообладателя, так и в обозначении лиц, подавших возражения 07.08.2015 для индивидуализации своих товаров, делается на кораблях, которые при визуальном сравнении отличаются только наличием/отсутствием нечитаемой надписи (имени корабля), в то время как количество мачт, антенн, полос и сама архитектурная часть кузова корабля (катера) полностью совпадают между собой.

Более того, количество птиц и их форма представления, а также само расположение в сравниваемых обозначения также совпадают, в то время как указанные элементы носят прорисовочный характер и зачастую используется художником для создания целостности композиции и по сути является неким подчерком своего автора.

Судебная коллегия полагает необходимым дополнительно отметить, что согласно пункту 3.1.5 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, вероятность смешения потребителем товаров широкого потребления, таких как продукты питания, является более высокой.

При этом для признания средств идентификации участников гражданского оборота и производимых ими товаров и услуг сходными до степени смешения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13).

Как ранее отмечалось, вывод о сходстве до степени смешения между обозначением, используемым лицами, подавшими возражения от 07.08.2015 для индивидуализации ими реализуемой продукции, и обозначением по заявке N 2013743890 не оспаривается правообладателем, а в результате его судебной проверки он признан обоснованным.

Административный орган также проанализировал результаты социологических опросов, проведенных Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институтом социологии Российской академии наук, подготовленного по результатам социологического опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей рыбных консервов, в соответствии с которыми 56% опрошенных встречались с товарами, маркированными обозначением плывущего корабля и развивающейся изогнутой ленты со словесным элементом "АКВАМАРИН", при этом 46% опрошенных это обозначение стало известно в 2009 - 2011 гг. 35% респондентов определили, что производителем рыбных консервов под указанным товарным знаком является компания "Морское содружество", а 30% считает, что данную продукцию производит компания "ИНТЕРРЫБФЛОТ".

Продемонстрированное в рамках социологического опроса обозначение включает основные индивидуализирующие элементы этикеток консервов, используемых лицами, подавшими возражение (визуально доминирующее изображение корабля и словесный элемент "АКВАМАРИН").

Суд не может принять во внимание доводы заявителя о недостоверности изложенных в социологических исследованиях выводов, поскольку доказательства, подтверждающие данные утверждения, в материалы дела не представлены. При этом заключение ЦМИ "Олимп" и рецензия д.с.н. Аверина Ю.П. не опровергают данные проведенного опроса, а содержат либо иные сведения (ЦМИ "Олимп"), либо частное мнение ученого в отношении проведенного опроса (рецензия д.с.н. Аверина Ю.П.).

Так, в процессе рассмотрения настоящего дела на основании статьи 16 и части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом был направлен запрос в Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социологии Российской академии наук (далее - институт) о предоставлении анкет, а также иных доказательств в подтверждение фактов проведения соответствующих социологических опросов.

В поступившем на запрос ответе институт проинформировал суд о том, что им действительно проводился опрос среди совершеннолетних жителей Российской Федерации - потребителей рыбных консервов (заключение от 23.06.2015 N 104-2015).

Между тем институт пояснил, что опросные листы не представляется возможным предъявить ввиду значительности сроков, прошедших с момента окончания исследования, а также по причине того, что такое хранение противоречило бы нормам и практике проведения социологических опросов, нарушая анонимность участников.

При этом институтом была представлена Инструкция по обеспечению прав респондентов, участвующих в опросах для целей социологической экспертизы, Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института социологии Российской академии наук, утвержденная 14.01.2013, в соответствии с пунктом 5.19 которой срок хранения таких данных от момента окончания опроса до момента уничтожения составляет не более 21 календарного дня.

Кроме того, при рассмотрении дела по существу заявление о фальсификации данных доказательств в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлено не было.

Отказывая в признании заключения от 23.06.2015 N 104-2015 недостоверным доказательством, суд также исходит из того, что заявитель, акцентируя внимание суда на недостатках, присущих этому отчету, не представило со своей стороны ни в Роспатент, ни в суд соответствующих доказательств, опровергающих выводы, содержащиеся в этом отчете (об известности товарного знака заявителя, о сходстве между сравниваемыми обозначениями, о возможности введения потребителей в заблуждение).

Кроме того, суд отмечает, что заключение от 23.06.2015 N 104-2015 не является единственным доказательством, на котором суд основывает свои выводы.

Довод заявителя об отсутствии доказательств производства и введения в гражданский оборот до даты приоритета рыбной продукции, маркированной обозначением сходным с товарным знаком заявителя, отклоняется как несоответствующие материалам дела.

Как следует из материалов дела обществом "ИНТЕРРЫБФЛОТ" производилась консервы рыбные с датами производства 11.03.2008 (л.д. 27 т. 10), 08.05.2013 (л.д. 59, т. 10), акт экспертизы от 21.01.2013 (л.д. 60., т. 10); заявление Максудова А.А. от 12.08.2016 (л.д. 115, т. 10); общество "Морское содружество" участвовало в выставках (л.д. 61-65 т. 10) с использованием изображения корабля схожего с товарным знаком заявителя.

Исходя из грузовых таможенных деклараций следует, что обществом "Морское содружество" в течение 2012 - 2013 гг. в рамках действия контрактов N 03/11 от 03.11.2010 и N 29/07 от 23.08.2013 регулярно (поставки осуществлялись несколько раз в неделю) и в значительных объемах ввозило в Российскую Федерацию консервную рыбную продукцию с маркировкой "АКВАМАРИН". По приведенным в грузовых таможенных декларациях данным в совокупности было поставлено более одного миллиона банок консервов с указанной маркировкой.

Также из представленных документов (в частности, заказ разработки фирменного стиля и позиционирование продукции на выставке) в их совокупности можно заключить, что изображение плывущего корабля проставлялось на этикетках рыбных консервов. Примеров использования иного обозначения или отсутствия какого-либо изобразительного элемента на рыбных консервах, производимых лицами, подавшими возражение, правообладателем не представлено.

Таким образом, фактические данные свидетельствуют о том, что до даты подачи заявки N 2013743890, а именно, с 2004 года, на рынке Российской Федерации присутствовали рыбные консервы, сопровождаемые этикеткой, на которую были нанесены изображение плывущего корабля и словесный элемент "Аквамарин". При этом общий зрительный образ, формируемый спорным товарным знаком и анализируемыми выше этикетками, одинаков. Имеющиеся отличия в композиционном расположении изобразительных и словесного элементов, нюансные отличия в проработке изображения плывущего корабля имеют несущественный характер.

При этом следует отметить, что в материалах дела имеются примеры одновременного присутствия в ассортименте одних и тех же Интернет-магазинов как продукции лиц, подавших возражения, так и продукции правообладателя оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о возможности реального смешении товаров в гражданском обороте.

Оценивая представленные в материалы дела документы по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия вопреки доводу правообладателя находит выводы Роспатента о несоответствии регистрации спорного товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, убедительными.

Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что потребитель, приобретая товар с тем или иным товарным знаком также обращает внимание на информацию о производителе товара либо на дистрибьютора, в то время как анализ фирменных наименований правообладателя и общества "Морское содружество" позволяет сделать вывод о том, что они различаются только наличием/отсутствием словесного элемента "Торговый Дом", при этом указанный словесный элемент в сочетании с тождественным словесным элементом - "Морское содружество", используемым данными юридическими лицами, может только вызывать в восприятии конечного потребителя ассоциацию о том, что прежний или нынешний изготовитель либо продавец вступил в консорциум, то есть словесный элемент "Торговый Дом" не позволит сделать вывод средне статическому потребителю о том, что данные юридические лица не являются аффилированными.

В пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ также вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

С учетом приведенного разъяснения право суда на применение к действиям лица по регистрации товарного знака положений статьи 10-bis Парижской конвенции, как и статьи 10 ГК РФ, не обусловлено предварительным исследованием коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения вопроса о применении данных статей к действиям обладателя права на оспариваемый товарный знак. Кроме того, к компетенции палаты по патентным спорам не относится установление фактов, свидетельствующих о наличии в действиях лица по регистрации товарного знака признаков злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции.

Учитывая правовые основания заявленных третьим лицами возражениями со ссылкой на положения статью 10 ГК РФ и статью 10-bis Парижской конвенции и мотивировочной частью отзыва указанных лиц, в предмет проверки оспариваемого ненормативного правого акта также входит оценка действиям правообладателя по регистрации товарного знака.

Как следует из выписок из ЕГРЮЛ на территории Российской Федерации зарегистрированы:

- общество "Морское Содружество", дата регистрации 04.11.2004, учредители общество с ограниченной ответственностью "Морерыбторг", Михайлов Н.В., Стреляев В.А., размер доли (в процентах) в уставном капитале 55, 22.5, 22.5, соответственно;

- общество "ИНТЕРРЫБФЛОТ", дата регистрации 10.08.2011, учредители Нигар В.И., Гельвановский В.Г., размер доли (в процентах) в уставном капитале 57.45 и 42.55, соответственно;

- общество "Торговый Дом "Морское содружество", дата регистрации 06.02.2012, учредители Михайлов Н.В., Стреляев В.А., размер доли (в процентах) в уставном капитале 50 и 50.

При этом, из материалов дела следует и лицами, участвующими в нем, не оспаривается, что заявитель в качестве основания возникновения права на спорный товарный знак, ссылался на письмо- согласие, выданное ему обществом с ограниченной ответственностью "Тенсервис", генеральным директором и участником которого является Михайлов Николай Викторович, являющийся также учредителем правообладателя и общества "Морское содружество".

В свою очередь, судебной коллегии установлено, что из представленных в материалы дела документов следует, что общество "ИНТЕРРЫБФЛОТ" является владельцем международной регистрации N 1220845, основанной на национальной регистрации в Украине товарного знака, который в свою очередь воспроизводит обозначение, вводимое обществом "Морское содружество 2011, 2012, 2013 годах в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Одновременно судебная коллегия из материалов дела усматривает, что спорный товарный знак также является сходным до степени смешения с другим средством индивидуализации общества "ИНТЕРРЫБФЛОТ", зарегистрированным на территории Украины, товарным знаком по свидетельству N 62056 с датой приоритета 20.01.2005.

В то же время, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, при решении вопросов о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение необходимо учитывать известность товарного знака, на которую влияет популярность и узнаваемость среди потребителей, а также определенная доля рынка. На приобретение товарным знаком узнаваемости влияет его использование в течение нескольких лет. Также имеется необходимость оценки действий правообладателей более поздних товарных знаков - на предмет соблюдения ими надлежащей осмотрительности при выборе средств индивидуализации.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, судебная коллегия установила, что до даты подачи заявки N 2013743890 на оспариваемый товарный знак на рынке Российской Федерации в значительных объемах реализовывались рыбные консервы, сопровождаемые этикеткой, которая, по сути, является товарным знаком заявителя, поэтому фактически Торговый Дом "Морское Содружество" не проявил должную осмотрительность при регистрации спорного товарного знака.

Кроме того, судебная коллегия полагает необходимым обратить внимание на то, что из обращения правообладателя к контрагентам (т. 2, л.д. 72), подписанного генеральным директором Михайловым Н.В. и скрепленного печатью Торгового Дома "Морское содружество", следует, что он не просто не мог не знать о существовании спорного элемента, а напротив сознательно зарегистрировал его на территории Российской Федерации.

При этом судебная коллегия отмечает, что в рассматриваем случае не имеет какого-либо правого значения, кто являлся производителем товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с со спорным товарным знаком, в ситуации когда это обозначение было знакомо потребителям и они явно не могли связывать его с правообладателем, ввиду значительно поздней государственной регистрации юридического лица и самого товарного знака.

Как было установлено судом ранее, лица, подавшие возражения задолго до государственной регистрации заявителем вводили в гражданский оборот, в том числе на территории Российской Федерации, товары, маркированные обозначением, воспроизводящим оспариваемый товарный знак в отношении товаров 29-го класса МКТУ.

В то же время, в силу статьи 10-bis Парижской конвенции страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Коллегия судей считает необходимым отметить, что товарный знак в качестве средства индивидуализации не должен служить средством введения в заблуждение участников гражданского оборота и потребителей продукции в отношении производителя товара.

Это обуславливает обязанность хозяйствующего субъекта, претендующего на правовую охрану конкретного обозначения в качестве товарного знака, принять исчерпывающие меры по недопущению регистрации в качестве товарного знака обозначения, при использовании которого маркируемый этим обозначением товар воспринимается потребителями как товар иного производителя (в том числе путем смешения его обозначения со средствами индивидуализации иных лиц).

В данном случае Торговый Дом "Морское Содружество" обратилось в Роспатент за регистрацией товарного знака, вводящего в заблуждение потребителей, порождая у них ложное представление о товаре, маркированном спорным обозначением, как о продолжении ассортиментной линейки товаров иного правообладателя.

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 N 3565/08.

Фактически, не рассматривая корпоративный спор между сторонами, судом из анализа материалов дела установлено, что Торговый Дом "Морское содружество" в действительности был создан одним из учредителей юридического лица, подавшего возражения, и его хозяйственная деятельность, равно как и средства индивидуализации так или иначе пересекается с третьими лицами за счет наработанных благ последних, поэтому ставят заявителя в преимущественное положение в результате недобросовестных действий.

Учитывая обстоятельства, установленные при рассмотрении настоящего спора, суд полагает, что действия заявителя по регистрации спорного товарного знака и сходного до степени смешения с товарным знаком общество "ИНТЕРРЫБФЛОТ" по международной регистрации N 1220845 являются актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10bis вышеназванной Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

При изложенных обстоятельствах суд признает действия правообладателя, выразившиеся в регистрации спорного товарного знака, а также в предъявлении настоящего требования в суд актом недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10-bis Парижской конвенции, и злоупотреблением правом, не допустимым в силу статьи 10 ГК РФ.

Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя является, в свою очередь, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени судебных расходов по оплате государственной пошлины на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Морское содружество" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.02.2016 оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев