Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2016 г. по делу N СИП-504/2016 Суд отказал в удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчик (правообладатель) подтвердил факт использования спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 ноября 2016 г. по делу N СИП-504/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 ноября 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 24 ноября 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Булгакова Д.А., Рассомагиной H.Л.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кирсановой П.Ю.,

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества БАЙКАЛСИ Кампани Группа компаний "Море Байкал" (ул. Горького, стр. 6, р.п. Листвянка, Иркутская обл., 664520, ОГРН 1103850024794)

к федеральному государственному бюджетному научному учреждению "Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности" (ул. Россолимо, д. 7, Москва, 119021, ОГРН 1027739127822)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общество с ограниченной ответственностью "Байкал" (ул. Марата, д. 38, оф. 5, г. Иркутск, 664025, ОГРН 1095031003462).

В судебном заседании приняли участие представители:

истца: Лебедев А.В. по доверенности от 29.04.2016 N 41;

ответчика: Гришанова Г.И. по доверенности от 06.09.2016, Бердников А.И. по доверенности от 01.09.2016;

общества с ограниченной ответственностью "Байкал": Бердников А.И. по доверенности от 05.09.2016.

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество БАЙКАЛСИ Кампани Группа компаний "Море Байкал" (далее - общество "БАЙКАЛСИ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к федеральному государственному бюджетному научному учреждению "Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности" (далее - ФГБНУ ВНИИПБиВП) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 12.08.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2016 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Байкал" (далее - общество "Байкал").

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель общества "БАЙКАЛСИ" заявленные требования поддержал, утверждая, что спорный товарный знак не использовался правообладателем в отношении всех товаров 32-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) на протяжении трех лет до даты подачи искового заявления.

Кроме того, представитель общества "БАЙКАЛСИ" указал, что действия ФГБНУ ВНИИПБиВП, связанные с защитой исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 203612 свидетельствуют о недобросовестности данного лица.

Представитель ФГБНУ ВНИИПБиВП против удовлетворения исковых требований возражал по доводам, изложенным в отзыве, а также просил правовую охрану спорного товарного знака оставить в силе.

Представитель общества "Байкал" также возражал против удовлетворения исковых требований, поддержав позицию ФГБНУ ВНИИПБиВП.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности представителя в судебное заседание не направила, заблаговременно представила отзыв на исковое заявление, в котором указала, что пояснений по существу спора дать не может и просила рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Кроме того, в судебном заседании представителем ФГБНУ ВНИИПБиВП поддержано заявленное ранее ходатайство об объединении в одно производство с настоящим делом дел N СИП-505/2016 и N СИП-506/2016.

Суд, рассмотрев данное ходатайство, отказал в объединении дел N СИП-504/2016, N СИП-505/2016 и N СИП-506/2016 в одно производство. По результатам рассмотрения вынесено определение.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 203612 зарегистрирован на имя ФГБНУ ВНИИПБиВП с приоритетом от 23.08.1999 в отношении товаров "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" 32-го класса МКТУ.

Общество "БАЙКАЛСИ", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 в отношении всех товаров 32-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве на него, и полагая, что названный товарный знак не используются правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)).

В обоснование исковых требований общество "БАЙКАЛСИ" указывает, что оно является производителем Байкальской глубинной воды, добываемой из озера Байкал с глубины 430 м, для индивидуализации которой используется обозначение "BAIKAL".

При этом обращение с настоящим исковым заявлением мотивировано истцом необходимостью защиты от предъявленной претензии о неправомерном использовании спорного товарного знака со стороны ФГБНУ ВНИИПБиВП.

В качестве доказательств своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общество "БАЙКАЛСИ" представило следующие документы: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) на истца (т. 1 л.д. 11-30), выписку из ЕГРЮЛ на ответчика (т. 1 л.д. 31-40), информацию о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 203612 (т. 1 л.д. 46-51), распечатку с сайта http://baikalwater.ru (т. 1 л.д. 52), претензию о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки от 17.06.2016 исх. N 559/1-17 (далее - претензия) (т. 1 л.д. 53-54).

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ одними из видов деятельности общества "БАЙКАЛСИ" является производство напитков, в том числе производство безалкогольных напитков и производство минеральных и прочих питьевых вод в бутылках.

Кроме того, материалами дела подтверждается, что ФГБНУ ВНИИПБиВП обратилось с претензией к обществу "БАЙКАЛСИ", о том что истец нарушает исключительное право на серию товарных знаков ответчика (товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 203612, N 151442, N 59925), вводя в гражданский оборот питьевую воду "BAIKAL", маркированную обозначением, сходным до степени смешения с данными товарными знаками, в том числе со спорным средством индивидуализации, которые являются однородными товарам 32-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирована указанная серия товарных знаков.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 203612 является комбинированным и включает этикетку, контрэтикетку и кольеретку фиолетового цвета. При этом обозначение данного знака состоит из словесных элементов "Байкал/Baykal", изобразительного элемента веточки хвойного растения, помещенной под словесным элементом, а также веточек хвойного растения расположенных на фоне этикетки и контрэтикетки. Словесный элемент исполнен белыми буквами латинского и кириллического алфавита на фиолетовом фоне. Также обозначение спорного товарного знака заключено в овал (на этикетке и контрэтикетке).

Кроме того, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 203612 зарегистрирован в белом, чёрном, желтом, зеленом, темно-фиолетовом цвете и включает в себя неохраняемый словесный элемент "Супернапиток".

Продукция общества "БАЙКАЛСИ" маркирована обозначением "BAIKAL", написанным заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Анализируя обозначения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 и противопоставленное обозначение ответчика, судебная коллегия приходит к выводу, что основную индивидуализирующею функцию при их восприятии выполняют словесные элементы.

При этом элементы "Baykal" и "BAIKAL" являются транслитерацией слова "Байкал", имеют одинаковое звучание и создают общее зрительное впечатление.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам заключает, что сравниваемые обозначения сходны на основании признаков графического, звукового и семантического сходства доминирующих словесных элементов.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Учитывая указанные критерии при определении однородности, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что питьевая вода является однородной товарам 32-го класса МКТУ "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки".

Таким образом, принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, а также подтверждение ФГБНУ ВНИИПБиВП введения обществом "БАЙКАЛСИ" питьевой воды с обозначением "BAIKAL" в гражданский оборот, Суд по интеллектуальным правам признает истца заинтересованным в досрочном прекращении спорного товарного знака в отношении товаров 32-го класса МКТУ, указанных в регистрации спорного товарного знака.

Для целей статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 названой статьи).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

С учетом даты подачи искового заявления (10.08.2016) период времени, в течение которого ФГБНУ ВНИИПБиВП следует доказать использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 для сохранения его правовой охраны, исчисляется с 10.08.2013 по 09.08.2016 включительно.

В отзыве на исковое заявление ФГБНУ ВНИИПБиВП указало, что требования общества "БАЙКАЛСИ" удовлетворению не подлежат.

По мнению ответчика, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 203612 активно используется правообладателем для производства безалкогольных напитков, воды, сиропов.

Кроме того, спорный товарный знак входит в серию товарных знаков ответчика, широко известных потребителю с 1977 года.

При этом ответчик заботится качестве производимой им продукции, поддерживает к ней постоянный интерес потребителей, расширяет линейку товаров.

Отвечая на вопросы суда, представители ответчика сообщили, что правообладателем спорного товарного знака был проведен его незначительный ребрендинг.

При этом характер осуществленных изменений, по мнению ответчика, не повлиял на различительную способность товарного знака. Представители ответчика обратили внимание суда на тождественность словесного элемента в зарегистрированном и видоизмененном фактически используемом обозначении.

Также представители ФГБНУ ВНИИПБиВП пояснили, что факт интенсивного использования и активного продвижения на рынке безалкогольных напитков, маркированных спорным товарным знаком, подтверждается многочисленной судебной практикой, принятой в связи с защитой данного знака от неправомерного использования третьими лицами.

Кроме того, ФГБНУ ВНИИПБиВП полагает, что у общества "БАЙКАЛСИ" отсутствует заинтересованность в досрочном прекращении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 в отношении каких-либо товаров, кроме минеральных и газированных вод.

В качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 ФГБНУ ВНИИПБиВП представило следующие документы: официальную публикацию сведений о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 203612 (т. 1 л.д. 141-147), фотоснимки продукции и этикеток, маркированных спорным товарным знаком (т. 1 л.д. 148-149), копии отчётов к договору от 29.04.2011 N 1-17 о количестве произведённой продукции и выплатах вознаграждения по лицензионному договору с правообладателем (т. 1 л.д. 151-154), рецептуры на безалкогольные напитки 1973 (т. 2 л.д. 1-9), Сборник рецептур на напитки безалкогольные, квасы и напитки из хлебного сырья и сиропы товарные, 1984 (т. 2 л.д. 10-17), технологические инструкции по производству безалкогольных напитков и кваса 1984 (т. 2 л.д. 18-23), ГОСТ 28188-89 Сборник рецептур на напитки безалкогольные, 1991 (т. 2 л.д. 24-36), копию декларации о соответствии Таможенного Союза на напиток безалкогольный сильногазированный "Байкал" от 09.03.2016 ТС N RU Д-RU-AГ61.B.08539 (т. 2 л.д. 37), копию протокола испытаний от 04.03.2016 N 06-30414/13 (т. 2 л.д. 38-39), копию сертификата кошерности N 1585 (т. 2 л.д. 40), копию декларации о соответствии Таможенного Союза ТС от 02.11.2015 N RU Д-RU.АГ61.В.07154 (т. 2 л.д. 41), копию справки от 15.05.2015, выданной обществом с ограниченной ответственностью "Производственная компания "АКВАЛАЙФ" (далее - общество "ПК "АКВАЛАЙФ") (т. 2 л.д. 42), копию договора поставки от 14.03.2011 N П-0РОН-0871-201103, заключенного между обществом "ПК "АКВАЛАЙФ" и обществом с ограниченной ответственностью "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" (далее - общество "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ") (т. 2 л.д. 43-50), копии товарных накладных: от 10.08.2015 N 07303, от 01.04.2016 N 05417, от 07.01.2014 N 00075, от 06.11.2015 N 09703, от 29.04.2016 N 04419, от 29.04.2016 N 04405 (т. 2 л.д. 51-57), копию договора поставки от 01.07.2014 N 01-6/6327-ТД, заключенного обществом "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" с закрытым акционерным обществом "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" (далее - общество "ПЕРЕКРЕСТОК") (т. 2 л.д. 58-60), копию дополнительного соглашения от 01.07.2014 по EDI N 1 (т. 2 л.д. 61-65), копию спецификаций N 00000026345/2016 (т. 2 л.д. 66-68), копии товарных накладных от 01.07.2016 N 33170 и от 06.01.2015 N 00135 (т. 2 л.д. 69-72), копия договора поставки прохладительных напитков в ассортименте для нужд ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" от 03.04.2015 N КПК-287/15 (т. 2 л.д. 73-78), копии товарных накладных от 14.04.2016 N 17649, от 28.01.2016 N 03246, от 21.04.2015 N 20302 (т. 2 л.д. 79-81), копию протокола заседания Комиссии по организации закупок и определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) рассмотрения и оценки котировочных заявок от 29.12.2015 N 23-3K (т. 2 л.д. 82-85), копию договора поставки от 01.06.2010 N Н6383, заключенного обществом "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" с обществом с ограниченной ответственностью "Ашан" (далее - общество "Ашан") (т. 2 л.д. 86-117), копию прейскурантов от 24.06.2016 и от 06.06.2016 (т. 2 л.д. 118-119), копии товарных накладных от 07.09.2015 N 47286, от 02.07.2016 N 33358, от 22.04.2015 N 20307, от 07.09.2015 N 47286 (т. 2 л.д. 120-124), копии договора от 01.01.2010 N 48103, заключенного обществом "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" с обществом с ограниченной ответственностью "МЕТРО Кэш энд Керри" (далее - общество "МЕТРО Кэш энд Керри") (т. 2 л.д. 125-133), копии товарных накладных от 04.01.2014 N 00075, от 06.07.2015 N 35719 (т. 2 л.д. 134-137), копию договора поставки от 24.03.2016 N П 4252-2403-16, заключенного обществом "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" с обществом с ограниченной ответственностью "Дельта" (далее - общество "Дельта") (т. 2 л.д. 138-139), копии товарных накладных от 04.05.2016 N 21163, от 11.07.2016 N 35011 (т. 2 л.д. 140-145), копии договора поставки от 29.10.2015 N П 3983-2910-15, заключенного обществом "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" с обществом с ограниченной ответственностью "СЕРВИСЦЕПТР ТОМЛК" (далее - общество "СЕРВИСЦЕПТР ТОМЛК") (т. 2 л.д. 146-147), копию товарной накладной от 12.11.2015 N 59409 и счет-фактуры от 12.11.2015 N 12.11.00017 (т. 2 л.д. 148-149), копию договора на оказание маркетинговых услуг от 02.11.2015 N 1/11/15, заключенного обществом "ПК "АКВАЛАЙФ" с индивидуальным предпринимателем Успановой Ольгой Владимировной (т. 2 л.д. 150-155), копию служебной записки (т. 3 л.д. 1-2), копии актов от 25.11.2015 N 1, от 28.02.2016 N 2, от 29.02.2016 N 3 с приложениями (т. 3 л.д. 3-12), распечатки с сайта https://www.aqualife.ru/catalog/limonody-napitkL/ (т. 3 л.д. 14-18), судебная практика (т. 3 л.д. 19-36), копии официальных публикаций сведений о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 59925, N 151442 (т. 3 л.д. 37-64), копию сертификата соответствия N РОСС RU.MH08.H16616 (т. 3 л.д. 65-66), копия Декларации соответствия Таможенного Союза от 16.07.2014 N RU Д-RU.АГ03.В.42625 (т. 3 л.д. 67), фотоснимки продукции - питьевой воды "БАЙКАЛ" (т. 3 л.д. 68), копию декларации соответствия от 17.04.2013 N РОСС RU.АИ28.Д01463 (т. 3 л.д. 69-70), копии свидетельства о государственной регистрации от 30.06.2014 N RU.50.99.01.006.E.002360.06.14 (т. 3 л.д. 71), копии протоколов испытаний (т. 3 л.д. 72-79), копию договора о сотрудничестве от 12.11.2015, заключенного ФГБНУ ВНИИПБиВП с обществом "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" (т. 2 л.д. 80-82), копию договора поставки от 20.04.2014 N 0ЗОH-1334-201310 (т. 3 л.д. 83-92), копии счетов-фактур: от 20.06.2016 N 88, от 05.04.2016 N 40, от 04.02.2016 N 9, от 23.10.2015 N 2966, от 23.07.2015 N 2765, от 05.06.2015 N 2604, от 17.10.2014 N 1653 (т. 3 л.д. 93-96, 98, 100, 102), товарных накладных от 23.07.2015 N 868, от 05.06.2015 N 715, от 17.10.2014 N 1640 (т. 3 л.д. 97-99, 101), копия договора на создание (передачу) научно-технической продукции от 29.07.2015 N 2015-470/24 (т. 3 л.д. 103-107), копию заключения палаты по патентным спорам по товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 203612 (т. 3 л.д. 108-147).

Кроме того, в судебном заседании к материалам дела приобщены дополнительные фотоматериалы продукции ответчика, экспертное заключение, подготовленное союзом дизайнеров России, а также образцы продукции, маркированной спорным товарным знаком, представлены на обозрение Суда и лиц, участвующих в деле.

Из представленных материалов следует, что в соответствии с данными официальной публикации о товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 203612 ФГБНУ ВНИИПБиВП заключило лицензионный договор с обществом "Байкал" на право использования данного товарного знака. Общество "Байкал", в свою очередь, заключило сублицензионный договор с обществом "ПК "АКВАЛАЙФ".

При этом общество "ПК "АКВАЛАЙФ" является изготовителем безалкогольных сильногазированных напитков "Байкал 1977", "Байкал", сиропа "Байкал". Данный вывод сделан на основании анализа представленных в материалы дела доказательств, а именно: декларации соответствия Таможенного Союза от 09.03.2016 ТС N RU Д-RU.АГ61.В.08539, сертификата кошерности N 1585, декларации о соответствии Таможенного союза от 02.11.2015 ТС N RU Д-RU.AГ61.B.07154.

Также общество "ПК "АКВАЛАЙФ" заключило договор поставки от 14.03.2011 N П-0РОН-0871-201103 с обществом "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" (далее - договор N П-0РОН-0871-201103).

В силу пункта 1.1. данного договора общество "ПК "АКВАЛАЙФ" взяло на себя обязательства в обусловленный договором срок поставить и передать в собственность общества "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" безалкогольные напитки. В свою очередь общество "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" обязуется их принять и оплатить на условиях договора.

Условия о наименовании, ассортименте, количестве и цене товара, сроках (дате) поставке согласовывается сторонами, и указываются в товарных накладных, которые составляются сторонами на поставку каждой партии товара и являются неотъемлемой частью договора (пункт 1.3. договора N П-0РОН-0871-201103).

На основании данного договора общество "ПК "АКВАЛАЙФ" передало обществу "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" такие товары как напиток безалкогольный сильногазированный на пряно-ароматическом сырье "Байкал" и сироп "Байкал".

Напиток безалкогольный сильногазированный на пряно-ароматическом сырье "Байкал" передан на основании товарных накладных от 10.08.2015 N 07303, от 01.04.2016 N 05417, от 07.01.2014 N 00075, а сироп "Байкал" - на основании - товарных накладных от 06.11.2015 N 09703, от 29.04.2016 N 04419, от 29.04.2016 N 04405.

Кроме того, ФГБНУ ВНИИПБиВП и общество "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" заключили договора о сотрудничестве от 12.11.2015 (далее - договор о сотрудничестве).

Согласно пункту 1 договора о сотрудничестве стороны решили совместно осуществлять предпринимательскую деятельность по использованию товарных знаков "БАЙКАЛ" по свидетельствам Российской Федерации N 59925, N 151442, N 203612 для производства и реализации питьевой воды из озера Байкал.

При этом ФГБНУ ВНИИПБиВП взяло на себя обязательства по оказанию обществу "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" консультативной помощи по использованию и размещению своих товарных знаков на упаковках с питьевой водой, а также технической помощи в целях обеспечения контроля качества при размещении заказов на изготовление продукции, маркированной указанными товарными знаками, а также при ее получении, хранении, перевозке и реализации (пункт 1.1. договора о сотрудничестве).

Общество "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" обязалось заказывать питьевую воду из озера Байкал у своего партнера общества с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "Байкалика" (далее - общество "ТД "Байкалика"), используя при этом товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 59925, N 151442, N 203612 под контролем ФГБНУ ВНИИПБиВП.

Также между обществом "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" (покупатель) и общество "ТД "Байкалика" (поставщик) заключен договор поставки от 20.04.2014 N 0ЗОH-1334-201310 (далее - договор N 0ЗОH-1334-201310), по которому поставщик обязуется в течение срока действия данного договора передавать в собственность покупателя партии товара, согласованные сторонами по наименованию, ассортименту, количеству, цене и срокам поставки, а покупатель обязуется принимать и оплачивать такие партии товара, на условиях данного договора (пункт 1.1 договора N 0ЗОH-1334-201310).

В силу пункта 1.2. договора N 0ЗОH-1334-201310 под товаром понимается бутилированная питьевая вода, добываемая из озера Байкал (Россия) на глубине не менее 400 метров и разливаемая поставщиком под товарным знаком "Байкал".

Согласно пункту 13.4. договора N 0ЗОН-1334-201310 данный договор вступает в силу и считается заключенным с момента подписания его сторонами. Настоящий договор действует до 01.01.2015. Действие указанного договора ежегодно автоматически продлевается на срок до окончания следующего календарного года, если до 1 декабря предшествующего года ни одна из сторон не заявит о прекращении действий договора.

С соответствии с представленными в качестве исполнения договора N 0ЗОH-1334-201310 счетами-фактурами от 20.06.2016 N 88, от 05.04.2016 N 40, от 04.02.2016 N 9, от 23.10.2015 N 2966, от 23.07.2015 N 2765, от 05.06.2015 N 2604, от 17.10.2014 N 1653, а также товарными накладными от 23.07.2015 N 868, от 05.06.2015 N 715, от 17.10.2014 N 1640 общество "ТД "Байкалика" передало обществу "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" товар "вода питьевая "Байкал".

В последствии общество "МЕРКАТУС НОВА КОМПАНИ" ввело в гражданский оборот по договорам поставки, заключенным с обществом "ПЕРЕКРЕСТОК" (договор поставки от 01.07.2014 N 01-6/6327-ТД), с ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" (договор от 03.04.2015 N КПК-287/15), с обществом "Ашан" (договор поставки от 01.06.2010 N Н 6383), с обществом МЕТРО Кэш энд Керри" (договор от 01.01.2010 N 48103), с обществом "Дельта" (договор поставки от 24.03.2016 N П 4252-2403-16) и обществом "СЕРВИСЦЕПТР ТОМЛК" (договор поставки от 29.10.2015 N П 3983-2910-15) такие товары как: напиток "БАЙКАЛ" газ. стекло; напиток безалкогольный газированный "Байкал"; напиток безалкогольный сильногазированный на пряно-ароматном растительном сырье "Байкал"; вода питьевая "Байкал" первой категории, негазированная; вода питьевая БАЙКАЛ; "Байкал" б/алк. с/газ. напиток; напиток безалкогольный сильногазированный "Байкал"; Байкал; газированный напиток "Байкал"; сироп "Байкал".

Товарные накладные, представленные в доказательство исполнения данных договоров, входят в период доказывания по настоящему делу (договор поставки от 01.07.2014 N 01-6/6327-ТД - товарные накладные от 01.07.2016 N 33170 и от 06.01.2015 N 00135, договор поставки прохладительных напитков в ассортименте для нужд ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" от 03.04.2015 N КПК-287/15 - товарные накладные от 14.04.2016 N 17649, от 28.01.2016 N 03246, от 21.04.2015 N 20302, договор поставки от 01.06.2010 N Н 6383 - товарные накладные от 07.09.2015 N 47286, от 02.07.2016 N 33358, от 22.04.2015 N 20307, от 07.09.2015 N 47286, договор от 01.01.2010 N 48103 - товарные накладные от 04.01.2014 N 00075, от 06.07.2015 N 35719, договор поставки от 24.03.2016 N П 4252-2403-16 - товарные накладные от 04.05.2016 N 21163, от 11.07.2016 N 35011, договор поставки от 29.10.2015 N П 3983-2910-15 - товарная накладная от 12.11.2015 N 59409).

Довод представителя истца о том, что ответчиком в документации используется спорный товарный знак не в том виде, в котором он зарегистрирован, не принимается судебной коллегией, поскольку согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (в редакции до 01.10.2014), или использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (в редакции с 01.10.2014).

С учетом требований, предъявляемых названной нормой права, судебная коллегия, исследовав используемое правообладателем обозначение на предмет его отличия от зарегистрированного спорного товарного знака, приходит к выводу, что спорный товарный знак используется в форме, допустимой пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, так как доминирующим элементом спорного товарного знака является словесный элемент "БАЙКАЛ".

Судебная коллегия также отмечает, что оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, узнаваемости такого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования того же товарного знака с изменением отдельных элементов является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначений.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2014 по делу N СИП-225/2013, от 02.02.2015 по делу N СИП-539/2014, от 23.04.2015 по делу N СИП-804/2014, от 21.10.2015 по делу N СИП-883/2014 и от 01.02.2016 по делу N СИП-380/2015.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления по делу N СИП-225/2013 следует читать как "от 11.12.2014"

Судебная коллегия, оценив представленные ответчиком в материалы дела доказательства и установив факт производства товаров с использованием спорного товарного знака со словесным элементом "БАЙКАЛ" и их реализации на территории Российской Федерации, приходит к выводу о том, что ответчик (правообладатель) подтвердил факт использования спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 в отношении товаров "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" 32-го класса МКТУ.

Установление этого обстоятельства позволяет судебной коллегии также сделать вывод о доказанности ответчиком факта введения в гражданский оборот товаров, относящихся к родовым понятиям (напитки безалкогольные).

При этом следует отметить, что статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны в отношении конкретных непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Судебная коллегия принимает во внимание, что нормы статьи 1486 ГК РФ корреспондируют с нормами подпункта 1 пункта С статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статей 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994), согласно которым, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Неисполнение правообладателем указанной обязанности влечет за собой риск досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в отношении тех товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак не используется.

Учитывая представленные ответчиком в суд доказательства, а также отсутствие возражений истца по факту использования спорного товарного знака в спорный период для индивидуализации товара "напиток безалкогольный сильногазированный на пряно-ароматическом сырье "Байкал", судебная коллегия считает возможным учесть рекомендации ВОИС, согласно которым для того, чтобы гарантировать охрану зарегистрированного товарного знака, он должен использоваться в отношении, по крайней мере, одного из товаров, для которых он зарегистрирован, а использование в отношении одного из товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, должно гарантировать охрану для всех товаров в перечне зарегистрированных товаров, которые являются однородными с используемым товаром.

Вместе с тем при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров при оценке использования товарного знака не учитывается (пункт 41 Обзора).

В то же время с учетом определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам.

Вместе с тем широкая известность должна быть доказана в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.

ФГБНУ ВНИИПБиВП не использует товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 203612 в отношении товаров "фруктовые напитки и фруктовые соки".

Между тем, у Суда не вызывает сомнения тот факт, что товар "фруктовые напитки и фруктовые соки" является однородным товарам "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" виду отнесения данных товаров к одному роду, схожести их потребительских свойств, а также взаимодополняемости данных товаров, условий их реализации.

При этом обширная судебная практика, представленная в материалы дела, в рамках которой ФГБНУ ВНИИПБиВП защищает исключительное право на свои товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 203612, N 151442, N 59925 свидетельствует об интересе к товарному знаку со стороны конкурирующих производителей, а также об известности указанных средств индивидуализации среди потребителей.

Также судебная коллегия учитывает, что спорный товарный знак входит в серию товарных знаков, зарегистрированных на имя ФГБНУ ВНИИПБиВП и используемых для индивидуализации товаров 32-го класса МКТУ (с незначительными изменениями) правообладателем с 1977 года.

Судебная коллегия соглашается с доводами ответчика о том, что длительность использования им своих товарных знаков со словесным обозначением "БАЙКАЛ" на товарном рынке России (около 40 лет), наличие у ФГБНУ ВНИИПБиВП группы товарных знаков с указанным словесным элементом "БАЙКАЛ" (товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 203612, 59925, 151442), объемы производства и реализации товаров с использованием этого обозначения, позволяет прийти к выводу о признании спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 широко известным знаком, для целей применения принципа однородности при исследовании вывода об использовании ответчиком спорного товарного знака.

Изучив представленные ответчиком доказательства в совокупности и их взаимосвязи, а также учитывая, что представитель истца подтвердил в судебном заседании широкую известность среди потребителей товарного знака ответчика со словесным обозначением "БАЙКАЛ" для товара "газированные напитки", судебная коллегия приходит к выводу о широкой известности спорного товарного знака ответчика и о доказанности им использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 203612 в отношении товаров "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" 32-го класса МКТУ.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что в действиях ФГБНУ ВНИИПБиВП отсутствует злоупотребление правом, поскольку общество "БАЙКАЛСИ" не представило доказательств недобросовестной конкуренции со стороны ответчика, свидетельствующей о заведомо недобросовестном приобретении и использовании права на спорный товарный знак с единственной целью причинить вред другому лицу.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу, что исковые требования общества "БАЙКАЛСИ" не подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования акционерного общества БАЙКАЛСИ Кампани Группа компаний "Море Байкал" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Л. Рассомагина