Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2016 г. по делу N СИП-421/2016 Суд удовлетворил требование о признании недействительным решения Роспатента в части сохранения правовой охраны патента РФ на промышленный образец, поскольку промышленные образцы по оспариваемому патенту являются сходными до степени смешения с товарными знаками истца, объединены единым творческим замыслом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 декабря 2016 г. по делу N СИП-421/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 декабря 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 14 декабря 2016 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Симоновой К.А.,

рассмотрев в судебном заседании заявление компании Юлиус Сэманн Лтд/Julius Samann Ltd (Швейцария) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 05.04.2016 в части сохранения правовой охраны патента Российской Федерации N 88288 на промышленный образец в отношении вариантов промышленных образцов N 7, 10 и 11 и выдачи нового патента в отношении указанных вариантов промышленных образцов незаконным и обязать Роспатент аннулировать патент Российской Федерации N 88288 на промышленный образец "Ароматизатор (11 вариантов)" полностью.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечен Стройков Михаил Михайлович (г. Рязань).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Ермолина Д.Е., Пыльнев Ю.А. (по доверенности от 22.04.2014);

от заинтересованного лица - Кольцова Т.В. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-582/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Юлиус Сэманн Лтд/Julius Samann Ltd (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 05.04.2016 о частичном удовлетворении возражений против выдачи патента Российской Федерации N 88288 на промышленный образец и выдаче нового патента.

До принятия судом решения было удовлетворено ходатайство заявителя в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому просил, признать решение Роспатента от 05.04.2016 в части сохранения правовой охраны патента Российской Федерации N 88288 на промышленный образец в отношении вариантов промышленных образцов N 7, 10 и 11 и выдачи нового патента в отношении указанных вариантов промышленных образцов незаконным и обязать Роспатент аннулировать патент Российской Федерации N 88288 на промышленный образец "Ароматизатор (11 вариантов)" полностью.

Указанное ходатайство рассмотрено и удовлетворено судом с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представители компании поддержали уточненные в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявленные требования, ссылаясь на ошибочность выводов Роспатента, основанных на неверном толковании подпункта 1 пункта 9.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 325 (далее - Административный регламент), положения раздела 5 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция) и подпункта 4 пункта 4 статьи 1349 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В свою очередь, представитель Роспатента поддержал ранее изложенные в отзыве доводы, с заявленным требованием не согласился, просил отказать в его удовлетворении, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, явку представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о том, что заявленные требования, с учетом их уточнения подлежат удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 88288 на промышленный образец "Ароматизатор (11 вариантов)" выдан по заявке N 2012501482 с приоритетом от 11.05.2012, установленным по дате подачи указанной заявки, на имя Стройкова М.М., со следующим перечнем существенных признаков:

"Ароматизатор (вариант 1), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева очертаниями, включающими сопряженные волнистые и прямолинейные участки, имитирующие ветви дерева;

- наличием в нижней части подставки, выполненной горизонтально ориентированной на основе прямоугольника со скругленными боковыми сторонами;

- выполнением вершины дерева округлой.

2. Ароматизатор (вариант 2), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева волнистой линией, образующей различные по форме и размерам выступы, имитирующие ветви;

- наличием в нижней части подставки, выполненной на основе горизонтально ориентированного прямоугольника со скругленными верхними углами;

- выполнением вершины дерева на основе треугольника со скругленными углами;

- проработкой ветвей дерева, расположенных в верхней части, ориентированными вверх, а ветвей, расположенных в нижней части, ориентированными вниз.

3. Ароматизатор (вариант 3), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева волнистой линией, образующей различные по размерам и форме округлые выступы, имитирующие ветви;

- наличием в нижней части подставки, выполненной на основе горизонтально ориентированной трапеции со скругленными верхними и нижними углами и слегка выпуклыми боковыми сторонами;

- выполнением вершины дерева скругленной;

- проработкой ветвей дерева, расположенных в верхней части, ориентированными вверх, а ветвей, расположенных в нижней части, ориентированными вниз.

4. Ароматизатор (вариант 4), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева волнистой линией, образующей различные по размерам и форме округлые выступы, имитирующие ветви;

- выполнением округлых выступов различными по количеству зубьев: однозубыми, двузубыми и трезубыми;

- наличием в нижней части подставки в форме трапеции со скругленными верхними углами;

- выполнением вершины дерева в форме трезубца;

- проработкой ветвей дерева, расположенных в верхней части, ориентированными вверх, а ветвей, расположенных в нижней части, ориентированными вниз.

5. Ароматизатор (вариант 5), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева волнистой линией, образующей различные по длине и форме округлые выступы, имитирующие ветви;

- наличием в нижней части подставки в форме перевернутой трапеции со скругленными углами;

- выполнением вершины дерева в форме треугольника с закругленными углами;

- проработкой ветвей дерева ориентированными вниз.

6. Ароматизатор (вариант 6), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева зигзагообразной линией, образующей различные по длине заостренные выступы с выпуклыми и вогнутыми сторонами, имитирующие ветви;

- наличием в нижней части подставки в форме прямоугольника с закругленными верхними углами;

- выполнением вершины дерева в форме треугольника с вогнутыми и выгнутыми сторонами;

- проработкой ветвей дерева ориентированными горизонтально.

7. Ароматизатор (вариант 7), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением дерева асимметричным с наклоном вершины в левую сторону;

- выполнением контура дерева очертаниями, включающими сопряженные выпуклые и вогнутые участки, расположенные последовательно на каждой боковой стороне и образующие заостренные на концах ветви, вершины которых расположены в шахматном порядке;

- выполнением вершины дерева на основе треугольника с острыми углами и выпукло-вогнутыми сторонами;

- проработкой основания нижнего треугольника в виде сегмента круга большого радиуса.

8. Ароматизатор (вариант 8), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева очертаниями, включающими сопряженные прямолинейные и вогнутые участки, имитирующие ветви дерева, имеющего три яруса;

- выполнением вершины, являющейся верхним ярусом, в виде треугольника с острым верхним и закругленными нижними углами;

- выполнением ветвей среднего и нижнего ярусов в виде симметрично расположенных треугольников с закругленными углами;

- наличием в нижней части подставки в форме трапеции с закругленными нижними углами.

9. Ароматизатор (вариант 9), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева очертаниями, включающими сопряженные прямолинейные, выпуклые и вогнутые участки, имитирующие ветви дерева, имеющего три яруса;

- выполнением ветвей всех трех ярусов в виде симметрично расположенных треугольников с округлыми углами;

- выполнением вершины в виде небольшого прямоугольника с закругленными верхними углами;

- выполнением нижнего яруса примерно в два раза шире верхнего яруса;

- наличием в нижней части подставки небольшой высоты и прямоугольной формы.

10. Ароматизатор (вариант 10), характеризующийся

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева широкими очертаниями, включающими сопряженные замкнутые криволинейные участки, имитирующие ветви дерева и разделяющие его на три яруса;

- выполнением ветвей каждого яруса симметричными по форме треугольников с выпуклыми боковыми сторонами;

- наличием в нижней части подставки, выполненной в форме трапеции с закругленными нижними углами.

11. Ароматизатор (вариант 11), характеризующийся:

- выполнением в виде стилизованного изображения хвойного дерева;

- выполнением контура дерева широкими очертаниями и линией, включающими сопряженные замкнутые криволинейные участки, имитирующие ветви дерева и разделяющие его на три яруса;

- выполнением ветвей каждого яруса симметричными с выпуклыми боковыми сторонами и разделенными сгруппированными овальными сегментами;

- выполнением вершины в виде треугольника с заостренным верхним углом, вогнутыми боковыми сторонами и основанием в виде трех сопряженных сегментов овала;

- наличием подставки, выполненной в форме прямоугольника".

Против выдачи данного патента компанией в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 ГК РФ 08.09.2014 было подано возражение, мотивированное несоответствием группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и "оригинальность", а также нарушением положений пункта 4 статьи 1349 ГК РФ.

В частности в возражениях приведена таблица, в которой занесены сведения о "контрафактных" ароматизаторах, и соотнесении с вариантами по оспариваемому патенту, и их несоответствии условиям патентоспособности.

Одновременно, в возражении было указано, что известность и репутация знаков компании установлена вступившими в законную силу судебными актами Суда по интеллектуальным правам по делам СИП-142/2013, СИП-286/2013, Десятым арбитражным апелляционным судом по делу N А41-32865/2013.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом было принято решение от 05.04.2016 об удовлетворении указанного возражения в части признания патента Российской Федерации N 88288 на промышленный образец недействительным частично и выдаче нового патента Российской Федерации в отношении вариантов промышленных образцов N 7, 10 и 11.

В уточненном в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заявлении компания, ссылаясь на доводы, аналогичные тем, которые изложены в возражении от 08.09.2014, просит оспариваемый ненормативный акт в части сохранения правовой охраны патента Российской Федерации N 88288 на промышленный образец в отношении вариантов промышленных образцов N 7, 10 и 11 и выдачи нового патента в отношении указанных вариантов промышленных образцов отменить и обязать Роспатент аннулировать патент Российской Федерации N 88288 на промышленный образец "Ароматизатор (11 вариантов)" полностью.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из даты обращения с настоящим заявлением, суд полагает, что срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено, что юридически значимые действия совершены Роспатентом в рамках своих полномочий, закрепленных статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При этом компетенция указанного органа заявителем по настоящему делу не оспаривается.

Нарушений процедуры рассмотрения возражений также судом не усматривается.

При проверке ненормативного правового акта судебная коллегия установила следующее.

Учитывая разъяснения, данные в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), суд полагает, что Роспатент обоснованно констатировал, что с учетом даты подачи (11.05.2012) заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы промышленных образцов по оспариваемому патенту включает Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520 (далее - Правила ППС) и Административный регламент.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Согласно подпункту 4 пункта 4 статьи 1349 ГК РФ не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам.

В соответствии с пунктом 22.5.1 Административного регламента проверка патентоспособности заявленного решения начинается с установления того, может ли оно быть объектом патентных прав. При проверке соблюдения данного требования принимаются во внимание положения статьи 1349 ГК РФ и подпункта (1) пункта 9.5 Административного регламента.

Если заявленное решение не может быть признано относящимся к объектам патентных прав, проверка патентоспособности не проводится.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.5 Административного регламента не могут быть объектами патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 ГК РФ результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, противоречащие общественным интересам. К таким результатам интеллектуальной деятельности относятся, в частности: решения, способные ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя и (или) места производства изделия и (или) товара, для которого изделие служит эмблемой, этикеткой.

К решениям, способным ввести в заблуждение, относятся, в частности, решения, воспроизводящие или включающие элементы, тождественные или производящие общее впечатление, которое может привести к смешению с известными на дату подачи заявки на промышленный образец товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных изделию товаров и (или) услуг, для которых изделие служит, в частности, эмблемой, этикеткой, и имеющими более ранний приоритет.

Таким образом, приведенные нормы права во взаимосвязи с указанными положениями Административного регламента, соотносятся с общим запретом о недобросовестной конкуренции, установленной положением статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фактически описывая конкретную ситуацию, в которой юридическому лицу устанавливается запрет использовать средство индивидуализации другого юридического лица в ином объекте интеллектуальной собственности.

Осуществляя судебную ревизию оспариваемого ненормативного правого акта, суд установил, что компания, оспаривая в административном порядке правовую охрану спорной полезной модели, фактически заявляла о недобросовестности Стройкова М.М. по регистрации объекта интеллектуальный собственности, указывая на сходства художественно-конструкторского решения с зарегистрированными на её имя товарными знаками, а также несоответствия зарегистрированного на имя Стройкова М.М. объекта интеллектуальной собственности условию патентоспособности "новизна" и "оригинальность".

Вместе с тем, Роспатент, не давая правой оценки действиям Стройкова М.М., произвел сопоставительный анализ на сходство оспариваемой группы промышленных образцов с противопоставленными товарными знаками, в рамках которого установил, что только ряд изделий по оспариваемому патенту относится к решениям изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, в связи с чем не могут быть патентоспособными в смысле подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ.

Более того, по результатам указанной проверки Роспатентом в отношении ряда промышленных сопоставляемых образцов по оспариваемому патенту констатировал несоответствие условию патентоспособности "новизна" в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 ГК РФ.

В свою очередь, оспаривая выводы Роспатента в обжалуемой части, компания указывает, что при верном толковании положений, содержащихся как в разделе 5 Методических рекомендациях, так и пункте 9.5 Административного регламента во взаимосвязи со статьями 1349, 1352 ГК РФ применительно к рассматриваемому спору фактически исключает ту ситуацию, когда только часть промышленных сопоставляемых образцов может быть сходной до степени смешения с противопоставляемыми товарными знаками, а другая часть - не являться сходной до степени смешения.

Осуществляя судебную ревизию данного довода, примирительно к оспариваемому ненормативному правовому акту и принимая во внимание, то обстоятельство, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается выводы Роспатента о том, что группа промышленных образцов по оспариваемому патенту относится к изделиям промышленного дизайна - ароматизаторам (ароматизатор - вещество, обладающее приятным запахом и используемое для придания аромата продуктам питания, парфюмерным изделиям и т.п., Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка, http://www.efremova.info/), в том числе автомобильным; правовая охрана противопоставленных товарных знаков действует, в том числе в отношении товаров 05 класса МКТУ: "освежители воздуха" (освежитель воздуха предназначен для ароматизации), Суд по интеллектуальным правам, произведя сопоставительный анализ всех промышленных образов по оспариваемому патенту с противопоставленными товарными знаками компании как каждого в отдельности, так и учитывая общий заложенный смысл в них и его соотношения с противопоставляемой группой промышленных образцов по патенту правообладателя, делает вывод, что Роспатент верно усмотрел между сравниваемыми средствами индивидуализации и объектом интеллектуальной собственности ряд принципиальных различий.

Вместе тем, судебная коллегия не может согласиться с выводами Роспатента, что приведенные в оспариваемом ненормативном правовом акте различия между вариантами N 7, 10, 11 оспариваемого промышленного образца и противопоставляемыми ему товарными знаками заявителя носят существенный характер, позволяющий ему исключить возможность признать заявленное решение относимым к объектам патентных прав.

В данном случае Суд по интеллектуальным полагает, что Роспатент не учел раздел 3 Методических рекомендаций, в соответствии с которым оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

В свою очередь, из правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, следует, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При этом, как указано в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики), в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

В указанном Обзоре судебной практики отмечено, что однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В рассматриваемом случае Роспатентом установлена принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых объектов интеллектуальной собственности одному производителю ввиду одинакового назначения и области применения ароматизаторов по патенту Российской Федерации N 88288 и товарных знаков компании.

Приведенная правовая позиция представляется применимой и к ситуации, в которой рассматривается вопрос о сходстве до степени смешения между товарными знаками и промышленными образцами.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Судом установлено, что Стройковым М.М., как и компанией в противопоставленных товарных знаках, в оспариваемом промышленном образце за основу формы взят изобразительный элемент - "хвойное дерево" - примитивно исполненное и отдаленно напоминающим такое дерево как "ель", изображаемою для развития детской моторики, при этом необходимо отметить, что, несмотря на отдельные графические исполнения, в вариантах с 1 по 11 прослеживается форма ели, что применительно к подпункту 1 пункта 9.5 Административного регламента фактически исключает правомерность регистрации заявленной группы промышленных образцов, поскольку относится к решениям, способным ввести в заблуждение пользователя товара (услуги), для которого изделие служит эмблемой, а следовательно противоречит общественным интересам и не может быть объектом патентных прав согласно пункту 4 статьи 1349 ГК РФ.

Суд также учитывает, что Роспатент в оспариваемом решении установил всемирную известность и признанную репутацию товарных знаков компании на российской рынке, в то время как год приоритета спорного промышленного образца является 2012, что фактически позволяет сравнивать средства индивидуализации компании с оспариваемым патентом строже, поскольку в отличие от правообладателя промышленного образца, компания может нести существенные убытки, в том числе связанные с недобросовестным использованием её имени в хозяйственной деятельности путем ввода в заблуждение потребителя о действительной принадлежности товаров к производителю.

Кроме того, судебная коллегия также учитывает, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), в то время как в сознании потребителя изобразительный элемент ель может быть исполнен быть по-разному.

Более того, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, при решении вопросов о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение необходимо учитывать известность товарного знака, на которую влияет популярность и узнаваемость среди потребителей, а также определенная доля рынка. На приобретение товарным знаком узнаваемости влияет его использование в течение нескольких лет. Также имеется необходимость оценки действий правообладателей более поздних товарных знаков - на предмет соблюдения ими надлежащей осмотрительности при выборе средств индивидуализации.

Данная правовая позиция, по мнению судебной коллегии также применимы к ситуации, в которой рассматривается вопрос о сходстве до степени смешения между товарными знаками и промышленными образцами, поскольку фактически направлены всестороннее и полное исследования доказательств, установления фактических обстоятельств дела, для избежание в принятии ошибочного решения.

При изложенных обстоятельствах решение Роспатента в обжалуемой части нельзя признать соответствующим требованиям действующего законодательства, в том числе положениям статей 1349 и 1352 ГК РФ.

В силу статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, СССР подписана 12.10.1967) (далее - Парижская Конвенция) Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 63 постановления N 5/29, надлежит учитывать, что суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Суд считает, что вышеуказанное разъяснение может быть учтено и при рассмотрении настоящего дела, таким образом, Суд по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения настоящего дела об оспаривании решения Роспатента имеет право признать действия лица по получению патента Российской Федерации на промышленный образец злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент предоставления правовой охраны промышленному образцу не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Факт злоупотребления правом оценивается судом на момент предоставления правовой охраны промышленному образцу, вместе с тем для оценки того, имелось ли на момент получения такого патента в действиях лица злоупотребление правом, может учитываться, в том числе предшествующее и последующее поведение лиц, участвующих в деле.

Так в материалах дела содержаться письмо, подписанное Стройковым М.М., в соответствии с которым Стройков М.М., общества с ограниченной ответственностью "Альфа торг" и "Альянс" осуществляют совместную деятельность в рамках группы компаний "AZARD Group" (л.д. 117, т. 14), при этом Стройков М.М. является участником или руководителем указанных обществ, администратором домена azard.ru, через который осуществляется деятельность группа компаний "AZARD Group".

Указанная группа компаний реализует ароматизаторы в формах по спорному промышленному образцу с 2012 года по настоящее время по взаимному согласию и в общих интересах (л.д. 61, т. 10).

Компанией 05.12.2011 и 15.02.2012 в адрес группы компаний "AZARD Group" направлялись претензии о недопустимости использования дизайна продукции в форме дерева, сходного с товарными знаками Компании.

В то же время Стройковым М.М. первоначально при подаче заявки по спорному патенту было указано 15 вариантов промышленных образцов, три варианта были практически тождественны товарным знаком компании, и только после получения уведомления от Роспатента Стройков М.М. отказался от их регистрации (л.д. 43, т. 13).

Судом установлено и подтверждено материалами дела, что промышленные образцы варианты N 7, 10 полностью повторяют форму ароматизаторов, которые выпускались другими лицами до даты приоритета спорного промышленного образца: вариант N 10 - компанией NOVA BRIGHT (представитель в России общество с ограниченной ответственностью "БЕРУ" не позднее 27.10.2009 (л.д. 30-46, 50, т. 3); вариант N 7 общество с ограниченной ответственностью "Элькадор" (дата изготовления 25.10.2011 (л.д. 43-46, т. 4).

Учитывая все представленные заявителем Роспатенту и суду доказательства в их совокупности и фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что действия Стройкова преследовали цель собрать воедино все имеющиеся на рынке ароматизаторы в виде стилизованной ели (хвойного дерева) и зарегистрировать их в качестве промышленных образцов, при наличии действующих товарных знаков в виде стилизованной ели по международным регистрациям N 798981, 612525, 178969, 579396, принадлежащих компании и наличием судебный дел (СИП N 142/2013, 286/2013, 141/2013, 96/2015, А41-32865/2013) в их защиту.

Подобные действия Стройкова М.М. суд рассматривает как злоупотреблением правом, и направлены на воспрепятствование в пользовании компанией, принадлежащей ей на законных основаниях товарными знаками.

Согласно части 1 статьи 65, частям 4 и 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для совершения органом, осуществляющим публичные полномочия, оспариваемых действий (бездействия), возлагается на соответствующий орган, о чем административному органу разъяснялось, равно как и третьему лицу разъяснялось о необходимости раскрытия доказательств по настоящему спору, оценка которых возможна именно судом первой инстанции, однако правообладатель воспользовался процессуальными правами и обязанностями, установленными Арбитражным процессуального кодексам Российской Федерации, в том объеме, в котором счел нужным. Представителя в судебное заседание при рассмотрении дела по существу не направил, равно как и не представил каких-либо письменных пояснений по существу заявленных требований.

В свою очередь непроявление добросовестности и осмотрительности со стороны лиц, участвующих в деле, не может свидетельствовать о нарушении их прав судом первой инстанции, поскольку в соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации они несут риск наступления последствий за совершение или не совершения ими процессуальных действий.

Таким образом, действия Стройкова М.М. по регистрации в качестве промышленных образцов по оспариваемому патенту N 88288, обозначений, которые являются сходными до степени смешений с товарными знаками компании, объединены единым творческим замыслом (выполнение в форме ели), способны ввести в заблуждение (что также подтверждается представленным компанией опросом общественного мнения) противоречит требованиям статьи 10 ГК РФ, а также статьи 10-bis Парижской Конвенции.

Учитывая изложенное, суд полагает, что оспариваемое в настоящем деле решение не соответствует закону и нарушает права заявителя в предпринимательской и иной экономической деятельности, подлежи признанию его недействительным.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановлении N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При признании решения органа незаконным у Роспатента возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, путем аннулирования патента на промышленный образец Российской Федерации N 88288.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет органа, принявшего ненормативный акт, признанный недействительным.

Излишне уплаченные компанией по чекам-ордерам от 06.12.2016 номер операции 181, от 08.12.2016 номер операции 103, государственной пошлины в сумме 6 000 рублей в соответствии с пунктом 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежат возврату из федерального бюджета на основании справки арбитражного суда.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования компании Юлиус Сэманн Лтд./Julius Samann Ltd. удовлетворить.

Признать недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.04.2016 в части сохранения правовой охраны патента Российской Федерации N 88288 на промышленный образец в отношении вариантов N 7, 10, 11 и выдачи нового патента в отношении указанных вариантов, как несоответствующее статьям 1349 и 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности аннулировать патент на промышленный образец Российской Федерации N 88288.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу компании Юлиус Сэманн Лтд./Julius Samann Ltd. 3000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Возвратить компании Юлиус Сэманн Лтд./Julius Samann Ltd. из федерального бюджета 6 000 (Шесть тысяч) рублей излишне уплаченной суммы государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова