Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2016 г. по делу N СИП-414/2016 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку, поскольку Роспатент не установил, кто обладал исключительным правом на аудиовизуальное произведение как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату заключения договора с обществом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2016 г. по делу N СИП-414/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2016 года.

Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2016 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 апреля 2017 г. N С01-209/2017 по делу N СИП-414/2016 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляевым П.С.,

рассмотрел в судебном заседании заявление Здесенко Андрея Валерьевича (Украина, г. Днепропетровск) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 03.04.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением "Фрекен БОК" по свидетельству Российской Федерации N 281072.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "БРЭНДМАРКЕТ" (ул. Юных Ленинцев, д. 7, офис 97, Москва, 109390, ОГРН 1127746235319), Федеральное государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное объединение "Киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" (ул. Долгоруковская, 23а, Москва, ОГРН 1047707001187), Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенная государственная Киноколлекция" (ул. Долгоруковская, д. 25, Москва, 127006, ОГРН 1137746006540) и закрытое акционерное общество "Нью Стайл" (ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 2, оф. 619, Москва, 127015, ОГРН 1107746140776).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Здесенко Андрея Валерьевича - Васина М.М. (по доверенности от 20.11.2015), Суханов О.А. (по устному заявлению полномочного представителя), Терехова О.А. (по устному заявлению полномочного представителя);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Слепенков А.С. (по доверенности от 22.07.2016 N 01/32-598/41);

от общества с ограниченной ответственностью "БРЭНДМАРКЕТ" - Яковлев М.В. (по доверенности от 17.10.2014);

от Федерального государственного унитарного предприятия "Творческо-производственное объединение "Киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" - Попенков А.О. (по доверенности от 15.08.2016), Яковлев М.В. (по доверенности от 15.06.2016).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Здесенко Андрей Валерьевич (далее - предприниматель, правообладатель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 03.04.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным обозначением "Фрекен БОК" по свидетельству Российской Федерации N 281072.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "БРЭНДМАРКЕТ" (далее - общество "БРЭНДМАРКЕТ") и Федеральное государственное унитарное предприятие "Творческо-производственное объединение "Киностудия "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ" (далее - Объединение) Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Объединенная государственная Киноколлекция" (далее - учреждение) и закрытое акционерное общество "Нью Стайл" (далее - общество "Нью Стайл").

Как указывает заявитель, решение Роспатента, по его мнению, принято с нарушением законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, а также отмечает, что лицо, обратившееся с возражениями в Роспатент против предоставления правовой охраны, принадлежащего ему товарного знака, нельзя признать заинтересованным, поскольку им не было представлено документов о намерениях использования при производстве работ динамического образа героя мультфильма "Карлсон вернулся".

Также заявитель отмечает, что по сублицензионному договору обществу "БРЭНДМАРКЕТ" было передано исключительное право лишь на использование частей аудиовизуального произведения мультипликационного фильма "Карлсон вернулся", из чего следует, что предметом его лицензии является использование динамических рисованных образов героя, тогда как, оспариваемый товарный знак представляет собой статичный объект.

Заявитель также считает, что Роспатент не принял во внимание то обстоятельство, что сублицензионный договор не имеет юридической силы, поскольку обществом "БРЭНДМАРКЕТ" не доказано исполнение обязательств по нему и не представлено сведений об отчислении авторского вознаграждения.

Также как указывает заявитель, общество "БРЭНДМАРКЕТ" не может заниматься производством какой-либо продукции, в связи с тем, что основным видом его деятельности является разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

Кроме того, заявитель обращает внимание суда на то, что сублицензионный договор заключен на основании лицензионного договора, тогда как, объем прав передаваемых по сублицензионному договору, не может превышать объём полученных прав по лицензионному договору.

По мнению заявителя, при наличии исключительного права на объект авторского права, правовую охрану товарного знака может оспорить автор или лицо, право которому передано автором в соответствии с авторским договором, таким образом, действия общества "БРЭНДМАРКЕТ" по оспариванию правовой охраны товарного знака свидетельствуют о злоупотреблении правом.

Роспатент и общество "БРЭНДМАРКЕТ" направили в Суд по интеллектуальным правам отзывы, в которых указали, что с заявленным требованием не согласны, просят отказать в его удовлетворении, поскольку оспариваемое решение является законным и обоснованным.

Здесенко А.В. представил в суд письменные пояснения, в которых поддержал свою правовую позицию.

В судебном заседании представители Здесенко А.В. выступили по доводам, изложенным в заявлении и письменных пояснениях, заявленное требование поддержали.

Представители Роспатента и общества "БРЭНДМАРКЕТ" поддержали доводы, изложенные в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Представители Объединения поддержали позицию Роспатента и общества "БРЭНДМАРКЕТ", просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Общество "Нью Стайл" и учреждение, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие их представителей.

Из материалов настоящего дела следует, что Здесенко А.В. 28.06.2002 в Роспатент была подана заявка N 2002712555 на регистрацию товарного знака.

Регистрация товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 281072, правообладателем которого является Здесенко А.В., была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.01.2005 в отношении товаров 03, 06, 08 и 16-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) с датой приоритета от 28.06.2002.

В Роспатент от общества "БРЭНДМАРКЕТ" 19.03.2015 поступило возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Решением Роспатента от 03.04.2016, поданные 19.03.2015 обществом "БРЭНДМАРКЕТ" возражения были удовлетворены, правовая охрана оспариваемого товарного знака признана недействительной полностью.

Удовлетворяя, поданные обществом "БРЭНДМАРКЕТ" возражения, Роспатент исходил из того, что оспариваемый товарный знак представляет собой переработанное произведение изображения "Фрекен Бок" мультфильма "Карлсон вернулся", сравнительный анализ которого показал, что изображение персонажа "Фрекен Бок" мультфильма "Карлсон вернулся" и оспариваемый товарный знак, представляют собой один и тот же персонаж, тогда как норма пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) устанавливает возможность регистрации товарного знака только при наличии согласия обладателя авторских прав или его правопреемников, а поскольку в материалах административного дела по заявке N 2002712555 отсутствовало соответствующее согласие от авторов или иного правообладателя, Роспатент признал возражения общества "БРЭНДМАРКЕТ" о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках правомерным.

Не согласившись с решением Роспатента от 03.04.2016, Здесенко А.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым были удовлетворены поданные обществом "БРЭНДМАРКЕТ" возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и затрагивает права и законные интересы Здесенко А.В.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 2.3 постановления N 5/29, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (28.06.2002) правовая база для оценки охраноспособности названного товарного знака включает в себя Закон о товарных знаках, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Комитета Российской Федерации по патентам и товарным знакам от 29.11.1995 N 989 (далее - Правила) и Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 N 5351-I (далее - Закон об авторском праве и смежных правах).

Вместе с тем, правомерность подачи соответствующих возражений против предоставления правовой охраны товарного знака, устанавливается ГК РФ.

В силу пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 названного Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 этого Закона.

Пунктом 3 статьи 28 Закона о товарных знаках установлено, что любое лицо может подать в палату по патентным спорам в сроки и по основаниям, которые предусмотрены подпунктами 1 и 2 пункта 1 названной статьи, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В силу подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Аналогичное положение содержалось в пункте 2 статьи 7 действовавшего на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака Закона о товарных знаках.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 этого Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Таким образом, на момент подачи возражения правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарного знака по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ (пункте 3 статьи 7 ранее действовавшего Закона о товарных знаках), обладало только заинтересованное лицо.

Таким образом, в рассматриваемом случае, исходя из смысла изложенных норм права, следует, что в случае прекращения правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в нарушение пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, необходимо установить, что оспариваемый товарный знак тождественен самостоятельному объекту интеллектуальных прав, который обладал охраноспособностью ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, а также, что у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствует согласие правообладателя самостоятельного объекта интеллектуальных прав, либо его правопреемника на использование такого объекта.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2015 по делу N СИП-614/2014, от 09.10.2014 по делу N СИП-296/2013.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор), истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонаж как на часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности.

Исходя из положений пунктов 3 и 7 статьи 1259 ГК РФ, персонаж произведения может быть объектом авторских прав, если он по своему характеру признан самостоятельным результатом творческого труда автора (пункт 7 статьи 1259) и выражен в какой-либо объективной форме (пункт 3 статьи 1259).

Из пункта 21 постановления N 5/29 следует, что поскольку принадлежность части произведения, названия произведения и персонажа произведения к объектам авторского права обусловлена тем, что они по своему характеру являются самостоятельным результатом творческого труда, повлекшим возможность их использования независимо от самого произведения в целом, в каждом конкретном случае следует устанавливать наличие у таких объектов признаков, позволяющих сделать такой вывод.

Следует отметить, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака действовал Гражданский кодекс РСФСР от 1964 года, в котором отсутствовало правовое понятие персонажа произведения, части произведения.

С учетом положений пункта 1 статьи 1263, пункта 7 статьи 1259 ГК РФ, а также разъяснений, содержащихся в пункте 29 постановления Пленума N 5/29, персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

При этом истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонаж, как на часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности.

На основании пункта 28 постановления N 5/29 при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что, по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

Кроме того, согласно разъяснениям, данным в пункте 12 Обзора права на персонажи аудиовизуальных произведений мультипликационных фильмов, созданных до 3 августа 1992 года, принадлежат предприятию, осуществившему съемку мультфильма, то есть киностудии (или ее правопреемнику). У физических лиц, принимавших участие в создании мультфильмов в указанный период, отсутствуют исключительные права на мультфильмы и их персонажи.

В силу пункта 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 данной статьи.

Таким образом, авторским правом охраняется как все произведение в целом, так и любая оригинальная самостоятельная часть этого произведения, его название, персонаж независимо от их достоинств и назначения, если они выражены в какой-либо объективной форме.

Обладателем исключительного права на персонаж мультипликационного фильма как часть произведения является обладатель исключительного права на мультипликационный фильм, т.е. на все произведение в целом.

Авторскими правами на аудиовизуальное произведение, а, следовательно, и на персонажи мультипликационных фильмов действующих лиц в произведении, признается за юридическим лицом - предприятием, осуществившим съемку фильма, что соответствовало требованиям части 1 статьи 486 ГК РСФСР 1964 года, действовавшей на момент создания мультипликационных фильмов.

В соответствии со статьей 486 ГК РСФСР 1964 года авторское право на кинофильмы принадлежало киностудии "Союзмультфильм" как предприятию, осуществившему съемку фильмов, и действовало бессрочно (статья 498 ГК РСФСР). Объем авторского права киностудии определялся статьей 479 ГК РСФСР и включал в себя, в том числе право на опубликование, воспроизведение и распространение своих произведений всеми дозволенными законом способами.

Авторское право киностудии на фильмы было сохранено за ней и после введения в действие Закона Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" (пункт 4 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 09.07.1993 N 5352-1 "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", статьи 6 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ).

Статья 6 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ указывает, что авторское право юридических лиц, возникшее до 03.08.1993, то есть до вступления в силу Закона Российской Федерации от 09.07.1993 N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах", прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования произведения, а если оно не было обнародовано - со дня создания произведения. К соответствующим правоотношениям по аналогии применяются правила части четвертой ГК РФ. Для целей их применения такие юридические лица считаются авторами произведений.

Киностудия "Союзмультфильм" являлась единственным обладателем исключительных прав на использование созданных ею мультипликационных фильмов; в настоящее время указанные права принадлежат правопреемнику киностудии - в настоящее время ФГБУ "Объединенная государственная киноколлекция" (правопреемник ФГУП "Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм").

Исходя из текста оспариваемого ненормативного правового акта, суд приходит к выводу о том, что Роспатент не установил указанные обстоятельства, кто обладал исключительными правами на аудиовизуальное произведение "Карлсон вернулся" как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и на дату заключения договора с обществом "Нью Стайл" (Роспатент в оспариваемом акте только приводит доводы заявителя возражения в указанной части).

Как усматривается из оспариваемого решения общество "БРЭНДМАРКЕТ", обращаясь в Роспатент с возражениями, указало, что оно имеет исключительную лицензию на использование частей аудиовизуального произведения - мультипликационного фильма "Карлсон вернулся", созданного Киностудией "Союзмультфильм" в 1970 году и зафиксированного в визуальном ряде персонажа "Фрекен Бок", тогда как товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 281072 нарушаются его исключительные права на названный персонаж, а поскольку, согласия на использование персонажа "Фрекен Бок" для регистрации оспариваемого товарного знака от правообладателя, Здесенко А.В. предоставлено не было, оно просило признать товарный знак не несоответствующим требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование наличия исключительных прав на использование персонажа "Фрекен Бок", обществом "БРЭНДМАРКЕТ" в Роспатент были представлены:

- лицензионный договор от 22.03.2010 N 01-МД/10 с приложением N 1, заключенный между Киностудия "Союзмультфильм" и обществом "Нью Стайл"; сублицензионный договор от 27.04.2012 N 27/04/2012 с приложением N 1, заключенный между обществои "Нью Стайл" и обществом "БРЭНДМАРКЕТ".

Как следует из договора от 22.03.2010 N 01-МД/10, Киностудия "Союзмультфильм" предоставило обществу "Нью Стайл" исключительную лицензию на использование частей аудиовизуальных произведений, указанных в приложении N 1 к договору, зафиксированных в аудио- и/или визуальном ряде фильмов персонажей, представляющих собой динамические рисованные и/или кукольные образы героев и других действующих лиц соответствующих фильмов в совокупности их внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мимики, голоса и пр. (пункт 1.1. договора).

Согласно приложению N 1 к названному договору Киностудия предоставила обществу "Нью Стайл" исключительную лицензию в отношении всех и любых персонажей анимационных фильмов, указанных в приложении, в том числе "Карлсон вернулся".

Между тем в указанном договоре не указаны индивидуализирующие признаки персонажа "Фрекен Бок", не указано отличие этого персонажа от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

Не приведены такие признаки и в сублицензионном договоре заключенным между обществом "Нью Стайл" и обществом "БРЭНДМАРКЕТ".

В оспариваемом решении Роспатента не содержится выводов о наличии оснований для признания указанного обществом "БРЭНДМАРКЕТ" персонажа "Фрекен Бок" аудиовизуального произведения "Карлсон вернулся" персонажем этого произведения, как части произведения, являющегося объектом авторского права в соответствии с пунктом 7 статьи 1259 ГК РФ как самостоятельного объекта интеллектуальных прав, существовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что персонаж "Фрекен Бок" не был указан в перечне, передаваемых приложением N 1 к договору от 22.03.2010 N 01-МД/10 как части аудиовизуального произведения "Карлсон вернулся", являющегося самостоятельным объектом интеллектуальных прав.

В свою очередь, общество "Нью Стайл" по договору от 27.04.2012 N 27/04/2012 предоставило обществу "БРЭНДМАРКЕТ" исключительную лицензию на использование частей аудиовизуального произведения - мультипликационного фильма "Карлсон вернулся", а именно: зафиксированного в визуальном ряде персонажа "Фрекен Бок", представляющего собой динамические рисованные и/или кукольные образы героев и других действующих лиц соответствующих фильмов в совокупности их внешнего вида, характера, заданного образа, движений, жестов, характера движений, артикуляции, мимики, голоса и пр. (пункт 1.1. договора).

Между тем, ни образ этого героя "Фрекен Бок", ни внешний его вид, ни характер, заданного образа, его движения, жесты, характер движений, артикуляции, мимики, голоса и прочее, не описаны ни в лицензионном договоре от 22.03.2010 N 01-МД/10 с приложением N 1, ни в сублицензионном договоре от 27.04.2012 N 27/04/2012 с приложением N 1, в то время как правообладатель оспариваемого товарного знака указывал об этом в своих возражениях.

Роспатент, сопоставив анализ изображения персонажа "Фрекен Бок" из мультфильма "Карлсон вернулся" и оспариваемый товарный знак пришел к выводу, что это один и тот же персонаж, поскольку у них совпадают характерные черты персонажа (лицо, прическа, тело), изображения позы, мимики и костюма. Однако не мотивировал эти выводы со ссылками на доказательства, которые позволили бы ему прийти к такому выводу.

Кроме того, Роспатент указал, что оспариваемый товарный знак представляет собой переработанное произведение изображения "Фрекен Бок" из мультфильма "Карлсон вернулся", авторское право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака - 22.06.2002, а поскольку в материалах заявки N 2002712555 отсутствовало соответствующее согласие от автора такого произведения либо или иного правообладателя, удовлетворил поданные обществом "БРЭНДМАРКЕТ" возражения, признав, что оспариваемому товарному знаку правовая охрана была предоставлена в нарушение пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Между тем, Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводами Роспатента по следующим основаниям.

Роспатент в оспариваемом решении не установил, обладал ли персонаж "Фрекен Бок" по своему характеру самостоятельным результатом творческого труда, повлекшим возможность его использования независимо от самого произведения в целом.

Также Роспатент не устанавливал обстоятельства, обладал ли этот персонаж такими свойствами на дату приоритета оспариваемого товарного знака, либо приобрел их впоследствии, после регистрации товарного знака в связи с использованием его правообладателем.

Также Роспатент не указал, исходя из каких обстоятельств либо документов, он пришел к выводу, что оспариваемый товарный знак представляет собой переработанное произведение и каким образом со ссылками на нормы права его признание таковым влечет предоставление правовой охраны этому товарному знаку недействительным в силу пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках.

В оспариваемом решении Роспатентом не устанавливались обстоятельства, передавались ли Киностудией "Союзмультфильм" обществу "Нью Стайл" на основании лицензионного договора от 22.03.2010 N 01-МД/10 с приложением N 1 исключительные права на персонаж "Фрекен Бок как на самостоятельный объект интеллектуальной деятельности, а также объем этих прав.

Роспатентом не дана правовая оценка возражению правообладателя о несоответствии прав полученных обществом "Нью Стайл" по лицензионному договору от 22.03.2010 N 01-МД/10 с приложением N 1, и прав переданных указанным лицом обществу "БРЭНДМАРКЕТ" по сублицензионному договору от 27.04.2012 N 27/04/2012 с приложением N 1.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что в оспариваемом решении Роспатентом не было установлено лицо, в настоящее время являющееся правообладателем исключительных прав на аудиовизуальное произведение "Карлсон вернулся".

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что Роспатентом не проводилась оценка положений раздела 2 договора от 27.04.2012 N 27/04/2012, в которых указано, что в целях исполнения настоящего договора правообладатель обязуется предоставить обществу "БРЭНДМАРКЕТ" имеющиеся у правообладателя эталонные изображения персонажа.

Такие изображения в материалах дела отсутствуют.

В связи с чем, из оспариваемого решения не усматривается, с каким персонажем Роспатент производил сравнение зарегистрированного товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, общество "БРЭНДМАРКЕТ", обращаясь в Роспатент с возражением указало, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 281072 не соответствует требованиям, установленным пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ, тогда как Роспатент признал товарный знак несоответствующим положениям пункта 2 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Между тем, из материалов административного дела по заявке N 2002712555 не усматривается, что обществом "БРЭНДМАРКЕТ" в рамках рассмотрения поданных им в палату по патентным спорам возражения, было заявлено ходатайство об уточнении их оснований либо изменении.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу, что Роспатент в отсутствие ходатайства, самостоятельно изменил основания заявленных обществом "БРЭНДМАРКЕТ" возражений, тем самым, нарушил порядок их рассмотрения, одновременно, поставив общество "БРЭНДМАРКЕТ" в преимущественное положение, совершив процессуальные действия без каких-либо правовых оснований.

Также суд полагает, что доводы предпринимателя о неполном установлении обстоятельств, свидетельствующих о заинтересованности общества "БРЭНДМАРКЕТ" в подаче возражений против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака, следует признать обоснованными.

Так в силу пункта 1.5 сублицензионного договора от 27.04.2012 N 27/04/2012 с приложением N 1, лицензия на использование персонажа "Фреккен Бок" действительна в течение всего срока действия этого договора при условии надлежащего выполнения обществом "БРЭНДМАРКЕТ" своих обязательств по выплате правообладателю - обществу "Нью Стайл" авторского вознаграждения.

Однако в оспариваемом решении Роспатента отсутствуют выводы о том, что при установлении обстоятельства заинтересованности общества "БРЭНДМАРКЕТ" на подачу возражений им было установлено, что данная лицензия является действительной.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что при рассмотрении возражения общества "БРЭНДМАРКЕТ" Роспатентом не установлены все обстоятельства имеющие существенное значение для признания представления правовой охраны товарному знаку недействительной по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Следовательно, в нарушение требований части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Роспатентом не доказана законность и обоснованность обстоятельств, послуживших основанием для принятия им оспариваемого решения.

Относительно доводов Здесенко А.В. о злоупотреблении обществом "БРЭНДМАРКЕТ" своими правами, суд считает ее несостоятельной по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Из содержания названной нормы следует, что под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статьей 10 ГК РФ пределов, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

Исходя из пункта 3 названной статьи о презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа доказывания в арбитражном процессе, лицо, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное. Бремя доказывания лежит на лице, утверждающем о злоупотреблении правом. При этом доказывать недобросовестность или неразумность действий должен тот, кто с таким поведением связывает правовые последствия.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Тогда как, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Здесенко А.В. не представлены доказательства, подтверждающие, что общество "БРЭНДМАРКЕТ" действовало исключительно с целью причинения ему вреда.

Кроме того, суд отмечает, что правовым последствием злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является отказ в защите этого права. Иными словами, данное положение закона применяется при рассмотрении спора о защите права по заявлению ответчика, сделанному им в рамках возражения против предъявленных к нему требований. Таким образом, Здесенко А.В., считая свое право на товарный знак нарушенным, ошибочно основывал свои требования к обществу "БРЭНДМАРКЕТ" на положениях статьи 10 ГК РФ.

Пунктом 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Поскольку оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя, а оспариваемое решение признано судом несоответствующим действующему законодательству, а именно пункту 2 статьи 7 Закона о товарных знаках, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пунктов 6 постановления N 5/29 и постановление N 6/8, решение Роспатента от 03.04.2016 об удовлетворении возражения от 19.03.2015 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 281072 признается недействительным, и нарушающим права и охраняемые законом интересы Здесенко А.В. как правообладателя товарного знака при осуществлении им хозяйственной деятельности.

В рамках устранения допущенного нарушения суд считает необходимым обязать Роспатент рассмотреть возражение общества "БРЭНДМАРКЕТ", послужившее основанием для принятия Роспатентом оспоренного в суде решения, повторно, с учетом решения суда.

Поскольку оспариваемое решение было признано незаконным, суд считает, что Роспатент, учитывая вышеизложенное, должен повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "БРЭНДМАРКЕТ" против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281072.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Поскольку при подаче заявления Здесенко А.В. была уплачена государственная пошлина по платежному поручению от 29.06.2016 N 223 в размере 3000 рублей, тогда как в соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными сумма государственной пошлины для физических лиц составляет - 300 рублей, суд считает необходимым возвратить заявителю из федерального бюджета 2700 рублей излишне уплаченной государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования Здесенко Андрея Валерьевича удовлетворить.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.04.2016 признать недействительным как не соответствующее пункту 2 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-I.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "БРЭНДМАРКЕТ" против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 281072.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу Здесенко Андрея Валерьевича расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

Возвратить Здесенко Андрею Валерьевичу из федерального бюджета 2700 (Две тысячи семьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 29.06.2016 N 223.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.А. Кручинина