Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2017 г. N С01-956/2014 по делу N А76-2339/2014 Оставив без изменения принятые ранее судебные постановления, которыми отказано в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда первой инстанции, кассационные жалобы заявителей - без удовлетворения, суд исходил из отсутствия оснований для пересмотра решения суда первой инстанции, поскольку фактическое обстоятельство, указанное заявителями в качестве вновь открывшегося, не может быть признано таковым

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2017 г. N С01-956/2014 по делу N А76-2339/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 февраля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Силаева Р.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом в порядке статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Бычкова О.Г., помощник судьи Жевалкина Ю.С.)

кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Полярис-Экспорт" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54, г. Новосибирск, 630088, ОГРН 1095403000604) и открытого акционерного общества "Новосибирский хладокомбинат" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54, г. Новосибирск, 6300088, ОГРН 1095403010383) на определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.09.2016 по делу N А76-2339/2014 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" (ул. Лесопарковая, д. 7, корп. А, оф. 19, г. Челябинск, 454126, ОГРН 1057408506275)

к индивидуальному предпринимателю Метельковой Эльзе Батырхановне (г. Челябинск, ОГРНИП 304744828900244), открытому акционерному обществу "Новосибирский хладокомбинат" и обществу с ограниченной ответственностью "Полярис-Экспорт",

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - индивидуального предпринимателя Соколовой Татьяны Олеговны (г. Челябинск, ОГРНИП 307744811800054)

об обязании прекратить использование товарного знака,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Сакулин А.В. (по доверенности от 20.01.2017);

от ответчиков:

индивидуального предпринимателя Метельковой Э.Б. - не явились, извещена надлежащим образом;

открытого акционерного общества "Новосибирский хладокомбинат" - Евтушенко Н.В. (по доверенности от 02.11.2015) и Аганичева Г.В. (по доверенности от 01.01.2017 N 020);

общества с ограниченной ответственностью "Полярис-Экспорт" - Евтушенко Н.В. (по доверенности от 25.10.2016);

от третьего лица - не явились, извещена надлежащим образом, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Реал-Фрост" (далее - общество "Реал-Фрост", истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Метельковой Эльзе Батырхановне (далее - предприниматель Метелькова Э.Б.), открытому акционерному обществу "Новосибирский хладокомбинат" (далее - общество "Новосибирский хладокомбинат") и обществу с ограниченной ответственностью "Полярис-Экспорт" (далее - общество "Полярис-Экспорт) со следующими требованиями:

обязать предпринимателя Метелькову Э.Б. прекратить реализацию мороженого "Дело в сливках", на упаковках которого нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 451013;

обязать общество "Новосибирский хладокомбинат" прекратить производить и вводить в гражданский оборот мороженое "Дело в сливках", на упаковках которого нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 451013;

обязать общество "Полярис-Экспорт" прекратить рекламирование мороженого "Дело в сливках", на упаковках которого нанесено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 451013.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2014 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2014, исковые требования удовлетворены.

Общество "Новосибирский хладокомбинат" 22.01.2016 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о пересмотре решения Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 08.09.2016, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016, в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014 отказано.

Не согласившись с определением Арбитражного суда Челябинской области от 08.09.2016 и постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016, общество "Новосибирский хладокомбинат" и общество "Полярис-Экспорт" обратились с кассационными жалобами в Суд по интеллектуальным правам.

В обоснование кассационной жалобы общество "Новосибирский хладокомбинат" ссылается на то, что суды неверно истолковали норму пункта 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации применительно к квалификации представленного в материалы дела заключения коллегии палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.11.2015, принятого по результатам рассмотрения возражения общества "Новосибирский хладокомбинат" от 17.06.2015 на решение Роспатента от 29.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013745833, как нового доказательства.

Общество "Новосибирский хладокомбинат" полагает, что судами не было исследовано и, как следствие, не была дана оценка такому обстоятельству как регистрация на имя общества "Новосибирский хладокомбинат" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560403.

По мнению общества "Новосибирский хладокомбинат", суды не приняли во внимание, что вывод коллегии палаты по патентным спорам относительно потери различительной способности изобразительным элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 451013 опровергает содержащийся в решении Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014, постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2014 и постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2014 вывод о признании упаковки мороженного "Дело в сливках" сходной до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 451013.

Общество "Полярис-Экспорт" в обоснование своей кассационной жалобы также отмечает, что регистрация на имя общества "Новосибирский хладокомбинат" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560403 имеет существенное значение для дела и является основанием к его пересмотру, так как регистрация комбинированного обозначения со словесным элементом "Дело в сливках" в качестве товарного знака свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о сходстве этого обозначения до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 451013.

Истцом представлен отзыв на кассационные жалобы, в котором он просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Иными лицами, участвующими в деле, отзывы на кассационные жалобы не представлены.

В судебном заседании представители общества "Новосибирский хладокомбинат" и общества "Полярис-Экспорт" поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационных жалоб.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, изложенных в кассационных жалобах и возражениях на них.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "Реал-Фрост" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 451013 (дата приоритета - 31.01.2011, дата истечения срока действия регистрации - 31.01.2021) в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в том числе и для товара "мороженое".

Полагая, что действиями общества "Новосибирский хладокомбинат", общества "Полярис-Экспорт" и предпринимателя Метельковой Э.Б. нарушаются исключительные права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 451013, путем реализации, рекламирования и предложения к продаже мороженого, упаковка которого представляет собой обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, общество "Реал-Фрост" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением об обязании прекратить использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2014 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 13.10.2014, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Общество "Новосибирский хладокомбинат" 30.12.2013 обратилось в Роспатент с заявкой N 2013745833 на регистрацию комбинированного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров "вещества связующие для мороженого (пищевой лед); йогурт замороженный (мороженое); мороженое, в том числе пломбир; порошки для мороженого; сорбет (мороженое)" 30-го класса МКТУ.

Палатой по патентным спорам Роспатента 10.11.2015 по результатам рассмотрения возражения общества "Новосибирский хладокомбинат" от 17.06.2015 на решение Роспатента от 29.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013745833, составлено заключение, согласно которому возражение общества "Новосибирский хладокомбинат" удовлетворено, отменено решение Роспатента от 29.04.2015 и принято решение о регистрации товарного знака по заявке N 2013745833.

Роспатентом 22.12.2015 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство Российской Федерации N 560403) в отношении испрашиваемых товаров.

Полагая, что содержащийся в заключении палаты по патентным спорам Роспатента вывод о том, что "изобразительным элементом (геометрические фигуры - шестиугольники и треугольники красного и синего цветов на белом фоне) потеряна различительная способность в силу общеупотребимости данного обозначения применительно к молоку и молочной продукции (включая мороженое) еще со времен СССР" является вновь открывшимся обстоятельством, общество "Новосибирский хладокомбинат" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о пересмотре судебных актов, принятых по настоящему делу.

Отказывая в пересмотре решения Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014 по вновь открывшимся обстоятельствам, суд первой инстанции исходил из того, что в заключении палаты по патентным спорам Роспатента не установлены обстоятельства, которые являются вновь открывшимися для настоящего спора; заявитель представляет новое доказательство, в котором сделаны выводы, являвшиеся на момент рассмотрения спора общеизвестными, но не использовавшиеся ответчиком при рассмотрении дела.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе определение суда первой инстанции, согласился с указанными в нем выводами.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и отзыве на них, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии со статьей 309 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены в главе 37 названного Кодекса.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями пересмотра судебных актов по правилам названной главы являются вновь открывшиеся обстоятельства - указанные в части 2 этой статьи и существовавшие на момент принятия судебного акта обстоятельства по делу, а также новые обстоятельства - указанные в части 3 названной статьи, возникшие после принятия судебного акта, но имеющие существенное значение для правильного разрешения дела обстоятельства.

Вновь открывшимися обстоятельствами являются существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю (пункт 1 части 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 N 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам" (далее - постановление от 30.06.2011 N 52) отмечено, что при решении вопроса о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судам следует исходить из наличия оснований, предусмотренных статьей 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и соблюдения заявителем условий, содержащихся в статьях 312 и 313 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судебный акт не может быть пересмотрен по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в случаях, если обстоятельства, определенные статьей 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствуют, а имеются основания для пересмотра судебного акта в порядке кассационного производства или в порядке надзора, либо если обстоятельства, установленные статьей 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, были известны или могли быть известны заявителю при рассмотрении данного дела.

Как разъяснено в пункте 4 постановления от 30.06.2011 N 52, обстоятельства, которые согласно пункту 1 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются основаниями для пересмотра судебного акта, должны быть существенными, то есть способными повлиять на выводы суда при принятии судебного акта.

При рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам суд должен установить, свидетельствуют ли факты, приведенные заявителем, о наличии существенных для дела обстоятельств, которые не были предметом судебного разбирательства по данному делу.

Судебный акт не может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам, если существенные для дела обстоятельства возникли после принятия этого акта, поскольку по смыслу пункта 1 части 2 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для такого пересмотра является открытие обстоятельств, которые хотя объективно и существовали, но не могли быть учтены, так как не были и не могли быть известны заявителю.

В пункте 5 того же постановления указано, что согласно пункту 1 части 2 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации существенным для дела обстоятельством может быть признано указанное в заявлении вновь обнаруженное обстоятельство, которое не было и не могло быть известно заявителю, неоспоримо свидетельствующее о том, что если бы оно было известно, то это привело бы к принятию другого решения.

Общество "Новосибирский хладокомбинат" в заявлении о пересмотре решения Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014 по вновь открывшимся обстоятельствам ссылается на то, что в заключении палаты по патентным спорам Роспатента от 10.11.2015 был сделан вывод, который имеет существенное значение для настоящего дела, а именно - вывод об утрате различительной способности изобразительным элементом (геометрические фигуры - шестиугольники и треугольники красного и синего цветов на белом фоне) в силу общеупотребимости данного обозначения применительно к молоку и молочной продукции.

Применяя вышеприведенные процессуальные нормы и принимая во внимание рекомендации высшей судебной инстанции, суды пришли к обоснованному выводу об отсутствии оснований для пересмотра решения Арбитражного суда Челябинской области от 22.04.2014 по вновь открывшимся обстоятельствам, поскольку фактическое обстоятельство, указанное заявителем в качестве вновь открывшегося, не может быть признано таковым.

В рассматриваемой ситуации (спор о защите исключительного права на средство индивидуализации товаров) снижение различительной способности определенными элементами товарного знака, в защиту права на который подан иск, не является существенным для дела обстоятельством, которое в случае, если бы оно было известно заявителю, привело бы к принятию другого решения, поскольку исключительное право на товарный знак подлежит защите до тех пор, пока предоставление правовой охраны этому товарному знаку не будет признано недействительным в установленном порядке.

Изложенное корреспондирует с правовой позицией, изложенной в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которой лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 этого Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

При этом фактическое обстоятельство, связанное со снижением различительной способности отдельных элементов обозначения, составляющего товарный знак истца, могло быть известно обществу "Новосибирский хладокомбинат" в период рассмотрения настоящего дела, так как оно установлено палатой по патентным спорам на основе открытых общедоступных источников информации, которыми могло пользоваться и общество "Новосибирский хладокомбинат".

При этом довод о том, что действия истца по государственной регистрации спорного товарного знака являются злоупотреблением правом, ответчиками при рассмотрении дела не заявлялся.

Также суды правомерно указали на то, что само по себе заключение палаты по патентным спорам Роспатента, в котором содержится вывод о снижении различительной способности обозначения, следует рассматривать как новое доказательство.

Довод заявителей кассационных жалоб о том, что регистрация в последующем на имя общества "Новосибирский хладокомбинат" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560403 имеет существенное значение для дела и является основанием к его пересмотру подлежит отклонению, поскольку это обстоятельство также не может быть отнесено к вновь открывшимся, так как оно не существовало на момент принятия судебных актов, о пересмотре которых просит общество "Новосибирский хладокомбинат". Кроме того, на это обстоятельство общество "Новосибирский хладокомбинат" не ссылалось в заявлении о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм процессуального права.

Исходя из этого, определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

В силу положений статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации за рассмотрение кассационной жалобы на определение суда об отказе в пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам государственная пошлина не уплачивается.

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что обществами "Новосибирский хладокомбинат" и "Полярис-Экспорт" платежными поручениями от 30.11.2016 N 3728 и от 05.12.2016 N 28580 соответственно уплачена государственная пошлина в размере по 3 000 рублей каждым.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Руководствуясь статьями 104, 286, 287, 288, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.09.2016 по делу N А76-2339/2014 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Полярис-Экспорт" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54, г. Новосибирск, 630088, ОГРН 1095403000604) из федерального бюджета государственную пошлину за подачу кассационной жалобы в размере 3 000 (Три тысячи) рублей, уплаченную платежным поручением от 05.12.2016 N 28580.

Возвратить открытому акционерному обществу "Новосибирский хладокомбинат" (ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 54, г. Новосибирск, 6300088, ОГРН 1095403010383) из федерального бюджета государственную пошлину за подачу кассационной жалобы в размере 3 000 (Три тысячи) рублей, уплаченную платежным поручением от 30.11.2016 N 3728.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Р.В. Силаев

Н.Н. Тарасов