Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 марта 2017 г. N С01-81/2017 по делу N А56-91871/2015 Суд оставил без изменения судебные акты об удовлетворении иска по делу о запрете использования товарных знаков в доменном имени и взыскании компенсации ввиду сходства до степени смешения доменного имени ответчика с принадлежащими истцу товарными знаками, что создает опасность смешения в глазах потребителя товаров, реализуемых истцом и ответчиком, а также создает впечатление, что между ними существуют организационные или экономические связи

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 марта 2017 г. N С01-81/2017 по делу N А56-91871/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 9 марта 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 марта 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Тарасова Н.Н., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строн" (ул. Коллонтай, д. 41, корп. 1, литер В, Санкт-Петербург, 193312, ОГРН 1117847047988)

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2016 по делу N А56-91871/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2016 по тому же делу

по исковому заявлению компании Hypertherm, Inc./Гипертерм Инк. (PO Box 5010, Etna Road Hanover, NH 03755, United States of America/П.О. Бокс 2010, Этна Роуд Гановер, штат Нью-Гемпшир 03755, Соединенные Штаты Америки)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строн"

о запрете использовать товарные знаки в доменном имени и взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Грош О.С. (по доверенности от 10.02.2016);

от ответчика - Полякова В.В. (по доверенности от 14.12.2016),

установил:

компания Hypertherm, Inc./Гипертерм Инк. (далее - компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Строн" (далее - общество, ответчик) о запрете использовать товарные знаки "Hypertherm HPR" по свидетельству Российской Федерации N 472924 и "Hypertherm" по свидетельству Российской Федерации N 472925 в доменном имени второго уровня "ru-hypertherm.com"; о взыскании компенсации в размере 500 000 рублей за нарушение исключительных прав на вышеназванные товарные знаки, а также о взыскании судебных расходов на оплату государственной пошлины в размере 19 000 рублей и на оплату услуг нотариуса в размере 26 600 рублей (с учетом изменения размера исковых требований, принятого судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2016, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2016, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, просит обжалуемые судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование возражений общество указывает на неприменение судами закона, подлежащего применению. По мнению ответчика, суды первой и апелляционной инстанции, руководствуясь пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), должны были признать, что компанией пропущен срок исковой давности, поскольку о существовании доменного имени компания должна была узнать после его регистрации.

Ответчик полагает, что дата начала течения срока исковой давности определена судами неверно, ссылаясь при этом на письмо истца от 15.04.2015, в котором содержится требование к обществу о прекращении использования спорного доменного имени.

Также общество считает, что при определении размера взысканной с ответчика компенсации суды не учитывали конкретные обстоятельства дела, а именно характер допущенного нарушения, срок незаконного использования товарных знаков истца, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права, вероятные убытки правообладателя, а также не приняли во внимание, что размер компенсации должен быть определен исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя.

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, указывая при этом, что о нарушении ответчиком исключительных прав на товарные знаки истцу стало известно только 17.09.2015.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель компании возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания является правообладателем следующих товарных знаков:

товарного знака "Hypertherm HRR" по свидетельству Российской Федерации N 472924 (дата приоритета - 15.10.2012; дата истечения срока действия регистрации - 23.11.2021), зарегистрированного в отношении товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "системы плазменно-дуговой резки металлов, состоящие из горелок, источников электропитания высокочастотных пультов дистанционного управления, газовых консолей им счетчиков/таймеров, запасные части, детали для систем плазменно-дуговой резки металлов, а именно, горелки, насадки, колпачки распылителей, вихревые кольца, экраны для горелок, защитные колпаки для горелок, дефлекторы и охлаждающие трубки для горелок" и товаров 9-го класса МКТУ "электрические устройства управления для систем дуговых плазменных горелок и запасные части, детали для них, электронные устройства управления для систем дуговых плазменных горелок и запасные части, детали для них, источники электропитания для систем плазменно-дуговой резки металлов, а именно, источники электропитания, высокочастотные пульты дистанционного управления, газовый консоли, счетчики/таймер, электроды и датчики высоты";

товарного знака "HYPERTHERM" по международной регистрации N 942883 (дата регистрации - 29.10.2017; дата истечения срока действия регистрации - 29.10.2017), зарегистрированного в отношении товаров 7-го класса МКТУ "агрегаты плазменно-дуговой резки, состоящие из горелок, источников электропитания, водоснабжения, шумоглушителей и грязеуловителей и запасных частей, деталей" и товаров 9-го класса МКТУ "электронные, электрические или компьютерные устройства управления, высокочастотные пульты управления и источники электропитания для агрегатов дуговых плазменных горелок и запасные части, детали для них".

Общество с 20.02.2012 является администратором доменного имени "ru-hypertherm.com".

В соответствии с протоколами осмотра доказательств от 17.09.2015 и 14.04.2016, на указанном сайте ответчик предлагает к продаже товары, относящиеся к 7-му и 9-му классам МКТУ.

Полагая, что ответчиком без согласия истца в доменном имени используются товарные знаки для реализации однородных товаров, компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из сходства доменного имени ответчика до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками по свидетельству Российской Федерации N 472924 и по международной регистрации N 942883, что создает опасность смешения в глазах потребителя товаров, реализуемых истцом и ответчиком, а также создает впечатление, что между истцом и ответчиком существуют организационные или экономические связи; доказанности однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, и товаров, предлагаемых ответчиком к продаже на соответствующем сайте; нарушения ответчиком исключительных прав на принадлежащие истцу товарные знаки в сети Интернет, в том числе в доменном имени.

Принимая во внимание длительный срок незаконного использования исключительных прав, степень вины нарушителя, факт отказа ответчика от прекращения нарушения исключительных прав истца в добровольном порядке после обращения компании с соответствующими требованиями, а также исходя из соразмерности компенсации последствиям нарушения, вероятных убытков правообладателя и пределов размера компенсации, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования в части взыскания компенсации в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность изложенных в нем выводов, дополнительно указав, что в случае коммерческого использования доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана, момент регистрации доменного имени не имеет правового значения.

Отказывая в применении исковой давности, о которой было заявлено ответчиком, суды указали, что обществом не представлено каких-либо доказательств в подтверждение своего довода о том, что истец должен был узнать о нарушении своего права с момента регистрации доменного имени ответчика (20.02.2012); действий по уведомлению истца о регистрации доменного имени ответчик не совершал; на момент обращения компании в арбитражный суд с исковым заявлением о нарушении обществом исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки противоправные действия ответчика не прекратились, он продолжал использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца, в связи с чем истцом не пропущен срок исковой давности.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.3 постановления от 26.03.2009 N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят факт принадлежности истцу исключительного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Сходство словесных обозначений, входящих в принадлежащие истцу товарные знаки и администрируемое ответчиком доменное имя, обществом не оспаривается.

Заявителем кассационной жалобы не оспаривается и факт использования им в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истца.

При этом изложенные в кассационной жалобе доводы ответчика сводятся к несогласию с выводом судом относительно отсутствия пропуска срока исковой давности. Указанные доводы не могут быть признаны обоснованными в силу следующего.

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Пунктом 1 статьи 196 ГК РФ предусмотрено, что общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 этого Кодекса.

Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком (пункт 1 статьи 197 ГК РФ).

Поскольку законом не установлены иные правила исчисления сроков исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, то к спорным правоотношениям подлежит применению общий срок исковой давности.

Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, которая в силу положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности.

Суды первой и апелляционной инстанций отклонили довод ответчика о том, что о нарушении своих прав истец должен был узнать с момента регистрации доменного имени (20.02.2012) либо с момента регистрации товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 472924 (15.10.2012), обоснованно указав на непредставление обществом каких-либо доказательств известности компании факта регистрации доменного имени и обязанности при рассмотрении заявки на регистрацию товарного знака устанавливать использование другими лицами сходных обозначений.

Ссылка ответчика на письмо истца от 15.04.2014, содержащее требование о прекращении использования ответчиком спорного доменного имени, также правомерно не была принята судами, поскольку даже с учетом указанной даты срок исковой давности не являлся пропущенным.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что истец должен был узнать о существовании спорного доменного имени в силу активного использования ответчиком этого доменного имени для реализации товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, отклоняется судом кассационной инстанции, поскольку указанное обстоятельство безусловно не свидетельствует об известности истцу факта использования его товарных знаков в доменном имени.

Не может быть признана обоснованной и ссылка общества на то, что суды не установили конкретную дату, с которой началось исчисление срока исковой давности, так как бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об истечении срока исковой давности, несет в рассматриваемом случае ответчик. Из тех же доказательств, которые имеются в материалах дела, может следовать лишь то, что истец узнал о нарушении его исключительных прав на товарные знаки не позднее 15.04.2014, что не свидетельствует об истечении срока исковой давности.

Суд кассационной инстанции не считает возможным в силу своих полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, осуществлять переоценку вышеназванных обстоятельств, установленных судами первой и апелляционной инстанций.

Довод заявителя кассационной жалобы о явной несоразмерности определенной судами компенсации последствиям нарушения исключительных прав истца на товарные знаки также не принимается Судом по интеллектуальным правам, поскольку выводы судов в части установления размера компенсации в достаточной степени мотивированы, соответствуют вышеприведенных разъяснениям высших судебных инстанций.

При этом Судом по интеллектуальным правам учитывается правовая позиция Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженная в постановлении от 23.04.2013 N 16549/12, согласно которой исходя из принципа правовой определенности, решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено судом апелляционной инстанции исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Указанная правовая позиция также подлежит учету судом кассационной инстанции при пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, направлены в основном на переоценку доказательств, что в силу части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не допускается в суде кассационной инстанции. Несогласие ответчика с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой имеющихся в деле доказательств не является в рассматриваемом случае основанием для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов.

Также усматривается, что доводы кассационной жалобы в основном повторяют доводы апелляционной жалобы, которые являлись предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции и получили надлежащую правовую оценку с его стороны.

Таким образом, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и норм процессуального права.

Исходя из этого, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции являются законными и отмене не подлежат. Оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Уплаченная за подачу кассационной жалобы государственная пошлина подлежит в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на заявителя данной жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.07.2016 по делу N А56-91871/2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2016 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строн" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

Н.Н. Тарасов

В.А. Химичев