Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2017 г. по делу N СИП-760/2016 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента о прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку заявителем не представлены доказательства, подтверждающие, что ответчик действовал исключительно с целью причинения ему вреда

Решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2017 г. по делу N СИП-760/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 апреля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 14 апреля 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шмуратовым А.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "РостТоргДизайн" (ул. Вавилова, д. 64, г. Ростов-на-Дону, 344064, ОГРН 1116165005879) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 14.10.2016, которым прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535826,

третьи лица: индивидуальный предприниматель Бушаев Александр Анатольевич (г. Краснодар, ОГРНИП 310230818300055); общество с ограниченной ответственностью Фирма "Бренд-Мастер" (ул. Им. Каляева,1/3, г. Краснодар, 350004,0ГРН 1022301193353), при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "РосТоргДизайн" - Рожновская Ю.В., по доверенности от 10.09.2016;

от Роспатента - Кромкина А.Н., по доверенности от 22.07.2016;

от индивидуального предпринимателя Бушаева А.А. - Блошенцев В.И. по доверенности от 15.12.2015,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "РостТоргДизайн" (далее - общество "РостТоргДизайн") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.10.2016 о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535826.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Бушаев Александр Анатольевич (далее - предприниматель) и общество с ограниченной ответственностью Фирма "Бренд-Мастер" (далее - общество Фирма "Бренд-Мастер").

Как указывает заявитель, решение Роспатента, по его мнению, принято с нарушением положений статей 1225, 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также отмечает, что лицо, обратившееся с возражениями в Роспатент против предоставления правовой охраны, принадлежащего ему товарного знака, нельзя признать заинтересованным.

Также общество "РостТоргДизайн" отмечает, что по разработанный по договору от 17.11.2008 N 437 дизайн упаковки не относится к произведению искусства, так как обладает всеми признаками средства индивидуализации определенного товара. Указанный дизайн упаковки не является известным в соответствии с абзацем 1 пунктом 9 статьи 1483 ГК РФ и не является тождественным товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 535826.

По мнению заявителя, в нарушение положений статьи 10 ГК РФ действия предпринимателя по оспариванию правовой охраны товарного знака свидетельствуют о злоупотреблении правом.

Роспатент и предприниматель направили в Суд по интеллектуальным правам отзывы, в которых указали, что с заявленным требованием не согласны, просят отказать в их удовлетворении, поскольку оспариваемое решение является законным и обоснованным.

Общество Фирма "Бренд-Мастер" представило отзыв, в котором не согласилось с тем, что договор от 17.11.2008 N 437 является мнимой сделкой.

В судебном заседании представитель общества "РостТоргДизайн" выступил по доводам, изложенным в заявлении, при этом в соответствии с положениями статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изменил основания заявленных требований, указав, что договор от 17.11.2008 N 437 не является ничтожной сделкой, в то же время он не является договором авторского заказа, поэтому не может быть основанием для возникновении исключительных прав у предпринимателя на произведение дизайна.

Представители Роспатента и предпринимателя поддержали доводы, изложенные в отзывах, просили отказать в удовлетворении заявленного требования.

Общество Фирма "Бренд-Мастер", извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, просило рассмотреть дело в отсутствии своего представителя, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в его отсутствие.

Из материалов настоящего дела следует, что товарный знак по свидетельству N 535826 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 02.03.2015 по заявке N 2013733873 с приоритетом от 02.10.2013 в отношении товаров 31-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков на имя общества "РостТоргДизайн".

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента "Пи-Пи Гель", выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в белом, синем и желтом цветовом сочетании.

В Роспатент от предпринимателя 04.04.2016 поступило возражение против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3, 6 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 14.10.2016 возражения были удовлетворены, правовая охрана оспариваемого товарного знака признана недействительной полностью в связи с несоответствием оспариваемого товарного знака положениям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 14.10.2016, общество "РостТоргДизайн" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленное требование не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым были удовлетворены поданные предпринимателем возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку и затрагивает права и законные интересы общества "РостТоргДизайн".

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения общества против предоставления правовой охраны товарному знаку и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что не оспаривается заявителем.

Согласно пункту 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и пункту 52 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 Постановления N 5/29, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая изложенное, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака (02.10.2013) правовая база для оценки охраноспособности названного товарного знака включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В силу подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 указанного Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Судом установлено, что Роспатент при вынесении оспариваемого решения применил положения статей 1483, 1513 ГК РФ и исходил из следующих обстоятельств.

Из договора от 17.11.2008 N 437 на оказание лицу, подавшему возражение, услуги по разработке наименования, логотипа и дизайна упаковки и акта от 27.11.2008 о приемке выполненных по договору работ следует, что исключительное право на соответствующее графическое произведение, созданное во исполнение этого договора, возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно данному договору и акту о его исполнении исключительное право на соответствующее произведение (дизайн упаковки "Пи-Пи Гель") отчуждается в полном объеме (передается в собственность) именно лицу, подавшему возражение. Приложенное к договору техническое задание (бриф) на разработку наименования, логотипа и дизайна упаковки для наполнителя для кошачьего туалета "Пи-Пи Гель" содержит описание этого произведения и согласованные с заказчиком макеты упаковки с изображением, фрагмент которого () тождествен оспариваемому комбинированному товарному знаку .

Кроме того, предпринимателем представлены доказательства, подтверждающие использование созданного графического произведения при реализации и продвижении наполнителей для кошачьих туалетов "Пи-Пи Гель".

Роспатентом был сделан вывод о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фрагмент графического произведения, право на которое возникло у предпринимателя ранее даты приоритета этого товарного знака.

При этом отсутствуют какие-либо сведения о наличии согласия предпринимателя, как владельца исключительного права на произведение, на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака, либо о наличии какого-либо спора, требующего разрешения в судебном порядке, относительно авторского права на данное произведение.

Указанные выше обстоятельства позволили сделать Роспатенту вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, и признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Указанный вывод Роспатента суд считает законным и обоснованным, исходя из следующего.

Принимая во внимание, что ограничения в отношении регистрации товарных знаков, тождественных произведениям искусства, установлены в пользу правообладателей и их правопреемников, лицами, наделенными правом на подачу возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, являются только правообладатели авторских прав в отношении этих произведений, а также их правопреемники.

Подавая возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, предприниматель сослался на то, что товарный знак тождествен фрагменту графического произведения, созданного по его заказу на основании договора от 17.11.2008 N 437 на оказание ему услуги по разработке наименования, логотипа и дизайна упаковки, исключительное право на которое возникло у него ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака согласно акту от 27.11.2008 о приемке выполненных по договору работ.

Согласно пункту 1 статьи 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ произведения дизайна являются самостоятельным объектом авторских прав.

Таким образом, произведение дизайна является объектом авторского права и подлежит охране, существование такого произведения искусства в объективной форме подтверждается договором от 17.11.2018 N 437 и актом от 27.11.2008.

В силу пункта 1 статьи 1288 ГК РФ по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Пунктом 3 названной статьи установлено, что в случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила названного Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

В соответствии со статьей 1285 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на произведение автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права.

В абзаце 2 пункта 1 статьи 1291 ГК РФ указано, что при отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное право на произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное.

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (пункт 1 статьи 1234 ГК РФ).

Пунктом 4 названной статьи установлено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой этой статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора.

При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

Анализ содержания договора от 17.11.2008 N 437 и акта от 27.11.2008, представленных в материалы дела, позволяет прийти к выводам о том, что его сторонами соблюдена письменная форма договора; определен объект интеллектуальной собственности, который подлежит созданию сотрудниками общества Фирма "Бренд-Мастер" и передаче предпринимателю (пункт 1.2. договора); форма, в которой должен быть выражен такой объект (приложение N 1); порядок и срок передачи указанного объекта. Акт приема-сдачи оказанных услуг от 27.11.2008 содержит указание на передачу заказчику (предпринимателю) произведения - дизайн упаковки "Пи-Пи Гель", разработанного в соответствии с условиями договора от 17.11.2008 N 437.

Таким образом, спорный договор по своей правовой природе является смешанным, содержащим в себе элементы различных договоров (пункт 3 статьи 421 ГК РФ). В данном случае, спорный договор содержит в себе элементы договора возмездного оказания услуг и договора об отчуждении исключительных прав.

При этом заявитель не представил доказательств того, что исключительные права на произведение дизайна принадлежат другому лицу.

В соответствии с изложенным исключительные права на произведение дизайна принадлежат предпринимателю.

Таким образом, податель возражений обладал исключительными правами на произведение дизайна, существование которого в объективной форме подтверждено названными договором и актом, как на момент подачи обществом "РостТоргДизайн" заявки на регистрацию товарного знака, так и на момент подачи возражений.

С учетом изложенного, довод заявителя об отсутствии у предпринимателя исключительных прав на произведение дизайна и заинтересованности в подаче возражений по основаниям, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, является необоснованным.

Довод заявителя о том, что произведение искусства в силу положений подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ должно быть известно основан не неправильном толковании указанной нормы материального права.

Само произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права (глава 70 ГК РФ), а его название, которое само по себе может не отвечать условию охраноспособности, должно быть известным в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака (известное название охраноспособного произведения). Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу N СИП-296/2013.

В отношении довода общества "РостТоргДизайн" об отсутствии тождественности фрагмента произведения дизайна, принадлежащего предпринимателю, и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535826 судом установлено следующее.

Исходя из изложенных статей 1483, 1512, 1513 ГК РФ, следует, что в случае прекращения правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в нарушение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, необходимо установить, что оспариваемый товарный знак тождественен самостоятельному объекту интеллектуальных прав, который обладал охраноспособностью ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака, а также, что у правообладателя оспариваемого товарного знака отсутствует согласие правообладателя самостоятельного объекта интеллектуальных прав, либо его правопреемника на использование такого объекта.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно требованиям подпункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

С учетом изложенного суд при анализе фрагмента произведения дизайна "Пи-Пи Гель" и комбинированного товарного знака заявителя приходит к выводу о том, что они являются тождественными.

Ссылка заявителя на то, что в решении суда Арбитражного суда Краснодарского края от 29.12.2015 по делу N А32-27788/2015 установлено не тождество, а сходство до степени смешения используемых заявителем и предпринимателем обозначений, отклоняется судом, так как в рамках указанного дела судом устанавливались иные обстоятельства и не проводилось сравнения товарного знака по свидетельству N 535826 и фрагмента произведения дизайна предпринимателя.

Довода общества "РостТоргДизайн" о злоупотреблении предпринимателем своими правами, суд считает несостоятельным по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Из содержания названной нормы следует, что под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов, причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда.

Исходя из пункта 3 названной статьи о презумпции добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений и общего принципа доказывания в арбитражном процессе, лицо, от которого требуются разумность или добросовестность при осуществлении права, признается действующим разумно и добросовестно, пока не доказано обратное. Бремя доказывания лежит на лице, утверждающем о злоупотреблении правом. При этом доказывать недобросовестность или неразумность действий должен тот, кто с таким поведением связывает правовые последствия.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Тогда как, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обществом "РостТоргДизайн" не представлены доказательства, подтверждающие, что предприниматель действовал исключительно с целью причинения ему вреда.

Кроме того, суд отмечает, что правовым последствием злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является отказ в защите этого права. Иными словами, данное положение закона применяется при рассмотрении спора о защите права по заявлению ответчика, сделанному им в рамках возражения против предъявленных к нему требований.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "РостТоргДизайн" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова