Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2017 г. по делу N СИП-751/2016 Оставив в силе решение Роспатента о признании патента на полезную модель полностью недействительным, суд исходил из несоответствия указанной полезной модели условию патентоспособности "новизна" (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 3 августа 2017 г. по делу N СИП-751/2016

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 июля 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 3 августа 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2017 г. N С01-804/2017 по делу N СИП-751/2016 настоящее решение отменено

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузнецовым И.В.,

рассмотрел в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" (проезд Врачебный, д. 10, Москва, 125367, ОГРН 5147746108945) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 19.10.2016 N 2007104967/22 (62964) о признании патента Российской Федерации на полезную модель N 62964 полностью недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Рябов Георгий Константинович.

В судебном заседании приняли участие:

представитель общества с ограниченной ответственностью "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" - Прудыус С.А. (по доверенности от 26.07.2016);

представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Сенчихин М.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-488/41);

Рябов Георгий Константинович (лично, паспорт гражданина Российской Федерации).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" (далее - общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 19.10.2016 N 2007104967/22 (62964) о признании патента Российской Федерации на полезную модель N 62964 полностью недействительным.

Общество оспаривает изложенный в решении Роспатента от 19.10.2016 вывод о том, что в противопоставленном техническом решении присутствуют все существенные признаки, присущие данной полезной модели, в связи с чем последняя не отвечает условию патентоспособности "новизна".

Общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" полагает, что вывод Роспатента о том, что разъёмное соединение позволяет осуществить сборку, разборку и на технический результат не влияет, не соответствует действительности. Так, по мнению заявителя, из формулы полезной модели следует, что технический результат заключается в исключении не только проворачивания, но и других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

Кроме того, общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" указывает на то, что в нарушение пункта 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), Роспатент не выполнил свою обязанность предложить внести изменения в формулу полезной модели. Тогда как в обоснование своего решения Роспатент ссылается на неполноту формулы, недостаточность обоснования причинно-следственной связи именно между выполнением шарнирного соединения разъёмным и техническим результатом.

В обоснование данного довода заявитель ссылается на решение Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228, согласно которому абзац первый пункта 4.9 Правил N 56, наделяющий коллегию палаты по патентным спорам правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта соответствующим условиям патентоспособности, позволяет устранить отдельные недостатки формулы изобретения и не допустить принятия формального решения по рассматриваемому возражению на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение.

Реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Рябов Георгий Константинович.

Роспатент, возражая против доводов общества, в отзыве на заявление в удовлетворении требований просит отказать.

По мнению Роспатента, единственное отличие полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от технического решения по противопоставленному патентному документу заключается в том, что шарнирное соединение выполнено разъемным. Между тем, очевидно, что разъемное соединение позволяет осуществить сборку/разборку соединяемых частей, и на заявленные результаты не влияет. Кроме того, в описании к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между выполнением шарнирного соединения разъемным и заявленными результатами. Таким образом, согласно выводам Роспатента, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение шарнирного соединения разъемным, являются несущественными.

Помимо прочего, Роспатент обращает внимание на то, что в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 разъясняется, что Палата по патентным спорам обязана предложить заинтересованному лицу внести изменения, только установив наличие возможных вариантов таких изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения. Между тем, таких обстоятельств не установлено.

В судебном заседании представитель общества "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" настаивал на заявленных требованиях, просил их удовлетворить в полном объеме.

Представитель Роспатента и третье лицо возражали против заявленных требований, просили отказать в их удовлетворении.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов настоящего дела следует, что патент Российской Федерации N 62964 на полезную модель "Универсальный протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке" выдан по заявке N 2007104967/22 с приоритетом от 09.02.2007.

Обладателем исключительного права на данный патент является общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ".

Патент действует со следующей формулой:

"1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, содержащий корпус, состоящий из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса защитных элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса, отличающийся тем, что он оборудован элементами угловой и/или осевой фиксации корпуса, шарнирное соединение выполнено разъемным, а на свободных конца частей корпуса, соединяемых шарнирным соединением, выполнены элементы винтового соединения.

2. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы угловой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного углубления, расположенного на одной из боковых сторон корпуса с возможностью размещения крепежных и/или выступающих элементов погружной насосной установки и фиксировании углового перемещения корпуса.

3. Протектор по п. 1, отличающийся тем, что элементы осевой фиксации корпуса выполнены в виде, по меньшей мере, одного регулируемого по длине выступа, расположенного с возможностью контакта с деталями погружной насосной установки в зоне установки протектора".

Против выдачи данного патента Рябов Г.К. обратился в Роспатент с возражением, поступившим в административный орган 11.01.2016, которое было мотивировано несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "новизна".

По результатам рассмотрения данного возражения решением Роспатента от 19.10.2016 N 2007104967/22 (62964) возражение, поступившее 11.01.2016, удовлетворено, патент Российской Федерации на полезную модель N 62964 признан недействительным полностью.

Не согласившись с принятым решением, общество обратилось с рассматриваемым заявлением в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"),

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного акта установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются обществом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

При вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки (09.02.2007), по которой выдан оспариваемый патент, применимое законодательство для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (далее - Патентный закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 N 83 (далее - Правила N 83).

Обжалуемое решение Роспатента мотивировано тем, что возражение Рябова Г.К. содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна". При этом административный орган исходил из того, что из патентного документа RU 41486, опубликованного 27.10.2004 (далее - патент Российской Федерации N 41486), известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Доводы возражения, касающиеся несоответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "промышленная применимость", не подтвердились. В данной части решение Роспатента не проверяется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Патентного закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 3 Патентного закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил N 83 охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил N 83 сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Подпунктом 3 пункта 3.3.1 Правил N 83 предусмотрено, что формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Обжалуемое решение Роспатента обусловлено тем, что из патента Российской Федерации N 41486 известен протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке, т.е. средство того же назначения, что и полезная модель по патенту Российской Федерации N 62964.

Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке по противопоставленному патенту Российской Федерации N 41486 также содержит корпус. Корпус состоит из двух частей, шарнирно связанных между собой с возможностью схватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемного соединения. Протектор содержит защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса направляющих, которые защищают кабель. Между направляющими размещен защитный экран, охватывающий кабель, установленный с возможностью его прижатия к поверхности корпуса. Протектор оборудован регулятором, исключающим угловое и/или осевое перемещение корпуса. Разъемное соединение выполнено винтовым и расположено на свободных концах частей корпуса, соединенных шарнирным соединением с другой стороны.

Полезная модель по оспариваемому патенту Российской Федерации N 62964 в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, отличается от технического решения по патенту Российской Федерации N 41486 тем, что "шарнирное соединение выполнено разъемным".

Согласно описанию полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 технический результат заключается в исключении не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора. Кроме того, в описании указано, что применение полезной модели обеспечивает расширение технических возможностей, увеличивает надежность и долговечность деталей пружинного протектора, а также обеспечивает надежность крепления электрического кабеля при одновременном исключении относительного перемещения корпусу протектора.

Приведенные выше обстоятельства заявителем не оспариваются.

Установив названные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о том, что разъемное соединение позволяет осуществить сборку/разборку соединяемых частей, и на указанные выше результаты не влияет. Кроме того, согласно выводам административного органа, в описании к патенту Российской Федерации N 62964 не раскрыта причинно-следственная связь между выполнением шарнирного соединения разъемным и указанными выше техническими результатами. Тогда как указанный отличительный признак - "шарнирное соединение выполнено разъемным", в силу положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил N 83, является несущественным и не подлежит учету при проверке новизны полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил N 83.

Данные обстоятельства с учетом положений подпункта 3 пункта 2.1 Правил N 83 и пункта 1 статьи 5 Патентного закона позволили Роспатенту констатировать несоответствие полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 условию патентоспособности "новизна".

Анализ доводов рассматриваемого заявления позволяет суду прийти к выводу о том, что общество не оспаривает вывод Роспатента о том, что полезная модель по патенту Российской Федерации N 62964 в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, отличается от технического решения по патенту Российской Федерации N 41486 тем, что "шарнирное соединение выполнено разъемным".

Также заявитель не оспаривает выводы Роспатента о том, что признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964, характеризующие наличие элементов боковой фиксации и место их расположения, а также все признаки зависимого пункта 3 присущи техническому решению по патенту Российской Федерации N 41486, а признаки зависимого пункта 2, характеризующие конструктивное выполнение элементов угловой фиксации корпуса, являются несущественными.

Ошибочность вывода Роспатента о несоответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 условию патентоспособности "новизна" общество усматривает в том, что, по его мнению, отличительный признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964, касающийся того, что "шарнирное соединение выполнено разъемным", является существенным. В этой связи заявитель считает, что данный признак должен учитываться при проверке новизны полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил N 83 пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует:

- применение по определенному назначению;

- полезную модель, не имеющую аналогов.

При составлении пункта формулы без указанного разделения после родового понятия, отражающего назначение, вводится слово "характеризующееся", "состоящая", "включающий" и т.п., после которого приводится совокупность остальных признаков, которыми характеризуется полезная модель.

Так, по отношению к противопоставленному патенту Российской Федерации N 41486 патентообладателем был выделен такой отличительный признак, как "шарнирное соединение выполнено разъемным".

Следовательно, для установления, является ли признак "шарнирное соединение выполнено разъемным" существенным, Роспатенту необходимо было установить, как в оспариваемом патенте отражено влияние этого признака на технический результат, а именно расширение технических возможностей, увеличение надежности и долговечности деталей пружинного протектора, а также обеспечение надежности крепления электрического кабеля при одновременном исключении относительного перемещения корпуса протектора.

В обоснование своих доводов общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" указывало на то, что признак "шарнирное соединение выполнено разъемным" обеспечивает достижение технического результата в виде исключения не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора.

При рассмотрении настоящего спора по существу, исходя из предмета и основания заявленных требований, суд пришел к выводу о необходимости разъяснения возникшего вопроса, требующего специальных знаний, а именно, установить: раскрыты ли в описании к патенту Российской Федерации на полезную модель N 62964 причинно-следственные связи между признаком "шарнирное соединение выполнено разъемным" и техническим результатом исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод.

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2017 производство по делу приостановлено, назначена судебная патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено Ташлинскому Александру Григорьевичу, доктору технических наук, профессору, патентному поверенному, специалисту в области исследования технического уровня, тенденций развития, патентной чистоты объектов техники, преимущественно сложных технических систем, а также объектов техники на соответствие их условиям патентоспособности; общий стаж работы в области патентоведения 25 лет.

На разрешение эксперта суд поставил следующий вопрос: "Раскрыты ли в описании к патенту Российской Федерации на полезную модель N 62964 причинно-следственные связи между признаком "шарнирное соединение выполнено разъемным" и техническим результатом "исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора? Если да, то указать, откуда именно следует такой вывод".

Ташлинскому А.Г., чья кандидатура выбрана в качестве эксперта, разъяснена ответственность за дачу заведомо ложного заключения, предусмотренная статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также положения статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о чем в судебном заседании отобрана расписка.

Согласно поступившему в материалы дела заключению судебной патентоведческой экспертизы от 08.05.2017 (т. 3, л.д. 2-13) в описании к патенту Российской Федерации на полезную модель N 62964 не раскрыты причинно-следственные связи между признаком "шарнирное соединение выполнено разъемным" и техническим результатом "исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора".

При этом в результате исследования эксперт пришел к выводу о том, что технический результат "исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора" относится к рабочему состоянию протектора (состоянию эксплуатации), когда электрический кабель прикреплен посредством протектора к погружной насосной установке и возможность разборки и сборки частей протектора не используется. При этом вариант выполнения соединения разъемным или неразъемным не имеет значения. Поэтому достижение технического результата "исключение не только проворачивания, а также других перемещений электрического кабеля, а также корпуса протектора" не может быть связано с признаком "шарнирное соединение выполнено разъемным".

Согласно части 3 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу.

По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание.

Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда. Ответы эксперта на дополнительные вопросы заносятся в протокол судебного заседания.

Эксперт Ташлинский А.Г. был вызван в судебное заседание Суда по интеллектуальным правам, состоявшееся 22.06.2017, что подтверждается протоколом судебного заседания, поскольку в судебном заседании, состоявшемся 08.06.2017, представителем общества "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" было указано на наличие противоречий в заключении эксперта, в связи с чем от заявителя поступило ходатайство о назначении дополнительной экспертизы по делу.

В судебное заседание (22.06.2017) явился эксперт Ташлинский А.Г. для дачи пояснений в отношении составленного им заключения, однако представители общества "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" пояснили, что вопросов к эксперту по результатам проведенной экспертизы не имеют.

Представитель Роспатента пояснил, что насколько он понял из заключения, разница между двумя протекторами состоит в том, что один может разделяться на две части, в то время как другой остается "неразборным". Исходя из этого, представителем Роспатента был задан следующий вопрос эксперту: влияет ли выполнение протектора "разборным" на технический результат?

Эксперт пояснил, что возможность выполнения протектора "разборным" никак не влияет на технический результат, поскольку технический результат относится к режиму эксплуатации.

Третье лицо пояснило, что вопросов к эксперту не имеет.

Оценив представленное заключение в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наряду с другими представленными в материалы дела доказательствами, учитывая пояснения, данные экспертом в судебном заседании, суд приходит к выводу о том, что при вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что в описании к патенту Российской Федерации N 62964 не раскрыта причинно-следственная связь между признаком изобретения "выполнением шарнирного соединения разъемным" и заявленным техническим результатом изобретения.

Соответственно, вывод Роспатента о том, что спорный отличительный признак, в силу положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил N 83 является несущественным и не подлежит учету при проверке новизны полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил N 83, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и установленными фактическими обстоятельствами.

Помимо прочего, при рассмотрении настоящего спора по существу, исходя из предмета и основания заявленных требований, суд пришел к выводу о необходимости направления запроса специалисту в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для получения разъяснений и выяснения профессионального мнения специалиста по вопросу: "присущи ли техническому решению по патенту Российской Федерации N 41486 на полезную модель все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964".

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специализированный арбитражный суд в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых, специалистов и прочих лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным судом спора, может также направлять запросы. Запросы о даче разъяснений, консультаций и об изложении профессиональных мнений по рассматриваемым специализированным арбитражным судом делам обязательны для всех органов, организаций и лиц, которым они адресованы.

Соответствующий запрос направлен судом 04.07.2016 Борщ-Компанеец Николаю Станиславовичу, доценту, кандидату технических наук, патентному поверенному.

Согласно поступившему в суд 13.07.2017 ответу на запрос признак независимого пункта формулы, предусматривающий выполнение "шарнирного соединения разъемным", следует исключить из рассмотрения при анализе новизны оспариваемой полезной модели. При этом специалистом в обоснование данного вывода приведены те же обстоятельства, что указаны в заключении судебной патентоведческой экспертизы от 08.05.2017.

Отвечая на поставленный судом в запросе вопрос, специалист также подтвердил, что оспариваемая полезная модель по патенту Российской Федерации N 62964 отличается от противопоставленной по патенту Российской Федерации N 41486 несущественным признаком, предполагающим выполнение шарнира разъёмным, в связи с чем сделан вывод о том, что вся совокупность признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента известна из полезной модели по патенту Российской Федерации N 41486.

Данные обстоятельства и представленные доказательства в совокупности с учетом положений подпункта 3 пункта 2.1 Правил N 83 и пункта 1 статьи 5 Патентного закона позволяют суду согласиться с выводом Роспатента о несоответствии полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 условию патентоспособности "новизна".

Суд также не может признать состоятельным довод заявления о том, что Роспатент не выполнил свою обязанность предложить внести изменения в формулу полезной модели.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил N 56 при рассмотрении возражений против выдачи патента коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при внесении - может быть признано недействительным частично.

Правила N 56, как следует из их вводной части, изданы в соответствии со статьей 2 Патентного закона с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 N 22-ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 29 Патентного закона порядок подачи возражений против выдачи патента в палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Таким образом, законодатель делегировал федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности все вопросы, касающиеся установления порядка подачи возражений против выдачи патента в палату по патентным спорам и порядка их рассмотрения, которые включают в себя и порядок внесения изменений в формулу полезной модели.

В связи с этим условия внесения изменений в формулу и предъявляемые к таким изменениям требования, содержащиеся во втором и третьем абзацах пункта 4.9 Правил N 56, установлены Роспатентом в пределах предоставленных ему законом полномочий.

Необходимо различать функции экспертизы, проводимой в процессе рассмотрения заявки, и функции палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения против выданного патента. В первом случае объем правовой охраны полезной модели только еще формируется и допустимы любые изменения ее формулы, не изменяющие сущности полезной модели, вплоть до включения в нее объекта, ранее не заявленного в формуле, но раскрытого в описании. Во втором - оценке подлежит уже запатентованный объект с формулой полезной модели, выражающей сущность полезной модели и определяющей объем ее правовой охраны.

Также следует учитывать, что цели и правовые последствия внесения изменений в формулу полезной модели, предусмотренные абзацами первым и вторым пункта 4.9 Правил N 56, различны.

Указанный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу N СИП-32/2015.

Согласно правовому подходу, изложенному в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228, абзац первый пункта 4.9 Правил N 56, наделяющий коллегию Палаты по патентным спорам правом предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, препятствующих признанию рассматриваемого объекта соответствующим условиям патентоспособности, позволяет устранить отдельные недостатки формулы изобретения и не допустить принятия формального решения по рассматриваемому возражению на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение.

Реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой патентных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности палаты по патентным спорам, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Вопреки доводам заявителя суд приходит к выводу о том, что при принятии обжалуемого решения Роспатентом пункт 4.9 Правил N 56 нарушен не был, поскольку судом при рассмотрении спора по существу установлена объективная невозможность внесения изменений в формулу полезной модели по патенту Российской Федерации N 62964 таким образом, чтобы это могло привести к патентоспособности полезной модели, поскольку вся совокупность признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента известна из полезной модели по патенту Российской Федерации N 41486.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Частью 1 статьи 107 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации экспертам, специалистам, свидетелям и переводчикам возмещаются понесенные ими в связи с явкой в арбитражный суд расходы на проезд, расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

От эксперта Ташлинского А.Г., проводившего экспертизу по настоящему делу, поступило заявление о возмещении затрат, связанных с вызовом в качестве эксперта в судебные заседания Суда по интеллектуальным правам от 12.04.2017 и 22.06.2017, в размере 26 658 рублей.

Рассмотрев данное заявление, приложенные к нему документы, подтверждающие произведенные расходы, суд, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, которые пояснили, что не считают сумму завышенной, признал его подлежащим удовлетворению.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на общество "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" оставить без удовлетворения.

Перечислить Ташлинскому Александру Григорьевичу с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 26 658 (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей, в счет возмещения его расходов проезда к месту рассмотрения настоящего дела, согласно реквизитам, указанным в заявлении от 23.06.2017.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам 13 342 (тринадцать тысяч триста сорок два) рубля, перечисленных на основании платежного поручения от 22.06.2017 N 231, по реквизитам, указанным в названном платежном поручении.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев