Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2017 г. N С01-688/2016 по делу N СИП-70/2016 Суд отменил принятые ранее судебные акты и направил на новое рассмотрение дело об оспаривании решения Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку нижестоящие суды не дали правовой оценки доказательствам, свидетельствующим о том, что истец активно использовал оспариваемый товарный знак, который в результате этого приобрел различительную способность и устойчиво ассоциировался с его правообладателем

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 августа 2017 г. N С01-688/2016 по делу N СИП-70/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 14 августа 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 августа 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М.,

судьи-докладчика Васильевой Т.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Real Knitting D.O.O. (ул. Патриарха Павла, д. 76, Гайдобра, 21432, Республика Сербия) на решение Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 по делу N СИП-70/2016 (судьи Тарасов Н.Н., Силаев Р.В., Снегур А.А.) по заявлению Real Knitting D.O.O. о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 06.11.2015, которым удовлетворено возражение от 14.01.2015 и признано недействительным полностью предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку "ATTIVA" по международной регистрации N 951789А и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану указанного товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания - Golden Lady Company S.p.A. (Виа Леопарди, 3/5, 46043, Кастильоне делле Стивьере, Италия).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Real Knitting D.O.O. - Робинов А.А. (по доверенности от 01.03.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-490/41);

от Golden Lady Company S.p.A. - Залесов A.B., Озолина И.Г. (по доверенности от 31.10.2014).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания - Real Knitting D.O.O. - обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 06.11.2015, которым удовлетворено возражение от 14.01.2015 и признано недействительным полностью предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку "ATTIVA" по международной регистрации N 951789А, об обязании Роспатента восстановить правовую охрану указанного товарного знака.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.04.2016 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена иностранная компания - Golden Lady Company S.p.A.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2016 заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, третье лицо и Роспатент обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 решение суда первой инстанции от 04.07.2016 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Real Knitting D.O.O., ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда от 28.04.2017 отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Так, заявитель кассационной жалобы считает противоречащим обстоятельствам дела и имеющимся доказательствам вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемое решение Роспатента от 06.11.2015 не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Кроме того, в кассационной жалобе обращается внимание на то, что в нарушение статей 8, 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не дал оценку доводам заявителя о том, что выводы Роспатента о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение противоречат установленным госорганом в самом решении обстоятельствам о невысокой степени узнаваемости товарного знака "ATTIVA" на дату его приоритета; не исследовал представленные компанией Real Knitting D.O.O. доводы и доказательства (договоры, платежные поручения, накладные, ГТД, рекламу, аналитический отчет, подготовленный кафедрой Методологии социологических исследований социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). При этом заявитель кассационной жалобы не согласен с выводами суда первой инстанции относительно оценки ряда доказательств и доводов сторон.

В письменных пояснениях на кассационную жалобу третье лицо просило обжалуемое решение оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Real Knitting D.O.O. настаивал на доводах, содержащихся в кассационной жалобе.

Представители Роспатента и третьего лица возражали против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, товарный знак "ATTIVA" по международной регистрации N 951789А в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "мужские и женские чулки, колготы, чулки из любого материала или ткани, а также нижнее белье" 21.03.2013 был выделен из международной регистрации N 951789 от 06.12.2007, которая первоначально была осуществлена на имя компании - BRUE S.p.A. (Италия) - в отношении ряда товаров 18-го и 25-го классов МКТУ.

Компания - Golden Lady Company S.p.A., указывая, что она использовала названное обозначение задолго до регистрации спорного товарного знака, оспорила данную регистрацию, обратившись 14.01.2015 в Роспатент с соответствующим возражением.

В подтверждение своих доводов компания - Golden Lady Company S.p.A. - представила: копии писем, справок и отчетов закрытого акционерного общества "ТНС Гэллап Эдфакт" в отношении рекламной активности; диск с рекламными роликами; копии эфирных справок; комплекты документации, относящейся к различным счетам-фактурам на поставку колгот, маркируемых обозначением "ATTIVA"; выписку из Торгового реестра в отношении лица, подавшего возражение; распечатки из сети Интернет (статьи, данные блогов, данные о рекламном ролике "OMSA ATTIVA", размещенном на канале "YouTube" 15.09.2008); заключение Лаборатории социологической экспертизы ФГБУ "Институт социологии Российской академии наук" от 21.11.2014 N 89-2014 (далее - заключение от 21.11.2014 N 89-2014); заключение Аналитического Центра Юрия Левады; заключение Всероссийского центра изучения общественного мнения; копии протоколов в порядке обеспечения доказательств от 24.11.2014; содержания сайтов irecommend.ru; www.otzovik.com; фотографии данных о производителе колгот, маркируемых обозначением "INCANTO Attiva".

Решением Роспатента от 06.11.2015 возражение от 14.01.2015 было удовлетворено, правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 951789А на территории Российской Федерации признана недействительной полностью. Роспатент признал обоснованным возражение, установив, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ).

Удовлетворяя возражение, Роспатент, оценив представленные доказательства, пришел к выводу, что на дату приоритета оспариваемого знака, а также и в последующие годы потребители ассоциировали обозначение "ATTIVA" с продукцией третьего лица, поэтому оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 25-го класса МКТУ. При этом Роспатент признал, что на момент регистрации товарного знака товар, маркированный обозначением "ATTIVA", производился и вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации компанией - Golden Lady Company S.p.A., а не компанией - Real Knitting D.O.O., что могло вызвать у потребителей не соответствующую действительности ассоциацию о производителе товара.

Не согласившись с указанным решением административного органа, компания - Real Knitting D.O.O. - обратилась в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2016 заявленные требования были удовлетворены.

Не согласившись с решением суда первой инстанции от 04.07.2016, Golden Lady Company S.p.A. и Роспатент обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 решение суда первой инстанции от 04.07.2016 было отменено; дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Основанием для отмены решения суда от 04.07.2016 послужило нарушение судом первой инстанции норм процессуального права - статей 71 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции установил, что из документов, представленных с возражением, следует, что оспариваемый товарный знак "ATTIVA" совпадает с обозначением "ATTIVA", которое использовалось Golden Lady Company S.p.A. для маркировки своей продукции 25-го класса МКТУ (колготы) до даты приоритета спорного товарного знака по международной регистрации N 951789А.

Это обстоятельство не оспаривается Real Knitting D.O.O.

При этом суд первой инстанции учел выводы президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 05.12.2016 по настоящему делу, и обратил внимание, что Golden Lady Company S.p.A. является одним из крупнейших производителей колготок, маркированных в том числе обозначением "OMSA ATTIVA". Колготки, маркированные данным обозначением, производились в течение длительного периода времени до даты приоритета (06.12.2007) оспариваемого товарного знака и производятся в настоящее время. Производителем таких колготок до 2005 года являлась компания - OMSA S.p.A., которая 01.12.2004 была поглощена компанией - Golden Lady Company S.p.A., что подтверждается выпиской из реестра Торгово-промышленной палаты Милана.

На территории Российской Федерации начиная с 2002 года осуществлялась масштабная рекламная кампания колготок, маркированных в том числе обозначением "OMSA ATTIVA". Реклама осуществлялась в эфирах ведущих российских каналов (Первый канал, Россия 1, НТВ, СТС, РЕН ТВ, MTV и др.).

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также и в последующие годы потребители ассоциировали обозначение "ATTIVA" с продукцией третьего лица, поэтому оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 25-го класса МКТУ. При этом Роспатент признал, а суд первой инстанции при отсутствии соответствующих возражений лиц, участвующих в деле, согласился с тем, что на момент регистрации товарного знака товар, маркированный обозначением "ATTIVA" производился и вводился в гражданский оборот на территории Российской Федерации компанией - Golden Lady Company S.p.A., а не компанией - Real Knitting D.O.O.

Суд первой инстанции дал оценку доводу Real Knitting D.O.O. о том, что доля рекламы колгот, маркированных обозначением "OMSA ATTIVA", составляла незначительную часть от общего объема рекламы других колготок компании - Golden Lady Company S.p.A., и не согласился с ним, так как этот довод противоречил данным закрытого акционерного общества "ТНС Гэллап Эдфакт" о масштабах рекламной кампании и расходах на рекламу колгот, маркированных обозначением "OMSA ATTIVA", до даты приоритета (06.12.2007) оспариваемого товарного знака.

Суд первой инстанции исследовал также и довод Real Knitting D.O.O. о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие ввоз на таможенную территорию Российской Федерации товара - колгот, произведенных OMSA S.p.A. и Golden Lady Company S.p.A., и дал ему соответствующую правовую оценку.

Во исполнение указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенных в постановлении от 05.12.2016, суд первой инстанции приобщил к материалам дела представленное Роспатентом письмо ФТС России и обратил внимание на то, что данным доказательством подтверждается систематический ввоз на территорию Российской Федерации в период с 2001 по 2006 год товаров (колгот), произведенных OMSA S.p.A. и маркированных обозначением "ATTIVA", отметив, что обозначение "OMSA ATTIVA" состоит из двух обозначений "OMSA" и "ATTIVA", каждое из которых выполняет самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Во исполнение указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, содержащихся в постановлении от 05.12.2016, судом первой инстанции было исследовано заключение от 21.11.2014 N 89-2014, подготовленное по результатам социологического опроса.

При этом было установлено, что согласно диаграмме N 6, отвечая на вопрос о том, кто в 2007 году являлся производителем товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком "ATTIVA", 34% респондентов ответили, что производителем таких товаров являлась компания - Golden Lady Company S.p.A.

Данное обстоятельство позволило суду первой инстанции сделать вывод о том, что приведенные выше результаты свидетельствуют об ассоциировании потребителями обозначения "ATTIVA" с Golden Lady Company S.p.A. на дату приоритета (06.12.2007) оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем суд отклонил доводы Real Knitting D.O.O. о неотносимости названного доказательства, мотивированные тем, что не только дата проведения социологического опроса, но и цели и выводы заключения от 21.11.2014 N 89-2014 относятся к периоду после даты приоритета товарного знака.

При этом суд обоснованно отметил, что социологические исследования по введению потребителей в заблуждение относительно производителя и правообладателя товарного знака проводятся, как правило, после регистрации данного товарного знака. Сам факт проведения исследования после регистрации спорного товарного знака не свидетельствует о неотносимости заключения.

Доводы Real Knitting D.O.O. о необоснованности решения Роспатента, мотивированные ссылками на решения Роспатента от 20.06.2016 и от 11.07.2016, касающиеся отказа в признании обозначения "ATTIVA" с 01.01.2010 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком и регистрации на имя компании - GILFIN S.P.A. - в отношении товаров 25-го класса МКТУ "чулочно-носочные изделия" и отказа этой же компании в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке N 2013727129, также были рассмотрены судом первой инстанции и отклонены, так как другое решение Роспатента, а также обстоятельства его принятия не являются предметом настоящего спора.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что Роспатентом, рассмотревшим возражение исходя из содержащихся в нем доводов Golden Lady Company S.p.A. против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку "ATTIVA" по международной регистрации N 951789А, был сделан обоснованный и правомерный вывод о наличии оснований для его удовлетворения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда обстоятельствам дела и представленным доказательствам, исходя из конкретных обстоятельств по делу, считает необходимым отметить следующее.

Доводы заявителя кассационной жалобы - Real Knitting D.O.O. - об ошибочности выводов суда первой инстанции относительно оценки доказательств поставок третьим лицам колгот с товарным знаком "ATTIVA" до даты приоритета оспариваемого товарного знака, а также о рекламной кампании третьего лица с использованием этого обозначения до 2007 года направлены на переоценку доказательств и выводов суда первой инстанции, изложенных в решении от 28.04.2017, а также выводов суда, подтвержденных в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016. Переоценка доказательств и выводов суда первой инстанции, а также выводов, изложенных в указанном постановлении, в силу норм главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации находится за пределами компетенции президиума Суда по интеллектуальным правам как суда кассационной инстанции.

Вместе с тем при рассмотрении дела в суде первой инстанции компания - Real Knitting D.O.O. - ссылалась на то, что выводы Роспатента о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителей в заблуждение противоречат установленным самим госорганом обстоятельствам о невысокой степени узнаваемости товарного знака "ATTIVA" на дату его приоритета.

Кроме того, в материалы дела был представлен ряд доказательств - договоры, платежные поручения, накладные, ГТД, реклама, аналитический отчет, свидетельствующие, по мнению заявителя кассационной жалобы, о том, что он активно использовал оспариваемый товарный знак, который в результате этого дополнительно приобрел различительную способность и на момент подачи возражения устойчиво ассоциировался с его правообладателем.

В нарушение норм статей 8, 71, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не дал правовой оценки этим доводам и доказательствам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также признает необоснованным вывод суда первой инстанции о том, что заявитель - Real Knitting D.O.O. - не представил убедительных доказательств нарушения оспариваемым решением Роспатента от 06.11.2015 его конституционных прав на свободу предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности, незаконном возложении на него каких-либо обязанностей, создании иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспариваемым решением Роспатента предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 951789А "ATTIVA" признано недействительным полностью.

Согласно пункту 54 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" решение Роспатента о признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента, товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента, регистрацию товарного знака.

Поскольку оспариваемым решением Роспатента был аннулирован принадлежащий Real Knitting D.O.O. товарный знак, очевидно, что это решение нарушает права заявителя.

Указанные выше нарушения норм процессуального права могли привести к принятию неверного судебного акта и в силу частей 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации это является основанием для отмены решения суда первой инстанции от 28.04.2017.

Учитывая необходимость исследования всего комплекса доказательств и полномочия суда кассационной инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует проанализировать в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, представленные всеми лицами, участвующими в деле, с учетом требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и принять законный и обоснованный судебный акт.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 по делу N СИП-70/2016 отменить. Дело N СИП-70/2016 направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу с момента принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

Т.В. Васильева