Раздел I

I

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как отмечено в пункте 11 статьи 1483 ГК РФ, положения пункта 1 этой статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

1.1. Пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ предусмотрены различные основания отказа в регистрации товарного знака. Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку должно быть рассмотрено в пределах заявленного основания

В пункте 1 статьи 1483 ГК РФ приведены отдельные условия охраноспособности товарного знака:

1) обозначения должны обладать различительной способностью;

2) обозначения не должны войти во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

3) обозначения не должны являться общепринятыми символами и терминами;

4) обозначения не должны характеризовать товары;

5) обозначения не должны представлять собой форму товаров.

Каждое из этих оснований юридически является самостоятельным, и каждое из них само по себе может служить основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

Поданное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подлежит рассмотрению в пределах заявленных в нем доводов и оснований.

В случае если оспаривается различительная способность обозначения (абзац первый пункта 1 статьи 1483 ГК РФ), проверке подлежит наличие или отсутствие именно такой способности.

При этом различительная способность обозначения как основное свойство товарного знака - способность индивидуализировать конкретный товар для конкретного потребителя, которому этот товар адресован, - может отсутствовать в том числе в случаях, перечисленных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ. Соответственно, отсутствие различительной способности обозначения может быть мотивировано в том числе и тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, является общепринятым символом или термином, каким-либо образом характеризует товары или представляет собой форму товаров.

В случае если оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктами 1-4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, проверке подлежит соответствие этого обозначения конкретно этому основанию.

Так, при рассмотрении возражения, мотивированного тем, что конкретное обозначение является термином, устанавливается, доказано или не доказано данное утверждение.

(По мотивам постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 01.04.2016 по делу N СИП-571/2015, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014 и от 15.04.2016 по делу N СИП-570/2015.)

1.2. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел N СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара "коктейли" адресную группу потребителей составляют конечные покупатели - лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов - лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу N СИП 547/2014).

1.3. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других - ложным, в отношении третьих - фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу N СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу N СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу N СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 N 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

1.4. Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, по общему правилу, производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент

Как отмечено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

Исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент (пункт 1 статьи 1491 ГК РФ). Следовательно, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки.

При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 постановления N 5/29).

Таким образом, именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу N СИП-161/2013 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2015 N 300-ЭС15-6682 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 27.07.2015 по делу N СИП-31/2015.

При этом учету могут также подлежать обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения (пункт 1.5 настоящей справки).

1.5. В удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированных несоответствием товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, может быть отказано на основании представленных правообладателем в Роспатент доказательств, свидетельствующих о приобретении спорным товарным знаком различительной способности на дату подачи возражений.
Утрата обозначением различительной способности после государственной регистрации товарного знака не является основанием для удовлетворения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированных несоответствием товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 ГК РФ.

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпунктов 1-3 этого пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 ГК РФ).

Таким образом, при оценке товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ могут быть учтены обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражений, при представлении доказательств, свидетельствующих о них.

Данная норма направлена, в частности, на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не имевшему различительной способности на момент его государственной регистрации в качестве товарного знака, но впоследствии (в том числе с учетом интенсивности использования товарного знака) приобретшему такую способность. Исходя из этого правовая охрана такого товарного знака сохраняется, даже если на момент государственной регистрации товарного знака он не соответствовал условиям охраноспособности.

Вместе с тем норма абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ не распространяется на противоположную ситуацию - если обозначение на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент соответствовало условиям охраноспособности, а на дату подачи возражений перестало им соответствовать.

При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 постановления N 5/29).

Если на момент предоставления правовой охраны товарному знаку он соответствовал условиям охраноспособности, то правовая охрана должна действовать весь период, пока соответствие условиям охраноспособности сохранялось. Если на момент государственной регистрации товарного знака он обладал различительной способностью, то последующая утрата такой различительной способности не влечет признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Правовая охрана товарного знака в такой ситуации может быть прекращена в силу подпункта 6 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ, согласно которому правовая охрана товарного знака прекращается "на будущее" на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.12.2015 по делу N СИП-286/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.04.2016 N 300-ЭС16-2670 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Для товарных знаков, соответствовавших пункту 1 статьи 1483 ГК РФ с учетом абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ возможен учет обстоятельств, сложившихся после государственной регистрации товарного знака, в том числе на дату подачи возражения, но только для установления тех обстоятельств, которые имели место при регистрации товарного знака (например, для уяснения цели регистрации товарного знака с учетом его последующего использования).

Аналогичный подход высказан в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу N СИП-161/2013 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2015 N 300-ЭС15-6682 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

1.6. Оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию

Исходя из положений пункта 1 статьи 1477 ГК РФ правовая охрана в качестве товарного знака предоставляется конкретному обозначению, указанному в заявке на товарный знак (статья 1492 ГК РФ).

Положения части четвертой ГК РФ не исключают возможности для правообладателя использовать принадлежащий ему товарный знак не в точном соответствии с тем обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана. Так, в статье 1486 ГК РФ прямо указано, что для целей этой статьи использованием товарного знака признается использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Вместе с тем возможность использования отличающегося обозначения не означает, что правовая охрана предоставляется не обозначению, в отношении которого осуществлена государственная регистрация, а фактически используемому правообладателем обозначению.

В связи с этим при оценке обозначения, зарегистрированного или заявленного на государственную регистрацию, следует учитывать конкретное обозначение, указанное в заявке (в свидетельстве) на товарный знак.

Аналогичная правовая позиция вытекает из постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2014 по делу N СИП-572/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.04.2015 N 300-ЭС15-1994 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 23.07.2015 по делу N СИП-35/2015.

1.7. Сама по себе длительность использования конкретного обозначения до даты подачи заявки на товарный знак разными лицами не свидетельствует об отсутствии у этого обозначения различительной способности

Как отмечено в пункте 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Одного факта использования обозначения различными лицами до даты подачи заявки на товарный знак недостаточно для установления ассоциативных связей, которые возникли или могли возникнуть у потребителей в связи с этим обозначением, и, соответственно, для вывода об отсутствии у обозначения различительной способности.

Этот факт должен учитываться наряду с другими обстоятельствами по делу, свидетельствующими о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

При этом могут быть учтены, в частности длительность, интенсивность использования обозначения, возможность исчезновения ассоциативных связей в связи с отдаленностью во времени использования обозначения от даты подачи заявки на товарный знак (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу N СИП-537/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.07.2015 N 300-ЭС15-4629 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 09.02.2015 по делу N СИП-687/2014), осведомленность потребителей об использовании обозначения различными производителями.

1.8. При оценке обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не учитываются обстоятельства, связанные с личностью лица, испрашивающего правовую охрану

Различительная способность представляет собой свойство обозначения, устанавливаемое исходя из ассоциативных связей потребителя в связи с этим обозначением.

Обстоятельства, относящиеся к субъекту, испрашивающему охрану, не могут свидетельствовать об ассоциативных связях потребителей в связи с обозначением. Так, не может приниматься во внимание, производит ли этот субъект товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку.

Если вывод об отсутствии различительной способности обозначения ошибочно делается на основании оценки обозначения применительно к конкретному заявителю, а не на основании оценки самого обозначения и товаров, в отношении которых ему предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака, могут быть нарушены права третьих лиц. Следовательно, этот вывод приведет к невозможности регистрации такого обозначения в качестве товарного знака в том числе добросовестными производителями продукции, на протяжении длительного времени фактически использовавшими такое обозначение.

В случае если подача заявки на товарный знак была недобросовестной, правовая охрана конкретному обозначению не может быть предоставлена исходя из положений статьи 10 ГК РФ или статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция), но не на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При этом такая недобросовестность может быть учтена при рассмотрении как дел об оспаривании отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку, так и дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений.

Аналогичная позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 по делу N СИП-322/2013.

1.9. Малоизвестные географические наименования, которые не воспринимаются рядовым, средним потребителем как место производства конкретного товара, не охватываются запретом, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, указывающих на место производства товара.

Исходя из этой нормы географические названия не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, если такие названия способны восприниматься потребителем как указание на место производства или реализации товаров.

Вместе с тем не любое географическое название недопустимо использовать в качестве товарного знака на основании данной нормы. Потребитель может воспринять географическое название в качестве места производства или реализации товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать у него соответствующие ассоциативные связи.

Как отмечено в пункте 2.4 Рекомендаций N 39, географические названия следует отличать от понятий, относящихся к области географии (континент, экватор, меридиан, параллель, горы, море, океан, и т.д.). Особенность обозначений-понятий, относящихся к области географии, состоит в том, что они не указывают на конкретное географическое место, а следовательно, они не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающую на место производства товара и нахождения изготовителя. Они воспринимаются как фантазийные.

Названия городов, как отмечено в Рекомендациях N 39, составляют географические названия, которые часто воспринимаются как место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Вместе с тем и в этой группе необходимо отличать те географические названия, которые могут восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя товара, от тех, которые не могут так восприниматься.

В подпункте 2.2 пункта 2.4 Рекомендаций N 39 обращено внимание на особенности экспертизы географических названий, заявленных в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением. Географические названия, заявляемые в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим происхождением, в зависимости от объема сведений, содержащихся в источниках информации, могут быть условно разделены на две группы:

являющиеся известными географическими названиями, которые могут быть восприняты как место нахождения производителя;

являющиеся малоизвестными названиями, которые вряд ли могут быть восприняты как место нахождения производителя.

Если на регистрацию заявлено географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, и при этом в источниках информации содержатся сведения о местонахождении с таким названием, обозначению нецелесообразно предоставлять правовую охрану, за исключением того случая, когда заявителем представлены материалы, подтверждающие то, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров производителя (подпункт 2.2.1 пункта 2.4 Рекомендаций N 39).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункт 2.2.1 пункта 2.4" имеется в виду "подпункт 2.1 пункта 2.4"

Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое название, которое указывает на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем либо эти сведения содержатся в редких специальных изданиях, что позволяет признать географическое название практически неизвестным рядовому потребителю, ему может быть предоставлена правовая охрана (подпункт 2.2.2 пункта 2.4 Рекомендаций N 39).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункт 2.2.2 пункта 2.4" имеется в виду "подпункт 2.2 пункта 2.4"

Если на регистрацию заявлено географическое название, информация о котором не доступна рядовому потребителю, такое словесное обозначение не способно вызывать ассоциативных связей с местом производства товаров, нахождением производителя, а следовательно, не способно и ввести потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Аналогичная позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2014 по делу N СИП-161/2013 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2015 N 300-ЭС15-6682 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).