Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 ноября 2017 г. по делу N СИП-366/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку при принятии оспариваемого решения Роспатентом не проводился анализ перечней услуг, для которых испрашивается правовая охрана спорного обозначения и для которых зарегистрирован противопоставленный ему товарный знак, на предмет установления их однородности

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 ноября 2017 г. по делу N СИП-366/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 1 ноября 2017 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2018 г. N С01-1175/2017 по делу N СИП-366/2017 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Васильевой Т.В.,

судей Голофаева В.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем Клочковой Е.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению индивидуального предпринимателя Батршиной Г.Р. (г. Уфа, ОГРНИП 312028015000412) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о признании решения Роспатента от 16.03.2017 по заявке N 2013725801 неправомерным,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: не явился; извещен,

от ответчика: Овчинников А.М. (по доверенности от 19.06.2017); установил:

индивидуальный предприниматель Батршина Г.Р. (далее - ИП Батршина Г.Р., предприниматель, заявитель) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 16.03.2017 по заявке N 2013725801.

Требования мотивированы тем, что решение Роспатента от 16.03.2017 не соответствует пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Так, по мнению заявителя, при вынесении оспариваемого решения Роспатентом не учтено, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560621, зарегистрированного, в том числе, в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ с более ранней датой приоритета, чем другой противопоставленный Роспатентом товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 455747, является непосредственно ИП Батршина Г.Р. Кроме того, решением Роспатента от 19.06.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 455747 признана недействительной в отношении услуг 35-го класса МКТУ. Таким образом, оспариваемое решение Роспатента основано на противопоставлении товарных знаков, права на один из которых принадлежат заявителю, а правовая охрана другого прекращена с момента его регистрации. Следовательно, препятствий для регистрации товарного знака по заявке N 2013725801 в отношении всех заявленных услуг 35-го класса МКТУ не имелось.

В судебном заседании представитель Роспатента против удовлетворения заявленных требований возражал по мотивам, изложенным отзыве.

ИП Батршина Г.Р., извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своего представителя для участия в заседании не направила. От нее поступило возражение на отзыв Роспатента и ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие ее представителя.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд счел возможным рассмотреть спор отсутствие заявителя.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя Роспатента, оценив все представленные доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП Батршина Г.Р. 26.07.2013 обратилась в Роспатент с заявкой N 2013725801 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "ОСТРОВ" в отношении услуг 35-го класса МКТУ "аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям".

Решением экспертизы Роспатента от 25.08.2015 предпринимателю было отказано в государственной регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи с его сходством до степени смешения с обозначениями по заявкам N 2013718577, 2013718579, а также с товарными знаками по свидетельствам N 182790, 194064, 171118, 205502, 455747, 249386, 509919, 410502.

ИП Батршина Г.Р. 24.12.2015 обратилась с возражением на решение Роспатента от 25.08.2015 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке N 2013725801.

Решением Роспатента от 22.07.2016 в удовлетворении возражения ИП Батршиной Г.Р. было отказано на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в связи со сходством до степени смешения заявленного обозначения с обозначениями по заявкам N 2013718577, 2013718579, а также с товарными знаками по свидетельствам N 171118, 455747.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2017 по делу N СИП-659/2016 решение Роспатента от 22.07.2016 признано недействительным. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ИП Батршиной Г.Р. на решение Роспатента от 25.08.2015.

По результатам повторного рассмотрения возражения ИП Батршиной Г.Р. решением Роспатента от 16.03.2017 возражение удовлетворено, словесному обозначению "ОСТРОВ" по заявке N 2013725801 предоставлена правовая охрана в отношении следующих услуг 35-го класса МКТУ: снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; сбыт товаров через посредников; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителями; услуги магазинов по продаже товаров.

В отношении остальной части услуг 35-го класса МКТУ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению было отказано, поскольку, по мнению Роспатента, наличие "старших" прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 560621 не снимает противопоставления товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 455747, имеющего более ранний приоритет, чем у оспариваемой заявки N 2013725801, признанного сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе.

Не согласившись с решением Роспатента от 16.03.2017, ИП Батршина Г.Р. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение решения от 16.03.2017 не оспариваются, установлены статьями 1248, 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты подачи заявки N 2013725801 на регистрацию товарного знака - 26.07.2013 - правовая база для оценки правомерности оспариваемого решения Роспатента включает в себя ГК РФ в редакции, действовавшей по состоянию на дату подачи заявки и на дату рассмотрения возражения, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный N 4322 (далее - Правила ТЗ), и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в принятии заявки на товарный знак к рассмотрению, о государственной регистрации товарного знака, об отказе в государственной регистрации товарного знака и о признании заявки на товарный знак отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение трех месяцев со дня получения соответствующего решения или запрошенных у указанного федерального органа исполнительной власти копий противопоставленных заявке материалов при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение месяца со дня получения им соответствующего решения.

Согласно пункту 2 статьи 1500 ГК РФ в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 этого Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1497 ГК РФ в период проведения экспертизы заявки на товарный знак заявитель вправе до принятия по ней решения дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки, в том числе путем подачи дополнительных материалов. Если в дополнительных материалах содержится перечень товаров, не указанных в заявке на дату ее подачи, или существенно изменяется заявленное обозначение товарного знака, такие дополнительные материалы не принимаются к рассмотрению. Они могут быть оформлены и поданы заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

На основании пункта 4.8 Правил ППС при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5-1.8 названных Правил, коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы. В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

При необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Рассматривая доводы, изложенные в заявлении ИП Батршиной Г.Р., суд полагает их обоснованными в связи со следующим.

Принадлежащий предпринимателю товарный знак по свидетельству N 560621 представляет собой комбинированное обозначение с единственным словесным элементом "ОСТРОВ". Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена с приоритетом от 16.07.1997, в частности, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "информация коммерческая, консультативные службы по организации и управлению делами, реклама, сбыт товара через посредников, изучение рынка". Права на указанный товарный знак принадлежат заявителю на основании договора N РД0188796 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 117118, зарегистрированного Роспатентом 23.12.2015.

Из оспариваемого решения Роспатента не усматривается, что при его вынесении административный орган признал факт наличия товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560620 препятствующим регистрации товарного знака по заявке N 2013725801. Поэтому довод Роспатента, изложенный в отзыве на заявление, о том, что наличие товарного знака с более ранней датой приоритета, права на который принадлежат заявителю, к исключению, предусмотренному абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, не относится, не имеет отношения к существу рассматриваемого спора.

Кроме того, из отзыва Роспатента не усматривается, какой именно случай, предусмотренный абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, имел ввиду административный орган, в том числе с учетом того, что редакция пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, действовавшая по состоянию на дату подачи заявки (26.07.2013), и ныне действующая редакция отличаются. При этом суд принимает во внимание, что применительно к спорным правоотношениям ключевыми словами в данном случае являются положения рассматриваемого подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ о недопустимости регистрации товарных знаков, сходных до степени смешения с "товарными знаками других лиц". В данном случае заявитель по заявке N 2013725801 и правообладатель товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 560621 совпадают.

В отношении другого противопоставленного товарного знака - по свидетельству Российской Федерации N 455747 - суд отмечает следующее. Действительно, он представляет собой словесное обозначение "ОСТРОВОК OSTROVOK", сходное до степени смешения с обозначением по заявке N 2013725801, что никем не оспаривается. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 19.10.2011, в частности, в отношении услуг 35-го класса МКТУ "публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных".

Однако решением Роспатента от 19.06.2017 правовая охрана этого товарного знака была признана недействительной в отношении всех услуг 35-го класса МКТУ на основании возражения, поданного предпринимателем, что является существенным для рассмотрения настоящего дела.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1512 ГК РФ оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (пункт 2 статьи 1499) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (статьи 1477 и 1481), признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о регистрации товарного знака.

Таким образом, правовая охрана товарного знака N 455747 признана недействительной со дня его государственной регистрации. Следовательно, оспариваемое решение Роспатента от 16.03.2017 фактически основано только на противопоставлении с товарным знаком, правовая охрана которого в отношении указанных услуг 35-го класса МКТУ признана недействительной со дня его государственной регистрации.

Суд также отмечает, что одним из оснований, по которому решением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2017 по делу N СИП-659/2016 решение Роспатента от 22.07.2016 по заявке N 2013725801 было признано недействительным, явилось то, что противопоставив обозначению по этой заявке товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 455747, исходя только из обстоятельства сходства обозначений до степени смешения, Роспатент фактически не сравнил соответствующие перечни услуг 35 класса МКТУ по критериям однородности и не изложил соответствующие выводы.

При новом рассмотрении возражения предпринимателя Роспатент повторно уклонился от сравнения услуг по критериям однородности, декларируя факт однородности услуг, относящихся к рекламе.

Относительно довода о том, что решение Роспатент от 19.06.2017 в настоящее время обжалуется, суд отмечает, что указанное обстоятельство не имеет значения, поскольку, в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ решение Роспатента вступает в силу со дня его принятия, а в Государственный реестр товарных знаков внесена запись о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку N 455747 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Пунктом 52 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при рассмотрении судом дел об оспаривании решений Роспатента следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Судебная коллегия полагает, что изложенные выше обстоятельства, в том числе установленные решением Роспатента от 19.06.2017 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 445747, являются существенными, такими, что не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть возражения предпринимателя.

В пункте 53 постановления от 26.03.2009 N 5/29 разъяснено, что если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

С учетом изложенного суд полагает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение предпринимателя на решение Роспатента от 25.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013725801, принимая во внимание все обстоятельства, в том числе, связанные с правовой судьбой товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 455747.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Вместе с тем применительно к части 1 статьи 111 АПК РФ независимо от результатов рассмотрения дела суд может возложить судебные расходы на подателя возражения в случае, если он не представил в Роспатент необходимые доказательства, но впоследствии представил их в суд при оспаривании решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения.

Следовательно, поскольку одним из оснований для удовлетворения заявленных по настоящему делу требований явилось представление предпринимателем в суд дополнительных доказательств, которые не были представлены в Роспатент, в данном случае все судебные расходы подлежат отнесению на ИП Батршину Г.Р.

На основании статей 13, 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 4, 65, 71, 75, 110, 111, 121-123, 156, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 16.03.2017 по заявке N 2013725801 незаконным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Батршиной Гузели Радиковны (г. Уфа, ОГРНИП 312028015000412) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 25.08.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2013725801.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Т.В. Васильева

Судьи

В.В. Голофаев

Н.Н. Погадаев