Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2017 г. N С01-916/2017 по делу N СИП-147/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку пришел к выводу, что заявленное обозначение является фантазийным и само по себе не содержит сведений, являющихся ложными

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 ноября 2017 г. N С01-916/2017 по делу N СИП-147/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 20 ноября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 ноября 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.A.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А.,

судьи-докладчика Васильевой Т.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 по делу N СИП-147/2017 (судьи Силаев Р.В., Снегур А.А., Тарасов Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "АлкоБрендКомпани" (просп. Луначарского, д. 39, корп. 1, часть пом. 190, Санкт-Петербург, 194291, ОГРН 1147847118627) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.12.2015 об отказе в регистрации товарного знака со словесным элементом "SCOTTISH BOBBY" по заявке N 2013730153.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "АлкоБрендКомпани" - Ладонин А.В. (по доверенности от 28.02.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-497/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "АлкоБрендКомпани" (далее - общество "АлкоБрендКомпани", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 13.12.2016 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 28.12.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака со словесным элементом "SCOTTISH BOBBY" по заявке N 2013730153 и об обязании Роспатента осуществить действия по государственной регистрации заявленного по заявке N 2013730153 товарного знака для товара "виски".

В ходе производства по делу общество уточнило требования в части последствий признания ненормативного правового акта недействительным: просило обязать Роспатент зарегистрировать товарный знак для товара "виски, произведенный в Шотландии". Уточнение заявленных требований было принято протокольным определением суда от 02.08.2017.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 заявленные требования удовлетворены: решение Роспатента от 13.12.2016 признано недействительным как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); суд обязал Роспатент повторно в 3-месячный срок с момента вступления судебного акта в законную силу рассмотреть возражение общества "АлкоБрендКомпани".

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение от 08.08.2017 отменить, в удовлетворении требований отказать.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции, признавая недействительным оспариваемое решение Роспатента, допустил следующие нарушения:

не исследовал все обстоятельства, на основании которых было принято это решение, в связи с чем сделал необоснованный вывод об отсутствии доказанности риска введения потребителей в заблуждение оспариваемым обозначением;

рассмотрел и установил иные обстоятельства, которые не имеют отношения к рассматриваемому делу и которые не были положены в основу оспариваемого решения Роспатента;

ошибочно исходил из того, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку само по себе обозначение со словесным элементом "SCOTTISH BOBBY" не содержит указание на какое-либо юридическое или физическое лицо;

не применил закон, подлежащий применению, и применил закон, не подлежащий применению, а также вышел за рамки оспариваемого решения Роспатента, оценив его на соответствие иной части нормы права (подпункта 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за N 4322 (далее - Правила ТЗ), которая не рассматривалась самим Роспатентом;

необоснованно пришел к выводу о том, что вывод Роспатента, согласно которому не допускается регистрация товарных знаков, содержащих названия стран (или иные географические указания), в отношении сокращенного перечня товаров с указанием на конкретную страну, не соответствует практике Роспатента.

В судебном заседании представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Общество возражало против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение суда от 08.08.2017 обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество подало 02.09.2013 в Роспатент заявку N 2013730153 на регистрацию комбинированного обозначения "" в качестве товарного знака в отношении товара "виски" 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам экспертизы указанного обозначения Роспатентом 28.12.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "АпкоБрендКомпани" 28.04.2016 подало в Роспатент на указанное решение возражение, мотивированное следующим: словесный элемент "SCOTTISH BOBBY" не является ложным, поскольку товар "виски" под спорным обозначением будет производиться в Шотландии, что подтверждено документально.

По результатам рассмотрения возражения общества Роспатентом вынесено решение от 13.12.2016 об отказе в его удовлетворении ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Общество, полагая, что решение Роспатента от 13.12.2016 не соответствует подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании указанного ненормативного правового акта недействительным.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Удовлетворяя требования общества, суд первой инстанции исходил из того, что словосочетание "SCOTTISH BOBBY" отсутствует в словарях, то есть не имеет определенного смыслового значения, является фантазийным и само по себе оно не содержит сведений, являющихся ложными. Между тем способность введения обозначением потребителя в заблуждение оценивается не абстрактно в отношении любых товаров, а в отношении тех конкретных товаров, для которых обозначению испрашивается правовая охрана.

Суд первой инстанции указал, что в настоящем деле подлежал выяснению факт, вводит ли потребителей в заблуждение словесный элемент "SCOTTISH BOBBY", который может быть переведен русскоязычными потребителями как "шотландский полицейский" в отношении товаров "виски" либо с учетом уточнения, приведенного обществом в представленных в материалы административного дела письменных пояснениях от 24.10.2016, "виски, произведенный в Шотландии".

По мнению суда первой инстанции, Роспатент, делая вывод о наличии признаков, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, исходил исключительно из того, что спорное обозначение включает в себя элемент, указывающий на конкретную страну, резидентом которой общество "АлкоБрендКомпани" не является и хозяйственную деятельность на ее территории не ведет.

В то же время данное обстоятельство само по себе не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения конкретных товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана, или их производителя.

Положения, предусмотренные в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, закрепляют абсолютное основание для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака и касаются случаев, когда само обозначение в силу определенных признаков является ложным или вводящим в заблуждение потребителя в отношении конкретных товаров.

С учетом этого наличие или отсутствие у общества хозяйственной деятельности на территории Шотландии, равно как и наличие или отсутствие у него каких-либо соглашений с хозяйствующими субъектами названной страны, не могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Такие же подходы применимы и к способности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также места нахождения изготовителя товаров.

Кроме того, суд первой инстанции принял во внимание, что обществом в Роспатент и суд был представлен ряд доказательств в подтверждение довода общества о подготовке к использованию спорного обозначения на товаре, произведенном в Шотландии, и отметил, что законодательство о товарных знаках не обязывает заявителей представлять доказательства последующего использования товарных знаков.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что, поскольку заявленное обозначение не содержит указание на какое-либо юридическое или физическое лицо, а также не ассоциируется с каким-нибудь лицом, невозможно сделать вывод о месте нахождения изготовителя товара.

Кроме того, в оспариваемом решении суда первой инстанции обращено внимание на то, что при вынесении решения Роспатент не принял во внимание, что товарный знак может использоваться не только для индивидуализации товаров, произведенных самим правообладателем, но и произведенных иными лицами (в том числе находящимися в Шотландии) по заказу правообладателя товарного знака. При изложенных обстоятельствах заявленное обозначение в отношении товаров 33-го класса МКТУ "виски" либо "виски, произведенный в Шотландии" не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его производства.

Вместе с тем с учетом невозможности достоверно установить реализацию обществом "АпкоБрендКомпани" волеизъявления на "сужение" истребуемого объема правовой охраны спорного обозначения посредством внесения изменения в заявку на стадии рассмотрения возражения в палате по патентным спорам суд первой инстанции пришел к выводу, что обязание Роспатента зарегистрировать спорный товарный знак в такой ситуации не является надлежащим способом восстановления прав и законных интересов общества. Вывод о соответствии или несоответствии заявленного обозначения условиям охраноспособности в отношении товара "виски, произведенный в Шотландии" может быть сделан только при повторном рассмотрении Роспатентом возражения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав явившихся в судебное заседание представителей общества и Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд первой инстанции пришел к правильным выводам, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака при рассмотрении настоящего дела применению подлежат нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и Правила ТЗ в соответствующей редакции.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил ТЗ относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, отмечено, что заявленное обозначение может содержать описательные элементы, прямо указывающие на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе и т.д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Такие указания могут соответствовать действительности, т.е. являться достоверными, а могут ей не соответствовать, т.е. являться ложными или способными ввести в заблуждение.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Принимая во внимание, что словосочетание "SCOTTISH BOBBY" отсутствует в словарях, то есть не имеет определенного смыслового значения, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что заявленное обозначение является фантазийным и само по себе не содержит сведений, являющихся ложными. Данный вывод Роспатентом не оспаривается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что способность введения обозначением потребителя в заблуждение оценивается не абстрактно в отношении любых товаров, а в отношении тех конкретных товаров, для которых обозначению испрашивается правовая охрана.

В настоящем деле подлежало установлению, вводит ли потребителей в заблуждение словесный элемент "SCOTTISH BOBBY" в отношении товаров 33-го класса МКТУ "виски" либо "виски, произведенный в Шотландии" относительно места происхождения этих товаров или их производителя.

При рассмотрении дела по существу суд первой инстанции верно указал, что наличие или отсутствие у общества хозяйственной деятельности на территории Шотландии, равно как и наличие или отсутствие у него каких-либо соглашений с хозяйствующими субъектами названной страны, не могут влиять на оценку соответствия заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. Такие же подходы применимы и к способности введения потребителя в заблуждение относительно места производства товара, а также места нахождения изготовителя товаров.

Таким образом доводы, изложенные в кассационной жалобе, о том, что выводы, содержащиеся в решении Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, не находят подтверждений.

В пункте 1 Методических рекомендаций по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 02.03.1998 N 41, отмечено, что составление перечня товаров и услуг следует начинать с определения круга товаров и услуг, для которых предполагается зарегистрировать товарный знак или знак обслуживания. Это могут быть не только те товары и услуги, которые производятся и оказываются заявителем на момент оформления заявки, но также товары и услуги, которые предполагается производить и оказывать в будущем.

С учетом этого президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что законодательство о товарных знаках не обязывает заявителей представлять доказательства последующего использования товарных знаков.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что, оценив дополнительно представленные обществом "АлкоБрендКомпани" доказательства, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что обществом совершены необходимые подготовительные действия для производства товара "виски" на территории Шотландии шотландским производителем. При этом в оспариваемом решении суда правильно обращено внимание на то, что в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. В случае неиспользования товарного знака либо ненадлежащего его использования к правообладателю товарного знака могут быть предъявлены соответствующие требования.

При вынесении же решения Роспатент не принял во внимание, что товарный знак может использоваться не только для индивидуализации товаров, произведенных самим правообладателем, но и произведенных иными лицами (в том числе, находящимися в Шотландии) по заказу правообладателя товарного знака.

Поскольку заявленное обозначение не содержит указание на какое-либо юридическое или физическое лицо, а также не ассоциируется с каким-нибудь лицом, из спорного обозначения невозможно сделать вывод о месте нахождения изготовителя товара.

При изложенных обстоятельствах заявленное обозначение со словесным элементом "SCOTTISH BOBBY" в отношении товаров 33-го класса МКТУ "виски" либо "виски, произведенный в Шотландии" не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и места его производства.

Следует отметить, что доводы заявителя кассационной жалобы о том, что суд неверно применил подпункт 2.5.1 Правил ТЗ в части, указывающей на введение в заблуждение об определенном изготовителе товаров, не основаны на материалах дела.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. С учетом этого товарный знак индивидуализирует не юридические или физические лица, а товары, производимые этими лицами либо производимые под контролем этих лиц.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что рядовой потребитель товаров 33-го класса МКТУ, как правило, не усматривает разницы в понятиях "изготовленное в..." и "происходящее из...". Для большинства потребителей такие понятия являются синонимами.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что правообладатель товарного знака вправе заключить лицензионный либо иной договор (договоры) с целью надлежащего использования товарного знака.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

Кроме того, согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

На основании этих норм права Роспатент должен доказать законность своего решения.

В ходе судебного разбирательства федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не доказал возможность введения потребителей в заблуждение, а также не опроверг довод о том, что регистрация товарных знаков, содержащих географические указания, в отношении сокращенного перечня товаров с указанием на конкретную страну соответствует практике Роспатента.

Аналогичный правовой подход содержится в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2017 по делу N СИП-679/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.09.2017 N 300-КГ17-12539 в передаче кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 22.05.2017 по делу N СИП-680/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.09.2017 N 300-КГ17-12538 в передаче кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Также президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что Роспатент, указывая в кассационной жалобе, что суд не применил закон, подлежащий применению, не указывает, какой именно закон, по его мнению, должен был быть применен в данном случае.

Иных мотивов, по которым заявленное на регистрацию обозначение признано Роспатентом вводящим потребителей в заблуждение, в оспариваемом решении административного органа не приведено.

Суд первой инстанции верно указал, что в ходе судебного разбирательства федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не доказал возможность введения потребителей в заблуждение, а также не опроверг довод о том, что регистрация товарных знаков, содержащих названия стран (или иные географические указания), в отношении сокращенного перечня товаров с указанием на конкретную страну соответствует практике Роспатента. Этот вывод суда соответствует материалам дела и в кассационной жалобе аргументированно не опровергнут.

Ссылка заявителя кассационной жалобы на иные судебные акты Суда по интеллектуальным правам, принятые в рамках дел N СИП-269/2016, N СИП-712/2016, N СИП-805/2014, президиумом Суда по интеллектуальным правам не принимается, так как при рассмотрении перечисленных дел имели место иные обстоятельства, не имеющие преюдициального значения для рассмотрения настоящего дела. Кроме того, решения суда по перечисленным делам никем не были оспорены в установленном законом порядке. Ревизия же выводов судов, изложенных в судебных актах по иным делам, при рассмотрении кассационной жалобы по данному делу не входит в полномочия президиума Суда по интеллектуальным правам как суда кассационной инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в кассационной жалобе не содержится доводов, свидетельствующих о несогласии с решением суда от 08.08.2017 по настоящему делу в части обязания Роспатента повторно рассмотреть возражение общества, в связи с чем оспариваемое решение суда в данной части не проверяется на соответствие закону.

С учетом изложенного нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта судом кассационной инстанции не усматривается. Кассационная жалоба Роспатента удовлетворению не подлежит.

Ввиду того, что Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы, вопрос о распределении соответствующих судебных расходов не рассматривается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 по делу N СИП-147/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Т.В. Васильева