Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2017 г. по делу N СИП-554/2017 Суд признал недействительным патент на изобретение и принял признание иска ответчиком, поскольку оно не нарушает права и законные интересы третьих лиц, не противоречит закону и сделано уполномоченными на то лицами

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2017 г. по делу N СИП-554/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 декабря 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 7 декабря 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Пашкова Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Забузовой А.Э.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску TWIFLEX TRADING LIMITED (Neas Egkomis 33, NBC, Office 105, Egkomi, 2409, Nicosia, Cyprus) к Муратову Михаилу Васильевичу (Москва), обществу с ограниченной ответственностью "Смарт технологии" (ул. Б. Полянка, д. 51А/9, Москва, 119180, ОГРН 1157746013072) о признании недействительным патента Российской Федерации N 2176106 на изобретение "Автоматизированная система оплаты проезда и контроля проездных документов" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя TWIFLEX TRADING LIMITED; третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), Гуревич Алексей Ефимович (Москва) и Вайт Ольга (Москва),

при участии в предварительном судебном заседании представителей:

от TWIFLEX TRADING LIMITED - Робинов А.А., по доверенности от 11.08.2017,

от Муратова Михаила Васильевича - Фомин В.А., по доверенности от 22.04.2015,

от общества с ограниченной ответственностью "Смарт технологии" - Фомин В.А., по доверенности от 01.06.2017,

от Вайт Ольги - Фомин В.А., по доверенности от 01.06.2017,

установил:

TWIFLEX TRADING LIMITED (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к Муратову Михаилу Васильевичу, обществу с ограниченной ответственностью "Смарт технологии" (далее - общество) о признании недействительным патента Российской Федерации N 2176106 на изобретение "Автоматизированная система оплаты проезда и контроля проездных документов" полностью в части отсутствия указания в качестве патентообладателя TWIFLEX TRADING LIMITED и выдать новый патент с указанием истца в качестве единственного патентообладателя.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Вайт Ольга и Гуревич Алексей Ефимович.

В судебном заседании представитель компании уточнил исковые, просил признать патент Российской Федерации N 2176106 на изобретение недействительным частично в части указания патентообладателя и выдать новый патент с указанием компании и Муратова Михаила Васильевича в качестве патентообладателей.

Суд считает возможным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворить указанное ходатайство.

Гуревич А.Е., извещенный надлежащим образом, своего представителя в судебное заседание не направил, просил рассмотреть дело в его отсутствие.

От ответчиков через канцелярию суда поступили заявления от общества и Муратова М.В. о признании иска в полном объеме.

Представитель ответчиков поддержал указанные признания иска.

Вайт Ольга в письменном отзыве просила удовлетворить заявленные уточненные требования.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о признании патента недействительным в части указания патентообладателя не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей Гуревича А.Е. и Роспатента.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2176106 на изобретение "Автоматизированная система оплаты проезда и контроля проездных документов", с указанием в качестве авторов Муратова М.В., Гуревича А.Е., Вайт Ольги, выдан на имя Муратова М.В. по заявке N 2001110223 с приоритетом от 17.04.2001, и действует со следующей формулой изобретения:

"Автоматизированная система оплаты проезда и контроля проездных документов, включающая центральный комплекс, выполненный с возможностью формирования характеристик проездных документов и соответствующих цен проездных документов, с возможностью получения, обработки и хранения данных от станционных комплексов, с возможностью анализа этих данных и формирования данных о просроченных, утративших платежный ресурс и фальшивых проездных документах, с возможностью передачи сформированных данных в станционные комплексы, выполненные с возможностью получения, хранения и использования данных центрального комплекса, с возможностью обмена данными с пунктами продажи проездных документов, выполненными с возможностью продажи проездных документов по ценам, сформированным в центральном комплексе, и с возможностью фиксации в них соответствующих характеристик, отличающаяся тем, что на каждом транспортном средстве введен пункт контроля проездных документов, а центральный комплекс выполнен с возможностью формирования дополнительных характеристик проездных документов, соответствующих зональному делению транспортной сети для каждого станционного комплекса и временным суточным интервалам совершения поездки, с возможностью формирования дифференцированных цен проездных документов, соответствующих основным и дополнительным характеристикам проездных документов для каждого станционного комплекса, с возможностью получения и обработки данных о проездных документах, проданных по дифференцированным ценам, станционные комплексы выполнены с возможностью передачи в пункты контроля транспортных средств данных о просроченных, утративших платежный ресурс и фальшивых проездных документах, сбора и обработки данных проверки и регистрации основных и дополнительных характеристик проездных документов от пунктов контроля транспортных средств, пункты продажи проездных документов выполнены с возможностью продажи проездных документов по ценам, дифференцированным в соответствии с заданными временными суточными интервалами и заданным зональным делением транспортной сети для данного станционного комплекса, и с фиксацией на них основных и дополнительных характеристик, с возможностью обмена со станционным комплексом данными о зафиксированных основных и дополнительных характеристиках проездных документов, пункт контроля транспортного средства выполнен с возможностью считывания, проверки и регистрации основных и дополнительных характеристик проездных документов".

В отношении данного патента 25.12.2015 за номером РД 0188905 зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права от 10.10.2015, на основании которого новым патентообладателем является общество.

В обоснование заявленных требований компания указывает, что на дату подачи заявки Муратов М.В. являлся работником компании на основании индивидуального трудового контракта N 2000/01/01 от 24.01.2000.

В рамках исполнения своих трудовых обязанностей согласно указанному контракту Муратовым М.В. было разработано изобретение, касающееся автоматизированной системы оплаты проезда и контроля проездных документов, о чем он сообщил истцу в своем отчете от 20.02.2001.

В своем письме от 16.03.2001 компания сообщила Муратову М.В. о своем решении: о сохранении предложенного им изобретения в тайне в порядке абзаца второго пункта 2 статьи 8 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки; далее - Патентный закон).

Однако впоследствии истцу из претензионного письма общества от 19.07.2017 компании стало известно, что на созданное Муратовым М.С. по трудовому контракту от 24.01.2000 изобретение был выдан патент Российской Федерации N 2176106 первоначально на имя Муратова М.В., затем патент был уступлен на имя общества.

Компания полагая, что спорное изобретение является служебным изобретением и Муратов М.В. в нарушение требований, изложенных в пункте 2 статьи 8 Патентного закона получил на свое имя спорный патент, а общество в нарушение положений статей 166, 158, 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) стало правообладателем спорного патента, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящем исковым заявлением.

Исследовав материалы дела, рассмотрев заявления ответчиков о признании иска, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом в) пункта 1 статьи 29 Патентного закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случаях неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей).

Подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ так же установлено, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ споры об установлении патентообладателя рассматриваются судом.

Пунктом 1 статьи 8 Патентного закона предусмотрено, что патент выдается: 1) автору изобретения, полезной модели или промышленного образца; 2) работодателю в случаях, предусмотренных пунктом 2 этой статьи; 3) правопреемникам указанных лиц.

В силу пункта 2 названной статьи право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.

В случае, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о полученном результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, не подаст заявку на выдачу патента на эти изобретение, полезную модель или промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику (автору). В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на использование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на основе договора.

Согласно пункту 2.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор произведения определяется на основе законодательства, действовавшего на момент его создания; автор изобретения, полезной модели или промышленного образца - на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно индивидуального трудового контракта N 2000/01/01 от 24.01.2000 Муратов М.В. на дату подачи заявки на изобретение являлся работником компании. В рамках указанного контракта разработал спорное изобретение 20.02.2001.

Согласно пункту 4.1 названного контракта право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником самостоятельно или с привлечением третьих лиц в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного компанией конкретного задания, принадлежит компании.

Таким образом, в силу положений вышеуказанных положений Патентного закона и индивидуального трудового контракта N 2000/01/01 от 24.01.2000 компания по отношению к Муратову М.В. как одному авторов изобретения на дату подачи заявки на спорное изобретение являлась патентообладателем спорного патента.

В то же время в отношении волеизъявление других авторов изобретение в силу положений статьи 8 Патентного закона и статей 161, 421 и 431 ГК РФ в отношении прав на получения патента на имя Муратова М.В. истом с учетом уточнения заявленных требований не оспаривается.

Ответчики признали заявленные требования.

Согласно части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 той же статьи).

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

Суд по интеллектуальным правам, проверив полномочия лиц подписавших заявления, пришел к выводу о том, что заявления о признании иска Муратовым М.В. и обществом не нарушает права и законные интересы третьих лиц, не противоречит закону, сделано уполномоченными на то лицами, в связи с чем принимаются судом.

Таким образом, уточненные исковые требования подлежат удовлетворению.

Признание ответчиками уточненных требований истца и принятие судебного акта в пользу истца в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отнесения бремени судебных расходов по настоящему делу на ответчиков в равных долях.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

ходатайство TWIFLEX TRADING LIMITED об изменении исковых требований удовлетворить.

Признание иска Муратовым Михаилом Васильевичем и обществом с ограниченной ответственностью "Смарт технологии" принять.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 2176106 на изобретение "Автоматизированная система оплаты проезда и контроля проездных документов" в части отсутствия указания в качестве патентообладателя TWIFLEX TRADING LIMITED.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент Российской Федерации на изобретение "Автоматизированная система оплаты проезда и контроля проездных документов" по заявке N 2001110223 с указанием в качестве патентообладателей TWIFLEX TRADING LIMITED и Муратова Михаила Васильевича.

Взыскать с Муратова Михаила Васильевича (Москва) в пользу TWIFLEX TRADING LIMITED 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Смарт технологии" в пользу TWIFLEX TRADING LIMITED 3 000 (Три тысячи) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.Ю. Пашкова