Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2018 г. по делу N СИП-70/2016 Суд признал незаконным решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны словесному товарному знаку на территории РФ и направил поступившее возражение на новое рассмотрение в Роспатент, поскольку ему было представлено соглашение об урегулировании материально-правового спора, заключенное между истцом и правообладателями спорного товарного знака, согласно которому стороны приняли на себя взаимные обязательства по использованию спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2018 г. по делу N СИП-70/2016
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 февраля 2018 г.

Полный текст решения изготовлен 12 февраля 2018 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Тарасова Н.Н.,

судей - Силаева Р.В., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Симоновой К.А.,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Real Knitting DOO (ул. Патриарха Павла, д. 76, Гайдобра, 21432, Республика Сербия) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 06.11.2015 о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку "ATTIVA" по международной регистрации N 951789A, а также об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану указанного товарного знака, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, иностранных лиц - Golden Lady Company S.p.A. (Виа Леопарди, 3/5, 46043, Кастильоне делле Стивьере, Италия) и Applicatore Investments Ltd (Leoforos Spyrou Kyprianou, 67, Kyriakides Business Center, CY - 4003 Limassol, Cyprus).

В судебном заседании приняли участие представители: Golden Lady Company S.p.A. - Озолина И.Г. (по доверенности от 04.09.2016), Applicatore Investments Ltd - Григорьева А.В., Колесов Е.В. (по доверенности от 31.01.2018), Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-490/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Real Knitting DOO обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.11.2015, которым признано недействительным полностью предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны словесному товарному знаку "ATTIVA" по международной регистрации N 951789A, а также об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану указанного товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено также иностранное лицо - Golden Lady Company S.p.A. (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2016 заявленные требования удовлетворены.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 решение Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2016 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции в ином судебном составе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2017 решение Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2017 также отменено, а дело повторно направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В связи с уступкой исключительного права на спорный товарный знак его новый правообладатель - Applicatore Investments Ltd - привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Гражданско-правовой конфликт был обусловлен тем, что 21.03.2013 из международной регистрации N 951789 был выделен словесный товарный знак "ATTIVA" по международной регистрации N 951789A, правовая охрана которого распространена в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) - мужские и женские чулки, колготы, чулки из любого материала или ткани, а также нижнее белье.

Компания, использовавшая спорное словесное обозначение задолго до регистрации названного товарного знака, будучи не согласной с его регистрацией, обратилась в Роспатент с соответствующим возражением от 14.01.2015.

Решением Роспатента от 06.11.2015 возражение компании было удовлетворено, правовая охрана товарному знаку по международной регистрации N 951789A на территории Российской Федерации признана недействительной полностью, как предоставленная с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (в редакции Федерального закона от 11.12.2002 N 166-ФЗ, далее - Закон о товарных знаках).

В свою очередь, будучи несогласным с названным решением Роспатента, правообладатель спорного товарного знака - Real Knitting DOO - обратился за защитой нарушенного права в Суд по интеллектуальным правам, обосновывая свое заявление тем, что оспариваемый ненормативный правовой акт является незаконным и необоснованным в силу неправильно установленных Роспатентом фактических обстоятельств, а также несоответствием изложенных в оспариваемом ненормативном акте выводов Роспатента установленным им обстоятельствам.

Дело рассмотрено судом по правилам, установленным главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд приходит к выводу о том, что принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках своих полномочий, установленных частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты регистрации (06.12.2007) спорного товарного знака по международной регистрации N 951789А, при рассмотрении настоящего дела подлежат применению ГК РФ, названный Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака) не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил N 32, к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об его изготовителе.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

Вместе с тем в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представители компаний Golden Lady Company S.p.A., Real Knitting DOO и Applicatore Investments Ltd представили заключенное ими соглашение о самостоятельном урегулировании возникшего гражданско-правового конфликта.

Представитель Роспатента возражал как против отмены оспариваемого решения, указывая на его соответствие нормам действующего российского законодательства, так и против утверждения соглашения, заключенного между остальными лицами, участвующими в деле, что мотивировал тем, что Роспатент не является участником названного соглашения.

В связи с поступлением в суд названного соглашения об урегулировании спора, вопреки доводам Роспатента об обратном, Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для отмены обжалуемого решения Роспатента от 06.11.2015 о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 951789A и принятия судебного акта о признании указанного решения недействительным на основании следующего.

Как разъясняется в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - постановление от 18.07.2014 N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4, 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать, что такое согласие (соглашение), полученное в ходе рассмотрения спора судом, является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

По мнению Суда по интеллектуальным правам, эта правовая позиция подлежит применению при рассмотрении и настоящего спора.

Так, в материалы настоящего дела представлено соглашение об урегулировании спора, заключенное между компаниями Golden Lady Company S.p.A., Real Knitting DOO и Applicatore Investments Ltd, согласно которому названные лица договорились о том, что в случае отмены оспариваемого решения Роспатента от 06.11.2015, спорный товарный знак будет отчужден его правообладателем компании на условиях и в сроки, оговоренные в отдельном соглашении.

Кроме того, названные лица пришли к соглашению о том, что любое использование обозначения ATTIVA, а также обозначений сходных с ним до степени смешения, которое осуществлялось Real Knitting DOO и/или Applicatore Investments Ltd либо аффилированными с ними лицами, а также лицами, осуществляющими действия по введению в гражданский оборот товаров, маркированных товарным знаком ATTIVA, на основании договоров до момента отчуждения прав на товарные знаки, зарегистрированные на территории Российской Федерации по свидетельствам Российской Федерации N 559007 (ATTIVA), N 567410 (ATTIVA ENERGIA), N 568344 (ATTIVA Romance), N 567783 (ATTIVA HARMONY), N 571345 (ATTIVA GRACE) в пользу компании, не будет признаваться сторонами как нарушение исключительного права на товарный знак ATTIVA, а будет рассматриваться как действия, совершенные с согласия правообладателя.

Кроме того, каждая из компаний, а именно Real Knitting DOO, Applicatore Investments Ltd и Golden Lady Company S.p.A. обязуются после заключения договора об отчуждении права на товарный знак "ATTIVA" по международной регистрации N 951789А не осуществлять использование, в том числе, помимо прочего, не ввозить на территорию Российской Федерации, не производить и не заказывать производство, не вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары, маркированные товарным знаком "ATTIVA", не продавать указанные товары третьим лицам, а также не размещать предложения о продаже указанных товаров.

Таким образом, в материалы настоящего дела представлено соглашение об урегулировании материально-правового спора, заключенное между компанией и иными лицами - правообладателями спорного товарного знака как на момент рассмотрения заявления компании Роспатентом, так и на дату судебного разбирательства, согласно которому его стороны приняли на себя взаимные обязательства по использованию спорного товарного знака.

Следовательно, названное соглашение подпадает под правила пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50.

Такой методологический подход суда первой инстанции соответствует правовой позиции президиума Суда по интеллектуальным правам, изложенной в его постановлении от 28.04.2016 по делу N СИП-93/2015.

По смыслу абзаца пятого пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, заключение на стадии рассмотрения спора судом названного соглашения квалифицируется судом самостоятельным и достаточным основанием для признания решения Роспатента от 06.11.2015 недействительным и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

С учетом изложенного решение Роспатента от 06.11.2015 подлежит отмене в связи с примирением заявителя по данному делу - компании и третьих лиц - Real Knitting DOO и Applicatore Investments Ltd (статья 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Из положений статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указания на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Исходя из изложенного, а также принимая во внимание разъяснение, изложенное в абзаце пятом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть поступившее 14.01.2015 возражение компании о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку "ATTIVA" по международной регистрации N 951789A с учетом заключенного между компанией, Real Knitting DOO и Applicatore Investments Ltd соглашения.

Частью 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если спор возник вследствие нарушения лицом, участвующим в деле, претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, предусмотренного федеральным законом или договором, в том числе нарушения срока представления ответа на претензию, оставления претензии без ответа, арбитражный суд относит на это лицо судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Согласно правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 постановления от 18.07.2014 N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание условия названного соглашения об урегулировании спора в части возложения обязанности участников соглашения самостоятельно нести собственные расходы по настоящему делу, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления относятся судом на заявителя.

Руководствуясь статьями 111, 138, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.11.2015 о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по международной регистрации N 951789A в связи с заключением компанией Real Knitting DOO, Applicatore Investments Ltd и Golden Lady Company S.p.A соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", - отменить.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 14.01.2015 возражение Golden Lady Company S.p.A. о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации словесному товарному знаку "ATTIVA" по международной регистрации N 951789A.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Р.В. Силаев

Судья

А.А. Снегур