Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2018 г. N С01-1130/2017 по делу N СИП-379/2017 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку признание факта использования товарного знака под контролем правообладателя не ставится в зависимость от наличия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака или соответствующего договора

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 февраля 2018 г. N С01-1130/2017 по делу N СИП-379/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 5 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 февраля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Клиника ЛМС" (Комсомольский просп., д. 28, Москва, 119146, ОГРН 1057746061262) на решение Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017 по делу N СИП-379/2017 (судьи Снегур А.А., Рогожин С.П., Силаев Р.В.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Клиника ЛМС" к обществу с ограниченной ответственностью "Ригла" (Каширское ш., д. 22, корп. 4 (1), Москва, 115201, ОГРН 1027700271290)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163 в отношении товаров 16-го и услуг 44-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 466569 в отношении услуг 44-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Клиника ЛМС" - Дьячук И.Е. (по доверенности от 22.06.2017 N Д-68/17);

от общества с ограниченной ответственностью "Ригла" - Нирупова Д.Р. (по доверенности от 10.01.2018 N 79), Яресько Е.В. (по доверенности от 14.10.2017 N 168), Малюкина А.В. (по доверенности от 06.09.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Клиника ЛМС" (далее - общество "Клиника ЛМС" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Ригла" (далее - общество "Ригла") о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163 со словесным элементом "Будь здоров!" в отношении товаров 16-го "журналы (издания периодические); издания периодические; издания печатные; книги; принадлежности письменные; продукция печатная" и услуг 44-го "больницы; дома отдыха или санатории; услуги медицинских клиник" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 466569 со словесным элементом "БУДЬ ЗДОРОВ" в отношении услуги 44-го класса МКТУ "медицинские услуги" вследствие их неиспользования (с учетом уточнения предмета исковых требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017 исковое заявление общества "Клиника ЛМС" удовлетворено частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163 в отношении товаров 16-го класса МКТУ "журналы (издания периодические); издания периодические; книги" и услуг 44-го класса МКТУ "больницы; санатории"; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Клиника ЛМС", ссылаясь на неправильное применение норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение от 01.11.2017 отменить в части выводов об использовании правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163 в отношении услуги 44-го класса МКТУ "услуги медицинских клиник" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 466569 в отношении услуги 44-го класса МКТУ "медицинские услуги" и направить дело в указанной части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование кассационной жалобы общество "Клиника ЛМС" указывает на необоснованность вывода суда о надлежащем использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163 в отношении услуги 44-го класса МКТУ "услуги медицинских клиник" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 466569 в отношении услуги 44-го класса МКТУ "медицинские услуги".

По мнению общества "Клиника ЛМС", доказательства, на которые ссылался суд в обжалуемом судебном акте в обоснование этого вывода, не свидетельствуют о непосредственном использовании спорных товарных знаков в отношении указанных услуг.

Так, оспаривая вывод суда об использовании спорных товарных знаков на основании лицензионных договоров от 23.05.2017, заключенных между обществом "Ригла" (лицензиаром) и обществом с ограниченной ответственностью "Семейная стоматология" (далее - общество "Семейная стоматология") (лицензиатом), общество "Клиника ЛМС" отмечает, что согласно абзацу третьему пункта 1.1 указанных договоров лицензиату передано лишь право на размещение названных товарных знаков для индивидуализации его предпринимательской деятельности на информационных конструкциях.

В то же время, как считает общество "Клиника ЛМС", в материалах дела отсутствуют доказательства непосредственного использования спорных товарных знаков в отношении широкого перечня медицинских услуг и введения их в гражданский оборот. При этом товарный знак не указан в прейскурантах медицинских услуг, а присутствует только на входе в виде временных табличек.

По мнению общества "Клиника ЛМС", использование спорных товарных знаков не подтверждается также и протоколами осмотра нотариусом вещественных и письменных доказательств от 13.06.2017 и от 21.06.2017, поскольку они свидетельствуют лишь о наличии названных товарных знаков на установленных при входе и внутри помещения вывесках, содержащих информацию о режиме работы предприятия, что не является введением товаров (услуг), маркированных указанными обозначениями, в гражданский оборот.

Кроме того, общество "Клиника ЛМС" считает неотносимыми доказательствами имеющиеся в деле кассовые чеки, поскольку они подтверждают лишь осуществление обществом "Ригла" медицинской деятельности, но не непосредственное введение в гражданский оборот товаров (услуг), маркированных указанными товарными знаками.

Использование спорных товарных знаков для маркировки иных товаров и услуг, таких как продажа лекарств, реализация оптических приборов, оказание услуг оптометристов и офтальмологов, как полагает общество "Клиника ЛМС", не подтверждает использование названных средств индивидуализации для медицинских услуг.

О неиспользовании спорных товарных знаков, по мнению общества "Клиника ЛМС", свидетельствует также и отсутствие доказательств уплаты вознаграждения по указанным лицензионным договорам.

Общество "Клиника ЛМС" также обращает внимание на наличие в действиях общества "Ригла" признаков злоупотребления правом, обусловленным осведомленностью последнего о значительном по времени и интенсивном использовании обществом "Клиника ЛМС" обозначения "Будь здоров" при оказании медицинских услуг.

Общество "Ригла" в отзыве на кассационную жалобу, указывая на несостоятельность содержащихся в ней доводов, законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, просило решение Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017 оставить без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "Клиника ЛМС" поддержал доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, просил кассационную жалобу удовлетворить.

Представитель общества "Ригла" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без удовлетворения.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие указанного лица.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "Ригла" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163, зарегистрированного 11.03.2014 с приоритетом от 17.05.2012 в отношении товаров 3, 5, 10 и 16-го ("бумага туалетная; бумага; журналы (издания периодические); издания периодические; издания печатные; картон; книги; нагрудники детские бумажные; платки носовые бумажные; полотенца для рук бумажные; принадлежности письменные; продукция печатная; салфетки бумажные для снятия макияжа; салфетки косметические бумажные; салфетки столовые бумажные; скатерти бумажные; товары писчебумажные") и услуг 35, 39, 43 и 44-го ("бани общественные для гигиенических целей; бани турецкие; больницы; дезинтоксикация токсикоманов, реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; имплантация волос; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями, услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия (хиропрактика); массаж; парикмахерские; помощь акушерская; помощь зубоврачебная, стоматология; помощь медицинская; салоны красоты; санатории; служба санитарная; татуирование; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги медицинских клиник; услуги оптиков; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги телемедицины; услуги терапевтические; услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам); уход за больными; физиотерапия; хирургия пластическая; центры здоровья, диспансеры") классов МКТУ.

Также общество "Ригла" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 466569, зарегистрированного 17.07.2012 с приоритетом от 22.12.2009 в отношении товаров 3-го, 5-го и услуг 42, 44 ("медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства") и 45-го классов МКТУ.

Общество "Клиника ЛМС", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названных товарных знаков в отношении части товаров 16-го и услуг 44-го классов МКТУ, указанных в принятом судом уточнении предмета исковых требований и для индивидуализации которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим иском.

По результатам судебного разбирательства суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований общества "Клиника ЛМС" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163 в отношении товаров 16-го класса МКТУ "журналы (издания периодические); издания периодические; книги" и услуг 44-го класса МКТУ "больницы; санатории".

Отказывая в удовлетворении исковых требований в оставшейся части, суд первой инстанции исходил из отсутствия у общества "Клиника ЛМС" заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163 в отношении товара 16-го класса МКТУ "принадлежности письменные" и доказанности факта использования этого товарного знака в отношении товаров 16-го класса МКТУ "издания печатные; продукция печатная; принадлежности письменные" и услуги 44-го класса МКТУ "услуги медицинских клиник" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 466569 в отношении услуги 44-го класса МКТУ "медицинские услуги".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей общества "Клиника ЛМС" и общества "Ригла", проверив в порядке статьей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу доказательствам, пришел к следующим выводам.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что обществом "Клиника ЛМС" не оспариваются выводы суда первой инстанции о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков и выводы суда об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163 в отношении товаров 16-го класса "издания печатные; продукция печатная; принадлежности письменные".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В отношении содержащегося в кассационной жалобе общества "Клиника ЛМС" довода о том, что использование спорных товарных знаков не подтверждается имеющимися в деле доказательствами, поскольку их использование не связано с непосредственным введением в гражданский оборот товаров (услуг), маркированных указанными обозначениями, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) (в редакции, действовавшей на дату обращения в суд) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания) как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака (знака обслуживания) правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара (услуг) в гражданский оборот.

При применении указанных норм материального права к спорным правоотношениям суд первой инстанции дал оценку лицензионным договорам от 23.05.2017, заключенными между обществом "Ригла" (лицензиаром) и обществом "Семейная стоматология" (лицензиатом).

Суд установил, что обществом "Ригла" обществу "Семейная стоматология" предоставлено право использования оспариваемых товарных знаков в отношении услуг 44-го класса МКТУ "услуги медицинских клиник; помощь медицинская; медицинские услуги".

Согласно пункту 1.2 лицензионного договора от 23.05.2017 (на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163) право использования товарного знака предоставляется в отношении широкого перечня медицинских услуг.

Пунктом 1.1 названного лицензионного договора стороны предусмотрели место использования указанного товарного знака: Москва, Зеленый просп., д. 17.

В соответствии с пунктом 1.1 лицензионного договора от 23.05.2017 (на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 466569) местом использования этого товарного знака является адрес: Москва, ул. Братиславская, д. 14.

Согласно абзацу третьему пункта 1.1 указанных договоров лицензиат вправе размещать спорные товарные знаки на информационной конструкции либо в виде информационной конструкции на фасаде или иной внешней/внутренней поверхности здания в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом месте осуществления деятельности лицензиата, а также о его режиме работы.

Судом первой инстанции также установлено, что согласно лицензии от 31.05.2012 N ЛО-77-01-004950 (действие бессрочное) обществу "Семейная стоматология" предоставлено право осуществления медицинской деятельности для осуществления амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи по: акушерству и гинекологии, дерматовенерологии, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), неврологии, ортодонтии, отоларингологии, офтальмологии, профпатологии, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, терапии, ультразвуковой диагностике, урологии, хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности. В соответствии с названной лицензией указанная медицинская деятельность осуществляется по адресу: Москва, Зеленый просп., д. 17.

Кроме того, судом первой инстанции установлено, что протоколами осмотра нотариусом вещественных и письменных доказательств от 13.06.2017 подтверждаются следующие факты: нахождение медицинского учреждения "Клиника здоровья" по адресу: Москва, Зеленый просп., д. 17, при входе в которое, а также внутри помещения на вывесках размещен товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 508163; оказание в данной клинике широкого спектра медицинских услуг, о чем свидетельствуют прайс-листы общества "Семейная стоматология".

Протоколами осмотра нотариусом вещественных и письменных доказательств от 21.06.2017 подтверждаются следующие факты: нахождение медицинского учреждения "Стоматология" по адресу: Москва, ул. Братиславская, д. 14, при входе в которое, а также внутри помещения на вывесках размещен товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 466569; оказание в данном учреждении медицинских стоматологических услуг, о чем свидетельствуют прайс-листы общества "Семейная стоматология".

Предметом оценки суда первой инстанции были также кассовые чеки от 26.05.2017, 30.05.2017, 31.05.2017, 02.06.2017, 03.06.2017, 04.06.2017, 05.06.2017, которыми подтверждается фактическое оказание обществом "Семейная стоматология" различных медицинских услуг.

Таким образом, имеющиеся в деле доказательства подтверждают как факты размещения при входе, а также внутри указанных помещений на вывесках товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 508163 и N 466569), так и факты оказания различных медицинских услуг (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

В совокупности названные доказательства, а также иные исследованные судом первой инстанции доказательства (стр. 18-27 решения), вопреки доводам общества "Клиника ЛМС", свидетельствуют об использовании спорных товарных знаков для индивидуализации различных медицинских услуг, причем в порядке, предусмотренном для целей применения статьи 1486 ГК РФ, поскольку использование названных обозначений связано с непосредственным введением товара (услуги) в гражданский оборот (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ).

При этом ГК РФ не требует, чтобы для признания товарного знака используемым в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ он размещался непосредственно на товаре, вводимом в гражданский оборот, как того требует податель кассационной жалобы (тем более, что размещение товарного знака непосредственно на оказываемых услугах невозможно).

В смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ при доказывании факта использования товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг, для которых он зарегистрирован, должны быть представлены доказательства индивидуализации этим знаком фактически оказываемых услуг.

Использование товарного знака на вывеске в месте фактического оказания услуг правомерно судом первой инстанции квалифицировано как использование товарного знака для индивидуализации этих услуг.

В связи с тем, что судом установлено использование спорных товарных знаков для индивидуализации различных медицинских услуг, довод общества "Клиника ЛМС" о том, что названные товарные знаки использовались лишь для продажи лекарств, реализации оптических приборов, является несостоятельным, так как не соответствует установленным судом обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Довод общества "Клиника ЛМС" о том, что оказание услуг офтальмологов также не подтверждает использование спорных товарных знаков для индивидуализации медицинских услуг, подлежит отклонению, поскольку он ничем не мотивирован - данное общество не приводит доводов, почему услуги по оказанию медицинской помощи по офтальмологии не относятся к медицинским услугам.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "Клиника ЛМС" пояснил, что, по его мнению, обществом "Ригла" не оказываются услуги по офтальмологии в комплексе, как это характерно для медицинских клиник, что не позволяет их квалифицировать как медицинские услуги.

Вместе с тем судом первой инстанции установлено, что общество "Ригла" самостоятельно оказывает индивидуализируемые оспариваемыми товарными знаками медицинские услуги в области офтальмологии, что подтверждается представленными в материалы дела лицензиями на осуществление медицинской деятельности в указанной области, а также нотариальными протоколами осмотра помещений аптек, в которых на вывесках размещаются оспариваемые товарные знаки и осуществляется прием офтальмолога.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинская помощь это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. Под медицинскими услугами закон понимает медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

Вывод суда о наличии у общества "Ригла" лицензии на осуществление медицинской деятельности в области офтальмологии соответствует имеющимся в деле доказательствам, поскольку из материалов дела усматривается, что согласно лицензиям от 15.12.2011 N ЛО-62-01-000725 и от 30.07.2012 N ЛО-11-01-000873 (действие бессрочное) обществу "Ригла" предоставлено право осуществления амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе первичной медико-санитарной помощи по офтальмологии (л.д. 108-109, 121-126 т. 3).

Как ранее было указано, судом первой инстанции установлено, что согласно лицензии от 31.05.2012 N ЛО-77-01-004950 обществу "Семейная стоматология" предоставлено право осуществления медицинской деятельности для осуществления амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе по офтальмологии.

Таким образом, принимая во внимание наличие у обществ "Ригла" и "Семейная стоматология" лицензий на осуществление медицинской деятельности в области офтальмологии, довод общества "Клиника ЛМС" о том, что услуги по офтальмологии не относятся к медицинским услугам, лишен каких-либо фактических и правовых оснований.

В отношении доводов общества "Клиника ЛМС", касающихся условий, заключения, регистрации в Роспатенте и исполнения лицензионных договоров от 23.05.2017, заключенных между обществом "Ригла" и обществом "Семейная стоматология", президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым указать следующее.

Лицензионные договоры от 23.05.2017 содержат условие о вознаграждении за использование спорных товарных знаков (раздел 3).

При этом отсутствие в материалах дела доказательств исполнения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения лицензиару, вопреки доводам общества "Клиника ЛМС", не может свидетельствовать о неиспользовании спорных товарных знаков, поскольку в доказывании нуждается факт оказания услуг, а не факт оплаты.

Доводы общества "Клиника ЛМС" о недоказанности использования оспариваемых товарных знаков обществом "Семейная стоматология", поскольку лицензионные договоры от 23.05.2017 с указанным лицом зарегистрированы в Роспатенте после обращения с настоящим иском, были предметом оценки суда первой инстанции.

Действительно, как установил суд первой инстанции, лицензионный договор на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 508163 зарегистрирован Роспатентом 29.09.2017, а лицензионный договор на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 466569 - 17.10.2017.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 6.1 названных лицензионных договоров их условия применяются к отношениям сторон, возникшим с даты подписания этих договоров.

Следовательно, как правильно указал суд первой инстанции, до государственной регистрации этих лицензионных договоров использование оспариваемых товарных знаков осуществлялось под контролем правообладателя.

В связи с этим президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака (знака обслуживания) может осуществляться как самим правообладателем, так и лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, или иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака (знака обслуживания) самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака (знака обслуживания) третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2014 по делу N СИП-56/2013 (определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 07.07.2014 N ВАС-8509/14 в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отказано), от 15.12.2014 по делу N СИП-285/2014, от 22.07.2016 по делу N СИП-643/2015, от 03.11.2016 по делу N СИП-320/2016 и от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

При этом для целей применения положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ правовое значение имеет не формальное соблюдение требований к оформлению отношений участников гражданского оборота, которое в данном случае определяет наступление или ненаступление определенных правовых последствий лишь для участников этих отношений, а наличие в гражданском обороте товаров (услуг), маркированных спорным товарным знаком (знаком обслуживания), на законном основании, то есть по воле правообладателя (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 по делу N СИП-110/2013, от 12.12.2016 по делу N СИП-206/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2418 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.04.2017 по делу N СИП-638/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.07.2017 N 300-ЭС17-8135 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 05.06.2017 по делу N СИП-728/2016 и от 03.11.2017 по делу N СИП-155/2017.

Таким образом, вопреки утверждению общества "Клиника ЛМС", признание факта использования товарного знака (знака обслуживания) под контролем правообладателя применительно к положениям пункта 2 статьи 1486 ГК РФ не ставится в зависимость от наличия государственной регистрации предоставления права на использование товарного знака (знака обслуживания) или соответствующего договора.

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя, в частности, в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

Следовательно, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что оспариваемые товарные знаки использовались обществом "Семейная стоматология" под контролем правообладателя путем оказания услуг медицинских клиник и медицинских услуг различного рода.

Кроме того, как указывалось ранее, судом первой инстанции установлено, что общество "Ригла" самостоятельно оказывает индивидуализируемые оспариваемыми товарными знаками медицинские услуги в области офтальмологии.

В связи с изложенным президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что выводы суда первой инстанции об использовании оспариваемых товарных знаков обществом "Ригла" и под его контролем обществом "Семейная стоматология" в отношении услуг 44-го класса МКТУ "услуги медицинских клиник, медицинские услуги" основаны на правильном применении норм материального права, соответствуют установленным судом обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В отношении довода общества "Клиника ЛМС" о наличии в действиях общества "Ригла" признаков злоупотребления правом, обусловленным осведомленностью последнего о значительном по времени и интенсивном использовании обществом "Клиника ЛМС" обозначения "Будь здоров" при оказании медицинских услуг, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Из обжалуемого судебного решения не усматривается, что названный довод был предметом рассмотрения в суде первой инстанции. При этом общество "Клиника ЛМС" не указывает на то, что оно в суде первой инстанции заявляло о наличии в действиях общества "Ригла" признаков злоупотребления правом, однако суд необоснованно уклонился от их оценки.

Кроме того, общество "Клиника ЛМС", ссылаясь на наличие признаков злоупотребления правом обществом "Ригла", обусловленным осведомленностью последнего о значительном по времени и интенсивном использовании обществом "Клиника ЛМС" обозначения "Будь здоров" при оказании медицинских услуг, не указывает, на чем было основано такое использование.

Вместе с тем из материалов дела усматривается, что право использования товарного знака "БУДЬ ЗДОРОВ" по свидетельству Российской Федерации N 212430/1 в отношении услуг 42-го класса МКТУ, в том числе "медицинские услуги", предоставлено обществу "Клиника ЛМС" обществом "Ригла" на основании лицензионного договора от 01.04.2012 N 5Л, на что обращено внимание обществом "Ригла" в отзыве на кассационную жалобу.

В связи с этим, исходя из конкретных обстоятельств дела, президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для обсуждения вопроса о злоупотреблении правом в суде кассационной инстанции.

С учетом изложенного нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены либо изменения судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение (подачу) кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017 по делу N СИП-379/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Клиника ЛМС" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев