Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2018 г. по делу N СИП-586/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не являются однородными, и следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2018 г. по делу N СИП-586/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 13 февраля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 19 февраля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей: Голофаева В.В., Лапшиной И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Забузовой А.Э.,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450019, ОГРН 1110280024832) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 27.06.2017 об отказе в удовлетворении возражения от 30.12.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 535797.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб" (наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, литер. А, Санкт-Петербург, 199034, ОГРН 1069847534360).

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Королева Е.С. (по доверенности N 41-715-12 от 05.09.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - общество "ХК "Бизнесинвестгрупп") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 27.06.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 535797.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Главстрой-СПб" (далее - общество "Главстрой-СПб").

В обоснование заявленного требования общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" ссылается на отсутствие всесторонней оценки Роспатентом вопроса однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 535797 и N 183491.

Заявитель отмечает, что на дату принятия Роспатентом решения о государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535797, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183491 действовала в полном объеме. Поэтому Роспатент при рассмотрении возражения и принятии оспариваемого ненормативного правового акта обязан был учесть, что частичное досрочное прекращение правовой охраны по свидетельству Российской Федерации N 183491 произошло после государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535797.

При этом, по мнению общества "ХК "Бизнесинвестгрупп", товары и услуги, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 183491 до досрочного частичного прекращения его правовой охраны, и товары, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 535797, являются однородными, поскольку все они имеют общую родовую принадлежность, сходное функциональное назначение и область использования (преимущественно в области строительства и ремонта), общие условия и каналы их реализации, а также общий круг потребителей.

Кроме того, по мнению заявителя, товары 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых действовала правовая охрана противопоставленного товарного знака на дату повторного рассмотрения возражений коллегией палаты по патентным спорам и товары 19-го класса МКТУ "конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов", в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, являются однородными, поскольку товары 6-го класса МКТУ отличаются от товаров 19-го класса МКТУ только материалом, из которого они изготовлены, тогда как все эти товары могут выполнять одни и те же функции.

В возражении на отзыв Роспатента общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" указывает на отсутствие словосочетания "конструкция строительная" в тексте Временных указаний по составу, правилам выполнения, комплектованию и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы, утвержденные Госстроем СССР 13 мая 1987 года, на которые ссылается Роспатент в обоснование своих доводов.

Также в возражении на отзыв Роспатента заявитель указал, что неметаллические конструкции, являются частью зданий и жилых домов, соответственно товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, представляют собой неметаллические конструкции, предназначенные для строительства зданий и жилых домов. Довод Роспатента о разном круге потребителей металлических конструкций и неметаллических конструкций является надуманным.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным.

Общество "Главстрой-СПб" в возражениях на заявление о признании решения незаконным, поступившим в суд 15.01.2017, поддерживает позицию Роспатента, считает обжалуемое решение Роспатента от 27.06.2017 законным и обоснованным.

Третье лицо отмечает, что на дату повторного рассмотрения Роспатентом поступившего возражения в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 по делу N СИП-119/2016 правовая охрана товарного знака по свидетельству N 18341 не действовала в отношении всех товаров 19-го класса МКТУ, а по 6-му классу МКТУ действовала только в отношении части товаров. При этом оставшиеся часть товаров противопоставленного товарного знака не относится к категории строительных конструкций, применяемых для возведения зданий или жилых домов, следовательно, такие товары не являются однородными товарам 19-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "N СИП-119/2016" имеется в виду "N СИП-653/2016"

В судебном заседании представитель Роспатента оспорил требования, изложенные в заявлении, выступил по доводам отзыва на заявление.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" и общество "Главстрой-СПб", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", своих представителей в судебное заседание не направили.

В материалы дела через систему "Мой арбитр" поступило ходатайство заявителя о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей обществ "ХК "Бизнесинвестгрупп" и "Главстрой-СПб".

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, заслушав правовую позицию представителя Роспатента, явившегося в судебное заседание, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Из материалов дела усматривается, что общество "Главстрой-СПб" 03.12.2013 обратилось в Роспатент с заявкой N 2013741699 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения в отношении товара 19-го классов МКТУ "конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов".

Решением Роспатента от 27.02.2015 обозначение по заявке N 2013741699 зарегистрировано в качестве товарного знака.

Общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" 30.12.2015 обратилось в Роспатент с возражением против решения от 27.02.2015 о государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535797, которое мотивировано наличием сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 183491 и N 555131.

Решением Роспатента от 15.07.2016 в удовлетворении названного возражения общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535797 оставлена в силе.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2017 по делу N СИП-653/2016 решение Роспатента от 15 июля 2016 года было признано недействительным. Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО "ХК "Бизнесинвестгрупп" от 30.12.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 535797.

По результатам повторного рассмотрения возражения решением Роспатента от 27.06.2017 в удовлетворении вышеуказанного возражения отказано. Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 535797 оставлена в силе.

Полагая, что указанное решение является недействительным, нарушает его права и законные интересы, общество "ХК "Бизнесинвестгрупп" обратилось в суд с настоящим заявлением.

В силу статьи 13 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248, 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений на решения о государственной регистрации товарного знака в административном порядке, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспариваемое решение от 27.06.2017 относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 535797, в связи с чем затрагивает права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителем не оспариваются.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановления от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2013741699 на регистрацию товарного знака (03.12.2013) и даты подачи обществом "ХК "Бизнесинвестгрупп" возражения (30.12.2015), судебная коллегия установила, что правовая база для оценки охраноспособности этого обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Оспариваемый ненормативный правовой акт мотивирован следующим.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 535797 представляет собой композицию словесных элементов "ПАНОРАМА", "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ", выполненных буквами русского алфавита, и цифр "360". Словесный элемент "ЖИЛОЙ КВАРТАЛ" является неохраняемым. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в сочетании белого, темно-синего, темно-красного цветов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 183491 является комбинированным и представляет собой словесный элемент "ПАНОРАМА", в котором буква "О" выполнена в виде окна. Словесный элемент выполнен буквами русского алфавита, правовая охрана предоставлена в сочетании белого, красного и синего цветов.

Роспатент, сравнив оба товарных знака, пришла к выводу об их сходстве до степени смешения, ввиду вхождения в эти товарные знаки фонетически и семантически тождественного элемента "ПАНОРАМА", являющегося доминирующим в сравниваемых обозначениях, что не оспаривается заявителем. При этом Роспатент указал на наличие графических различий в выполнении указанных товарных знаков, вместе с тем, данные расхождения не являются определяющим в установлении сходства этих обозначений.

Судебная коллегия признает обоснованным вывод Роспатента о сходстве до степени смешения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 535797 и N 183491, ввиду семантического и фонетического тождества их доминирующих словесных элементов "ПАНОРАМА".

Данное обстоятельство лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В отношении однородности товаров, для которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 535797 и N 183491, Роспатент указал на то, что они зарегистрированы в отношении товаров 6-го и 19-го класса МКТУ, которые не являются однородными.

В частности, коллегия палаты по патентным спорам установила, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 535797 зарегистрирован в отношении товаров 19-го класса МКТУ "конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов".

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 183491 изначально был зарегистрирован в отношении товаров 6-го, 19-го и услуг 37-го классов МКТУ, однако в дальнейшем в отношении указанного товарного знака Судом по интеллектуальным правам приняты решения от 21.01.2016 по делу N СИП-497/2015 и от 22.07.2016 по делу N СИП-119/2016 о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием, в том числе, в отношении части товаров 6, 19-го и части услуг 37-го классов МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу N СИП-497/2015 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183491 в отношении следующих товаров и услуг:

товаров 6-го класса МКТУ "арматура строительная металлическая; бегунки для раздвижных дверей металлические; блоки оконные; гайки металлические; гвозди, входящие в 06 класс; двери металлические; дверные ручки металлические; жалюзи металлические; заклепки металлические; карнизы металлические; колесики металлические для мебели; фурнитура металлическая для мебели; насадки металлические; обивочные гвозди; облицовки для стен строительные металлические; обшивки строительные; ограждения решетчатые металлические; окна металлические; окна створчатые металлические; ограничители металлические; палисады металлические; панели строительные металлические; перекрытия металлические; сооружения металлические, в том числе передвижные; ставни металлические; стальные конструкции; строительные кронштейны консоли; строительные материалы металлические; форточки металлические; хомуты металлические; цепи металлические; щиты строительные металлические; шурупы металлические; щеколды металлические";

товаров 19-го класса МКТУ "деревянные панели; обшивки; планки; доски тонкие строительные; рейки (под обшивку стен); доски для настилов, полов, дранка; древесина поделочная; древесина фанеровочная; древесина частично обработанная; древесина формуемая; строительные лесоматериалы частично обработанные; обшивки деревянные; панели деревянные; паркет; пиломатериалы; планки строительные деревянные; фанера клееная многослойная";

услуг 37-го класса МКТУ "изоляция зданий при строительстве; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; каменно-строительные работы; монтаж строительных лесов; малярные работы; строительство; штукатурные работы".

В дальнейшем, решением Суда по интеллектуальным от 22.07.2016 по делу N СИП-119/2016 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183491 в отношении следующих товаров и услуг:

товаров 19-го класса МКТУ "дорожные покрытия, лес строевой"; товаров 6-го класса МКТУ "балки металлические, фермы балочные металлические, водосточные трубы металлические, трубы дренажные металлические, дымовые трубы металлические, заборы металлические, черепица металлическая";

услуг 37-го класса МКТУ "установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха, кровельные работы, установка кухонного оборудования, установка и ремонт лифтов, установка и ремонт отопительного оборудования, установка и ремонт печей, установка и ремонт пожарной сигнализации, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, оборудование и ремонт складов, слесарно-водопроводные работы, установка и ремонт холодильного оборудования".

Таким образом, как на дату повторного рассмотрения Роспатентом возражений общества "ХК "Бизнесинвестгрупп", так и на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183491 не действовала в отношении всех товаров 19-го класса МКТУ и услуг 37-го класса МКТУ, а в отношении товаров 6-го класса МКТУ действовала в отношении таких товаров, как "анкеры, анкерные плиты, баки металлические, банки металлические для хранения продуктов, бидоны металлические, болты металлические, бочки металлические, бруски для дорожных покрытий металлические, будки телефонные металлические, вентили водопроводных труб металлические, вешалки для одежды металлические, ворота металлические, вывески металлические, дверные таблички металлические, коробки металлические для денег, жестяная посуда, заглушки металлические, заслонки защитные для печей, кабинки для переодевания металлические, решетки металлические для каминов, каркасы для оранжерей теплиц, крышки металлические для смотровых колодцев, кольца металлические для ключей, колышки для палаток металлические, крюки (скобяные изделия), крюки для котелков, ленты металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, лестницы приставные металлические, муфты соединительные для труб металлические, обвязочные нити для сельскохозяйственных целей металлические, обвязочные нити металлические, обвязочные средства металлические, ограды металлические, конструкции плавательных бассейнов металлические, платформы для транспортировки грузов металлические, плитки металлические, полы из металлических плиток, потолки металлические, почтовые ящики металлические, строительная арматура металлическая, строительные покрытия и облицовка металлические, теплицы переносные металлические".

Роспатент при вынесении спорного решения пришел к выводу о том, что товары 6-го класса МКТУ, в отношении которых осталась правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183491, неоднородны товарам 19-го класса МКТУ "конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов" по оспариваемому товарному знаку, поскольку относятся к разному виду товаров, имеют разное назначение и применяются в различных сферах.

Учитывая изложенные обстоятельства, коллегия палаты по патентным спорам пришла к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения возражения общества "ХК "Бизнесинвестгрупп", оставив в силе предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 535797.

Коллегия судей отклоняет довод общества "ХК "Бизнесинвестгрупп" о неправомерности не противопоставления Роспатентом его товарного знака, правовая охрана которого была досрочно прекращена вследствие его неиспользования до принятия спорного решения Роспатентом, в связи со следующим.

На основании решений Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2016 по делу N СИП-497/2015 и от 22.07.2016 по делу N СИП-119/2016 правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в отношении части товаров 6, 19-го и части услуг 37-го классов МКТУ.

В то же время для целей применения подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ необходимо также учитывать следующее.

В соответствии с указанной нормой права не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака.

В связи с этим неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака было правомерно учтено Роспатентом как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения оспариваемого и неиспользуемого противопоставленного товарных знаков (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей).

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Доводы заявителя об однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с услугами 37-го класса МКТУ "водопроводные работы, кладка кирпича, кровельные работы, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, слесарно-водопроводные работы", подлежат отклонению Судом по интеллектуальным правам по следующим основаниям.

Пунктом 1 статьи 1513 ГК РФ установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 ГК РФ, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 2 этой же статьи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно пункту 2.5 Правил N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

Из анализа изложенных положений следует, что заявителю предоставляется возможность защищать свои права и законные интересы путем оспаривания соответствующих решений Роспатента, принимаемых по результатам проведения экспертизы заявленного на регистрацию обозначения. Право на оспаривание этих решений реализуется путем подачи возражения в Роспатент.

В возражении от 30.12.2015 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 535797 заявитель не указывал на однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с услугами 37-го класса МКТУ "водопроводные работы, кладка кирпича, кровельные работы, строительство киосков и павильонов для рынков и ярмарок, слесарно-водопроводные работы" и данный довод не был предметом оценки Роспатентом при принятии оспариваемого решения от 27.06.2017.

Поскольку в данном случае оспаривается ненормативный правовой акт органа, осуществляющего публичные полномочия, и исследованию в силу части 4 статьи 200 АПК РФ подлежат приведенные в данной норме обстоятельства, суд не выходит за пределы рассмотрения представленных в Роспатент возражений.

В отношении вывода Роспатента об отсутствии однородности товаров 6-го класса и 19-го класса МКТУ судом установлено следующее.

Согласно пункту 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность, возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 198 (далее - Методические рекомендации по однородности) для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Как отмечено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Коллегия судей соглашается с выводом Роспатента о том, что товары 6-го класса МКТУ противопоставленного товарного знака "баки металлические, банки металлические для хранения продуктов, бидоны металлические, бочки металлические, бруски для дорожных покрытий металлические, будки телефонные металлические, вентили водопроводных труб металлические, вешалки для одежды металлические, ворота металлические, вывески металлические, дверные таблички металлические, коробки металлические для денег, жестяная посуда, заглушки металлические, заслонки защитные для печей, кабинки для переодевания металлические, решетки металлические для каминов, каркасы для оранжерей теплиц, крышки металлические для смотровых колодцев, кольца металлические для ключей, колышки для палаток металлические, крюки (скобяные изделия), крюки для котелков, ленты металлические для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ, лестницы приставные металлические, муфты соединительные для труб металлические, обвязочные нити для сельскохозяйственных целей металлические, обвязочные нити металлические, обвязочные средства металлические, ограды металлические, конструкции плавательных бассейнов металлические, платформы для транспортировки грузов металлические, почтовые ящики металлические, теплицы переносные металлические", не относятся к категории строительных элементов, применяемых для возведения зданий или жилых домов, а, следовательно, не являются однородными с товарами 19-го класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана предоставлена оспариваемому товарному знаку.

Довод заявителя о том, что в оспариваемом решении Роспатент необоснованно отнес товары 6-го класса МКТУ "ворота металлические, ограды металлические, конструкции плавательных бассейнов металлические" к крепежам и покрытиям отклоняется судом как не подтвержденный материалами административного дела.

В отношении товаров 6-го класса МКТУ "анкеры, анкерные плиты, болты металлические, плитки металлические, полы из металлических плиток, потолки металлические, строительная арматура металлическая, строительные покрытия и облицовка металлические", коллегия судей также соглашается с выводом Роспатента, что они не являются однородными товарам 19-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Так, товары 19-го класса МКТУ "конструкции неметаллические, а именно конструкции зданий и жилых домов" оспариваемого товарного знака представляют собой готовые изделия - здание (его функциональную часть), при этом сделанные не из металла. Потребителями же данного товара выступают лица, желающие получить, готовое строение или его функциональную часть в комплексе.

Указанные товары соотносятся с термином "конструкция строительная", который содержится в общедоступных справочниках строительных терминов. Справочники представляют собой выборку терминов и их понятийного аппарата со ссылками на официальные документы, в которых они содержатся.

Термин "конструкция строительная" приводится со ссылкой на "Временные указания по составу, правилам выполнения, комплектованию и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы" Госстроя СССР от 13 мая 1987 года и означает часть здания, сооружения определенного функционального назначения, состоящую из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ.

Строительная конструкция выполняет в здании (сооружении) несущие, ограждающие или другие функции, либо совмещает некоторые из них.

В свою очередь, вышеуказанные товары 6-го класса МКТУ "анкеры, анкерные плиты, болты металлические, плитки металлические, полы из металлических плиток, потолки металлические, строительная арматура металлическая, строительные покрытия и облицовка металлические", в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, представляют собой многочисленные элементы, которые используются при строительстве в качестве крепежей, отделочных материалов, покрытий, сделанные исключительно из металла.

Так, согласно представленной Роспатентом информации из общедоступных источников в сети Интернет, товар "полы из металлической плитки", в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, представляет собой решения по отделке помещений. Основное промышленное применение "металлической плитки" - в складских помещениях, производственных цехах, гаражах. Также отделка помещений металлической плиткой используется и в жилых помещениях, в том числе в декоративных целях.

Товар "металлические потолки", в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, в настоящее время также является одним из самых распространенных видов отделки и представляет собой прочные долговечные пластины и кассеты из легкого металла. Металлические подвесные потолки используются не только в офисных и торговых зданиях, но и в жилых квартирах.

Согласно СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" Госстроя СССР 1989 года "строительные покрытия и облицовка" представляют собой защитные покрытия строительных конструкций и сооружений. Согласно пункту 1.1 СНиП 3.04.03-85 работы по защите строительных конструкций и сооружений следует выполнять после окончания всех предшествующих строительно-монтажных работ, в процессе производства которых защитное покрытие может быть повреждено.

Как следует из пункта 9.1 СНиП 3.04.03-85 облицовка - это защита штучными материалами поверхности строительных конструкций и сооружений.

Анкер - крепежная деталь, предназначенная для соединения различных строительных изделий и конструкций, а также крепления оборудования. (Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого 2005-2012).

Анкерная плита - плита, служащая для крепления оттяжек, анкерных тяжей, анкерных болтов и т.д. (Терминологический словарь по строительству на 12 языках ВНИИИС Госстроя СССР (https://technical_translator_dictionary.academic.ru/169116/плита_анкерна я).

Болт (от нижненемецкого "bolt") - крепёжная деталь для разъёмного соединения частей машин и сооружений в виде стержня с резьбой на одном конце и шестигранной или четырёхгранной головкой на другом. Болт изготовляют из углеродистой, низколегированной или специальной стали, латуни и других материалов (Большая советская энциклопедия. Москва: Советская энциклопедия 1969-1978 (http://enc-dic.com/enc_sovet/Bolt-112988.html).

Таким образом, сопоставляемые товары представляют собой изделия разного вида, а именно готовые здания или часть здания, сооружения определенного функционального назначения, состоящая из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ (товары 19-го класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана предоставлена оспариваемому товарному знаку) и изделия металлопроката или штамповки, используемые при строительстве в качестве крепежей, отделочных материалов, покрытий (товары 6-го класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана предоставлена противопоставленному товарному знаку). Также сравниваемые товары характеризуются разным составом сырья (неметаллические и металлические изделия), имеют разный круг потребителей (лица, желающие получить дом или помещение в комплексе, или бригады, осуществляющие отдельные циклы при строительстве), разные условия реализации (продажа готовых домов осуществляется застройщиками, а продажа изделий, используемых при строительстве, в качестве крепежей, отделочных материалов, покрытий осуществляется оптовыми и розничными продавцами через магазины и строительные рынки). Отдельным критерием однородности для сопоставляемых товаров 19-го и 06-го класса МКТУ является их цена. Так, цена на готовое здание или жилой дом несопоставима с ценой на строительные материалы, т.е. превышает ее многократно.

Товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не являются однородными, и, следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя, представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю.

Таким образом, доводы заявителя не опровергают приведенные в оспариваемом решении Роспатента выводы, и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

При названных обстоятельствах, Суд по интеллектуальным правам полагает, что оставление решением Роспатента правовой охраны оспариваемому товарному знаку в силе, основано на нормах действующего законодательства.

Суд по интеллектуальным правам считает, что решение Роспатента от 27.06.2017 является законным и обоснованным и не нарушает прав и законных интересов заявителя.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина