Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 марта 2018 г. по делу N СИП-234/2017 Суд удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 марта 2018 г. по делу N СИП-234/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 марта 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 15 марта 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

Председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

Судей Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Макаренко М.В.

рассмотрел в судебном заседании дело N СИП-234/2017 по исковому заявлению иностранной компании Ednolitchno drujestvo s ogranitchena otgovornost "FINANSKONSULT" ("Altzeko" str. 16 BG-4000 Plovdiv BG) к иностранной компании "Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V." (Nieuwstraat 75 NL-5521 CB Eersel NL) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "FALCON" по международной регистрации N 460143 в отношении всех товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг на территории Российской Федерации вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель единоличного общества с ограниченной ответственностью (Ednolitchno drujestvo s ogranitchena otgovornost) "FINANSKONSULT" - Рыбина Н.А. (по доверенности от 15.03.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания Ednolitchno drujestvo s ogranitchena otgovornost) "FINANSKONSULT" (далее - общество, истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранной компании "Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V." (далее - компания, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "FALCON" по международной регистрации N 460143 в отношении всех товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), для которых товарный знак зарегистрирован, на территории Российской Федерации вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Иностранная компания "Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.", извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, письменный отзыв не представила, своего представителя для участия в судебном заседании не направила, заявленные по делу требования по существу не оспорила, доказательства надлежащего использования спорного товарного знака суду не представила.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) представила отзыв, в котором указала, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции ведомства, оставив рассмотрение дела на усмотрение суда; просила дело рассмотреть в отсутствие своего представителя.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается судом в отсутствии ответчика.

Как следует из материалов дела и установлено судом, словесный товарный знак "FALCON" по международной регистрации N 460143 зарегистрирован в отношении товаров 34-го класса МКТУ: "необработанный и обработанный табак; товары для курильщиков; спички" на имя иностранной компании "Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V.". Правовая охрана названному товарному знаку предоставлена, в том числе, на территории Российской Федерации.

Общество, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что товарный знак по международной регистрации N 460143 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет для товаров 34-го класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана, обратилось в суд с вышеуказанными требованиями.

В соответствии с пунктом (1) C статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения исключительного права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам, в частности, могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Кроме того, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (постановление от 17.09.2013 N 5793/13) заинтересованным можно считать лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака.

Аналогичный подход содержится и в информационном письме Роспатента от 20.05.2009 N 3 "Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием", согласно которому к заинтересованным лицам можно также отнести правообладателей исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, услуг, имеющих намерение распространить действие принадлежащего им исключительного права на территорию Российской Федерации.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Указанная правовая позиция находит отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13.

Кроме того, с учетом правовой позиции, изложенной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, должны быть установлены и доказаны следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела: заинтересованность лица, подавшего заявление, и неиспользование правообладателем товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, истец является правообладателем словесного товарного знака "FALCON" по свидетельству N 74064, зарегистрированного на территории Болгарии, в отношении товаров 34-го класса МКТУ: "табак; принадлежности для курильщиков; спички", и который используется истцом на территории Болгарии.

В качестве подтверждения использования названного товарного знака на территории Болгарии в отношении товаров 34-го класса МКТУ, которые являются однородными товарам, для которых зарегистрирован товарный знак "FALCON" по международной регистрации N 460143, а также подтверждения заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака, истцом представлены следующие документы:

- документы, подтверждающие заключение и исполнение лицензионного договора от 09.03.2015, заключенного между истцом и компанией "Prive Swiss Brands AG", на использование товарного знака Болгарии "FALCON" по свидетельству N 74064; сведения о регистрации лицензионного договора, копия счета N 589 от 09.03.2017 к названному лицензионному договору;

- документы, подтверждающие заключение и исполнение сублицензионного договора от 11.03.2015, заключенного между компанией "Prive Swiss Brands AG" и компанией "KT International SA", на использование товарного знака Болгарии "FALCON" по свидетельству N 74064; сведения о регистрации сублицензионного договора,

- документы, подтверждающие использование товарного знака Болгарии "FALCON" по свидетельству N 74064 сублицензиатом, компанией "KT International SA": копия счета N 1986 от 18.03.2016 к договору поставки (поставка сигарет "Falcon Bleu"), копия счета N 1865 от 21.01.2016 к договору поставки N 2 от 25.06.2015 (поставка сигарет "Falcon Ambre", "Falcon Bleu", "Falcon Blanc"); копии счетов N 475 от 23.11.2015, N 81535 от 23.11.2015, подтверждающих расходы на наружную рекламу; копия счета N 33 от 02.07.2015, подтверждающего организацию мероприятия по продвижению бренда "Falcon"; копия счета N 211 от 01.12.2015, подтверждающего проведение рекламной акции бренда "Falcon" в аэропорту г. Софии; копия бланка заявки на бронирование стенда для участия в международной выставке "InterTabac"; копия свидетельства о зарегистрированной цене N 32-326373 от 22.11.2016, выданного таможенным агентством Министерства финансов Республики Болгарии; копия свидетельства о зарегистрированной цене N 32-330428 от 25.11.2016, выданного таможенным агентством Министерства финансов Республики Болгарии;

- образец упаковки сигарет "Falcon Prive Bleu";

- фотографии с мероприятий по продвижению сигарет "Falcon";

Анализ указанных документов позволяет сделать вывод, что общество, являясь правообладателем словесного товарного знака "FALCON" по свидетельству Республики Болгарии N 74064, использует обозначение "FALCON" в своей деятельности на территории Болгарии.

Кроме того, истец является заявителем по международной заявке N 1262674 на регистрацию словесного товарного знака "FALCON PRIVE", поданной на регистрацию 08.06.2015 в отношении товаров 34-го класса МКТУ: "бумага абсорбирующая для курительных трубок; сосуды для табака; сигареты электронные; табак нюхательный; ароматизаторы для электронных сигарет, кроме эфирных масел; ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; зажигалки для закуривания; спреи для полости рта для курящих; кисеты для табака; коробки спичечные; спички; кремни; табакерки; ящики для сигар; коробки с увлажнителем для сигар; приспособления для чистки курительных трубок; трубки курительные; наконечники мундштуков для сигарет; машинки для обрезки сигар; пепельницы; плевательницы для табака; спичечницы; подставки для курительных трубок; сигариллы; сигары; баллончики газовые для зажигалок; травы курительные; ящики для сигарет, папирос; жидкости, содержащие никотин для электронных сигарет; табак; табак жевательный; фильтры для сигарет; части папиросной гильзы без табака; бумага сигаретная; буклеты с сигаретной бумагой; мундштуки для сигарет; мундштуки для сигар; сигареты; устройства карманные для скручивания сигарет, папирос; сигареты, содержащие заменители табака, не для медицинских целей" с испрашиванием правовой охраны на территории Российской Федерации.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было вынесено решение об отказе в регистрации обозначения "FALCON PRIVE" по международной заявке N 1262674 на территории Российской Федерации на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ ввиду установления сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров 34-го класса МКТУ (решение от 16.02.2017).

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения словесного товарного знака "FALCON PRIVE" по международной заявке N 1262674 и оспариваемого товарного знака по международной регистрации N 460143, а также однородности товаров, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, и товаров, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком, был разрешен по существу Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Вышеуказанное свидетельствует о том, что обществом осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию словесного обозначения "FALCON PRIVE", сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров, на территории Российской Федерации, и общество имеет реальное намерение использовать сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначение "FALCON PRIVE" в своей деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что общество является заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака "FALCON" по международной регистрации N 460143, поскольку регистрация названного товарного знака препятствует обществу использовать в своей деятельности на территории Российской Федерации обозначение "FALCON PRIVE" в качестве собственного товарного знака.

Оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, что общество имеет намерение осуществлять введение в гражданский оборот товаров 34-го класса МКТУ, однородным товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и осуществило необходимые подготовительные действия к его правомерному использованию на территории Российской Федерации. Данные обстоятельства ответчиком не оспорены.

Таким образом, суд полагает, что истцом доказано наличие у него заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "FALCON" по международной регистрации N 460143 в отношении товаров 34-го класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты поступления в суд искового заявления (27.04.2017), период времени, в течение которого ответчику следовало доказать факт использования оспариваемого товарного знака исчисляется с 27.04.2014 по 26.04.2017.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Однако ответчик не представил возражений против предъявленного к нему иска и наличия у истца заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 460143, не представил доказательств, подтверждающих факт использования им спорного товарного знака на территории Российской Федерации в исследуемый период в отношении товаров 34-го класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана. Также не представлено доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии не зависящих от правообладателя обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших ему использовать товарный знак в исследуемый трехлетний период на территории Российской Федерации.

Между тем, отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска может быть расценено как признание им факта неиспользования товарного знака, на что, в частности, указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что иностранной компанией "Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V." не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака и не представлены доказательства его правомерного неиспользования, в то время как истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 460143 в отношении товаров 34-го класса МКТУ, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования иностранной компании Ednolitchno drujestvo s ogranitchena otgovornost "FINANSKONSULT" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 460143 на территории Российской Федерации вследствие неиспользования в отношении всех товаров 34-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

Взыскать с иностранной компании "Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V." (Nieuwstraat 75 NL-5521 CB Eersel NL) в пользу иностранной компании Ednolitchno drujestvo s ogranitchena otgovornost "FINANSKONSULT" ("Altzeko" str. 16 BG-4000 Plovdiv BG) 6 000 (шесть тысяч) рублей расходов по оплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин