Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2018 г. по делу N СИП-776/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления им правовой охраны товарному знаку, поскольку в суд представлены предварительный договор о заключении лицензионного договора о предоставлении права на использование спорного товарного знака, и соглашение об урегулировании спора

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 апреля 2018 г. по делу N СИП-776/2017

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 12 апреля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 12 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Рогожина С.П., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в судебном заседании, с использованием систем видеоконференц-связи, при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья - Лихачев М.В., секретарь судебного заседания - Оскирко Т.А.) заявление индивидуального предпринимателя Лазаревой Александры Анатольевны (г. Новосибирск, ОГРНИП 316547600202179) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123993, ОГРН 1047730015200) от 20.11.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516043.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора привлечена Воробьева Елена Геннадьевна (г. Ухта, Республика Коми, ОГРНИП 310110231300026).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Лазаревой А.А. - Слесарюк Н.В. (по доверенности от 11.12.2017);

от Роспатента - Халявин С.Л. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-483/41);

от индивидуального предпринимателя Воробьевой Е.Г. - Клейнер А.Ю. (по доверенности от 16.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Лазарева Александра Анатольевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.11.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516043.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, относительно предмета спора привлечена Воробьева Елена Геннадьевна.

В обоснование заявленных требований предприниматель выражает несогласие с выводом Роспатента о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака исключительное право на коммерческое обозначение "La Rose" принадлежало предпринимателю Воробьевой Е.Г., а также что это обозначение являлось известным в пределах определенной территории на момент подачи заявки на спорный товарный знак. Таким образом, по мнению заявителя, оспариваемое решение противоречит пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По мнению заявителя, при вынесении оспариваемого решения, Роспатентом были приняты во внимание документы (договоры, письма, распечатки информации из сети "Интернет" справки, акты, товарные накладные и платежные поручения), которые не являются надлежащими доказательствами, подтверждающими использование Воробьевой Е.Г. спорного обозначения, и приобретения им широкой известности в отношении однородных товаров и услуг.

Роспатент представил отзыв на заявление, в котором не соглашается с доводами заявителя, считает их необоснованными, и не подлежащими удовлетворению.

При этом Роспатент установил, что с января 2011 года, предприниматель Воробьева Е.Г. осуществляла активное использование в гражданском обороте спорного обозначения "La Rose" для индивидуализации принадлежащего ей предприятия (цветочный салон), расположенного в городе Ухта, Республика Коми. Кроме того, предпринимателем осуществлялись активные действия по продвижению и рекламе указанного предприятия с использованием спорного обозначения, вследствие чего оно приобрело известность в городе Ухта.

При таких обстоятельствах, Роспатент, установив, что предприниматель Воробьева Е.Г. является обладателем исключительного права на коммерческое обозначение "La Rose", возникшее до даты приоритета оспариваемого товарного знака, пришел к выводу о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516043 противоречит требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Индивидуальным предпринимателем Воробьевой Е.Г. также представлен отзыв на поданное заявление, в котором суду сообщено о том, что между истцом и третьим лицом было достигнуто соглашение относительно дальнейшего использования спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 516043.

Исходя из изложенного, руководствуясь положением пункта 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе", Воробьева Е.Г. просила признать недействительным решение Роспатента от 20.11.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516043, обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 26.07.2017.

В судебном заседании представитель заявителя сообщил суду, что между ним и третьим лицом по настоящему делу заключено соглашение от 01.03.2018, согласно которому истец, как правообладатель спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 516043 предоставляет третьему лицу право использования спорного товарного знака на территории г. Ухта по лицензионному договору, при условии отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязании его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения, с последующим восстановлением правовой охраны товарного знака, в связи с ходатайством Воробьевой Е.Г. об отзыве возражения.

Представитель Роспатента пояснил суду о том, что ему известны последствия представления заявителем в суд указанного соглашения.

Третье лицо подтвердило позицию заявителя по делу о заключении между ними соглашения об урегулировании спора от 01.03.2018.

Как следует из материалов дела, на основании поданной в Роспатент заявки N 2012732617 (с приоритетом от 18.09.2012) на имя общества "Акварель" был зарегистрирован словесный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 516043 в отношении товаров 31-го и услуг 39-го классов МКТУ.

В результате договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 10.04.2017 за N РД0220409, исключительное право на товарный знак по свидетельству N 516043 в отношении всех товаров и услуг было передано индивидуальному предпринимателю Лазаревой А.А.

Индивидуальный предприниматель Воробьева Е.Г. 26.07.2017 обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516043 в связи с тем, что, по мнению указанного лица, регистрация спорного товарного знака произведена с нарушением требований пунктов 3 и 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку названный товарный знак сходен до степени смешения с коммерческим обозначением истца, возникшим ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Решением Роспатента от 20.11.2017 возражение предпринимателя Воробьевой Е.Г. удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 516043 признано недействительным полностью как несоответствующее требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд по интеллектуальным правам, исследовав материалы дела, заслушав доводы представителей заявителя и органа, принявшего оспариваемый акт, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 названного Кодекса, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Частью 4 названной статьи установлено, что заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Учитывая дату обращения заявителя с настоящим заявлением в Суд по интеллектуальным правам (25.12.2017), срок, установленный законом для обращения в суд для оспаривания ненормативного правового акта, заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативного акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Исходя из компетенции Роспатента, установленной Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, рассмотрение возражения на решение о государственной регистрации товарного знака и принятие по его результатам решения находится в рамках полномочий Роспатента.

Как разъяснено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29), при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.09.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявок).

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в отношении однородных товаров в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Роспатент в оспариваемом решении пришел к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и коммерческое обозначение третьего лица являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому признакам, в связи с чем признал их сходными до степени смешения в целом.

Кроме того, в результате сопоставления перечней товаров и услуг, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак, Роспатент пришел к выводу о том, что они однородны деятельности, осуществляемой третьим лицом.

Между тем, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в материалы дела от заявителя и третьего лица, поступило соглашение от 01.03.2018 (а именно предварительный договор о заключении лицензионного договора о предоставлении права на использование товарных знаков N 516043, N 586496), заключенное между индивидуальными предпринимателями Лазаревой А.А. и Воробьевой Е.Г., подписанное ими лично, и направленное на урегулирование спора.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе" (далее - Постановление N 50), при рассмотрении дел об оспаривании решений федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что правовая охрана товарному знаку предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пунктами 2, 4 и 6, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее. Если указанное согласие соответствующего лица (в том числе привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора) получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между стороной спора и этим лицом, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Вместе с тем данное согласие (соглашение) является применительно к положениям статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации результатом примирения стороны по делу и лица, согласие которого на предоставление правовой охраны товарному знаку необходимо в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В соответствии с частью 2 и пунктом 3 части 5 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 Постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 той же статьи указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

С учетом изложенных норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и разъяснений высших судебных инстанций Суд по интеллектуальным правам, принимая во внимание представление непосредственно в суд соглашения о сосуществовании и соглашения об урегулировании спора, приходит к выводу о том, что решение Роспатента от 20.11.2017 об удовлетворении возражения индивидуального предпринимателя Воробьевой Е.Г. о признании недействительной предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516043 подлежит признанию недействительным с одновременным обязанием Роспатента повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Воробьевой Е.Г. от 26.07.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516043.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в абзаце шестом пункта 33 Постановления N 50, при отмене решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против отказа в государственной регистрации товарного знака судебные расходы по делу применительно к части 1 статьи 111 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на лицо, получившее согласие после принятия оспариваемого решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.11.2017 об удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516043.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение индивидуального предпринимателя Воробьевой Елены Геннадьевны, поступившее 26.07.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 516043.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

Н.Н. Погадаев