Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2018 г. N С01-188/2018 по делу N А56-13978/2017 Постановление апелляционного суда об отказе в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки отменено, дело передано на новое рассмотрение, поскольку суд не оценил довод ответчика об исчерпании прав на товарные знаки истца

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 апреля 2018 г. N С01-188/2018 по делу N А56-13978/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 24 апреля 2018 года.

Мотивированный судебный акт изготовлен 28 апреля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Снегура А.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "Производственное объединение "Завод имени Серго" (ул. Привокзальная, д. 4, г. Зеленодольск, Республика Татарстан, 422546, ОГРН 1111673003276) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2017 по делу N А56-13978/2017 (судьи Третьякова Н.О., Дмитриева И.А., Лущаев С.В.)

по иску акционерного общества "Производственное объединение "Завод имени Серго" к обществу с ограниченной ответственностью "Центрхолод" (ул. Растанная, д. 17, Санкт-Петербург, 192007, ОГРН 1137847168216) о взыскании 35 533 332 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "Производственное объединение "Завод имени Серго" - Сабитов Т.И. (по доверенности от 29.01.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Центрхолод" - Гринев А.А. (по доверенности от 22.11.2017), Родионов М.Ю. и Усков В.В. (по общей доверенности от 24.03.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

акционерное общество "Производственное объединение "Завод имени Серго" (далее - общество "ПОЗиС") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Центрхолод" (далее - общество "Центрхолод") о взыскании 35 533 332 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 352783 и 477548.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 09.06.2017 исковые требования общества "ПОЗиС" удовлетворены частично: с общества "Центрохолод" взыскан 1 000 000 руб. компенсации, а также 5 682 руб. возмещения расходов по оплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2017 решение суда первой инстанции отменено, в иске общества "ПОЗиС" отказано полностью. Кроме того, с последнего в пользу общества "Центрохолод" взыскано 3 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Общество "ПОЗиС" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на указанное постановление апелляционного суда, в которой, указывая на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции фактическим обстоятельствам дела, а также на неправильное применение норм материального права, просит постановление апелляционного суда отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции.

В частности, общество "ПОЗиС" указывает на ошибочность вывода апелляционного суда о правомерном использовании обществом "Центрохолод" спорного обозначения на сайте en-med.ru (при адресации на него из поисковой системы) вследствие исчерпания права, полагая, что оснований для применения положений статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к спорным правоотношениям не имелось.

Также заявитель кассационной жалобы оспаривает вывод апелляционного суда о недопустимости определения размера компенсации за незаконное использование товарного знака на основании оценки стоимости права его использования.

В судебном заседании представитель общества "ПОЗиС" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Общество "Центрохолод" в отзыве и письменных пояснениях, а также его представители в ходе судебного заседания доводы, изложенные в кассационной жалобе, оспорили, просили оставить постановление апелляционного суда без изменения, считая его законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражении на нее.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество "ПОЗиС" является правообладателем товарных знаков "" по свидетельству Российской Федерации N 352783 и "" по свидетельству Российской Федерации N 477548, зарегистрированных, в том числе в отношении товара "холодильная техника" 11-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество "ПОЗиС" обнаружило, что принадлежащий ему товарный знак используется без его разрешения обществом "Центрохолод" путем размещения в сервисе "Яндекс.Директ" рекламного объявления, содержащего текст "фарм холодильник Позис" (указанный текст находится в рекламной ссылке, является частью рекламного объявления, входит в его содержание и демонстрируется пользователям).

Общество "ПОЗиС" 14.01.2016 обратилось в Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу с заявлением о пресечении недобросовестной конкуренции со стороны общества "Центрохолод" и привлечении последнего к административной ответственности. В обоснование заявления общество "ПОЗиС" представило в антимонопольный орган нотариальный протокол осмотра доказательств в сети Интернет от 14.12.2015.

В ходе проведения проверки антимонопольным органом было выявлено, что используемые обществом "Центрохолод" словесные обозначения сходны до степени смешения с товарными знаками общества "ПОЗиС" и нарушают исключительные права последнего, в связи с чем антимонопольным органом 08.04.2016 вынесено предупреждение обществу "Центрохолод" о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Письмом от 06.05.2016 N 0506-16 общество "Центрохолод" проинформировало антимонопольный орган о выполнении предписания и устранении нарушения антимонопольного законодательства.

Общество "ПОЗиС" 27.01.2017 направило в адрес общества "Центрохолод" претензию с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки, которая оставлена обществом "Центрохолод" без ответа.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "ПОЗиС" в арбитражный суд с иском о взыскании с общества "Центрохолод" компенсации за нарушение исключительных прав на указанные товарные знаки, исчисленной в двукратном размере рыночной стоимости неисключительного права использования товарного знака, определенного за 2015 год оценщиком - обществом с ограниченной ответственностью "АУДЭКС".

В обоснование своих требований общество "ПОЗиС" представило: нотариальные протоколы осмотра доказательств в сети Интернет, в том числе сайта en-med.ru от 13.10.2015, от 14.10.2015, от 12.01.2016 и от 26.02.2016, а также отчет оценщика от 13.09.2016 N 5682.

Удовлетворяя исковые требования общества "ПОЗиС" частично, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности истцом факта обладания исключительными правами на вышеуказанные товарные знаки и факта использования ответчиком указанных товарных знаков либо обозначений, сходных с ними до степени смешения. В то же время суд первой инстанции констатировал недоказанность ответчиком правомерности использования товарных знаков истца, отклонив довод общества "Центрохолод" об использовании спорных обозначений при реализации продукции самого истца, введенной им в оборот и приобретенной ответчиком у дистрибьюторов общества "ПОЗиС".

Так, как указал суд первой инстанции, ответчик использовал товарный знак истца для продвижения продукции иного производителя, поскольку при переходе по ссылке с названием POZIS открывалась интернет-страница с продукцией другого производителя холодильников, что является недобросовестным использованием товарного знака и введением в заблуждение покупателей.

Какие-либо договоры с владельцем товарных знаков либо его лицензиатом отсутствуют, письменное разрешение владельца товарных знаков на предложение к продаже его продукции ответчиком не представлено, тогда как предложение к продаже - вид деятельности, в отношении которого, в том числе, истцом зарегистрирован товарный знак. В частности, как указал суд первой инстанции, ответчик не представил договоры или иные документы в доказательство того факта, что он реализует либо бывшие в употреблении холодильники, то есть такие, которые уже находятся в обороте в отсутствие возражений владельца товарного знака, либо холодильники, закупленные ответчиком у истца либо его лицензиата, что позволяло бы ответчику осуществлять дальнейшую реализацию этого товара в соответствии со статьей 1487 ГК РФ.

При проверке заявленного истцом размера компенсации суд первой инстанции посчитал отчет оценщика от 13.09.2016 N 5682 неотносимым доказательством, поскольку метод, примененный оценщиком, предполагает осуществление аналогичных с правообладателем видов деятельности, в то время как ответчик в отличие от истца, не осуществляет производство, рекламу, продвижение соответствующих товаров, а осуществляет только предложение к продаже отдельных товаров в незначительном объеме. С учетом этого суд первой инстанции констатировал необоснованность заявленной истцом к взысканию с ответчика компенсации и посчитал соразмерной характеру нарушения компенсацию в размере 1 000 000 руб.

При этом суд отклонил довод ответчика относительно размера компенсации, основанный на стоимости неисключительной лицензии по заключенному обществом "ПОЗиС" со своим контрагентом договору, поскольку установил, что лицензионный договор заключен с аффилированным лицом, а ответчик таким лицом не является, как следствие, представленный в материалах дела лицензионный договор не может быть принят за основу для расчета компенсации.

Апелляционный суд по результатам рассмотрения апелляционных жалоб истца и ответчика пришел к выводу об ошибочности вывода суда первой инстанции о недоказанности ответчиком правомерности использования товарных знаков истца.

Как указал суд апелляционной инстанции, в спорном случае имел место принцип исчерпания права. Ответчиком представлены договоры поставки, заключенные с обществом с ограниченной ответственностью "Белар" (далее - общество "Белар") и закрытым акционерным обществом "Фарм-Инвест" (далее - общество "Фарм-Инвест"), и товарные накладные, из которых следует, что общество "Центрхолод" приобрело у указанных лиц холодильники ПОЗИС. При этом общество "Белар" и общество "Фарм-Инвест" согласно сайту истца, являются его официальными дилерами. Таким образом, имеет место использование спорного обозначения на оригинальной холодильной продукции истца, введенной в оборот с его согласия.

Кроме того, суд апелляционной инстанции посчитал, что истцом не доказан размер компенсации, предъявленный ко взысканию.

Так, апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о неотносимости отчета оценщика от 13.09.2016 N 5682, поскольку стоимость товарных знаков в указанном отчете рассчитана путем применения рекомендуемой ставки роялти к выручке истца от всей реализации холодильной техники, а не от фармацевтических холодильников. Как следствие, из названного отчета не может быть определена цена, которая при сравниваемых обстоятельствах, обычно взимается за неправомерное использование товарного знака.

Как указал апелляционный суд, исходя из положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, отчет оценщика не может быть положен в основу определения размера компенсации за нарушение прав на товарные знаки истца и фактически является не относимым доказательством по настоящему делу.

Кроме того, суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что норма подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, будучи избранной истцом в качестве способа защиты нарушенного права, не предполагает возможности изменения суммы компенсации по усмотрению суда произвольно. В данном случае, поскольку размер заявленной истцом компенсации не подтвержден материалами дела, то у суда первой инстанции, исходя из заявленных обществом "ПОЗиС" требований, основанных на указанном способе расчета, отсутствовали правовые основания для снижения размера компенсации.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно нее.

Судебная коллегия установила, что сторонами в суде кассационной инстанции не оспаривается принадлежность обществу "ПОЗиС" исключительных прав, в защиту которых был заявлен иск, а также факт использования ответчиком спорного обозначения в сети Интернет, как следствие, в соответствующей части обжалуемое постановление апелляционного суда судом кассационной инстанции не проверяется.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства судом на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также проверяется соблюдение судами норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав пояснения представителей истца и ответчика, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

Исходя из предмета и оснований исковых требований, судами верно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а именно: статьи 1229, 1477, 1481 и 1484 ГК РФ, устанавливающие, что правообладателю зарегистрированного в установленном законом порядке товарного знака принадлежит исключительное право на соответствующее средство индивидуализации товаров и услуг, в силу которого никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Использование товарного знака иными лицами без разрешения правообладателя является в соответствии со статьей 1515 ГК РФ основание для взыскания компенсации.

В то же время согласно статье 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Как указывалось выше, суд первой инстанции отклонил доводы ответчика, основанные на приведенной норме об исчерпании права, установив на основании представленных истцом нотариальных протоколов осмотра доказательств в сети Интернет от 13.10.2015, от 14.10.2015, от 12.01.2016 и от 26.02.2016, что спорное обозначение использовалось ответчиком для продвижения продукции иного производителя. Так, как установил суд первой инстанции, при переходе по ссылке с обозначением POZIS открывалась интернет-страница с продукцией другого производителя холодильников ("Енисей"). Данное обстоятельство, по мнению суда первой инстанции, свидетельствует о том, что товарные знаки истца использовались ответчиком для рекламы и продвижения товара, аналогичного товару, для обозначения которых зарегистрированы товарные знаки истца. Иными словами, спорные обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, использовались ответчиком для продвижения конкурирующего товара иного производителя, что, в том числе вводило потребителей в заблуждение относительно производителя товара.

Суд апелляционной инстанции, напротив, согласился с доводом ответчика о том, что в данном случае имело место исчерпание права, исключающее в силу статьи 1487 ГК РФ в действиях ответчика по реализации оригинальной продукции истца признаков нарушения исключительных прав общества "ПОЗиС" на товарные знаки.

Коллегия судей кассационной инстанции соглашается с выводом суда апелляционной инстанции и аргументацией ответчика, приведенной в отзыве на кассационную жалобу и письменных пояснениях, представленных представителями ответчика в ходе судебного заседания, согласно которым реклама и предложение к продаже продукции истца, маркированной самим истцом принадлежащими ему товарными знаками, приобретенной ответчиком у официальных дилеров (дистрибьютеров) истца, не является деликтом, влекущим ответственность продавца такой продукции перед ее производителем, являющимся правообладателем средства индивидуализации товаров.

Вместе с тем суд кассационной инстанции соглашается и с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что из обжалуемого постановления не следует, что апелляционным судом был опровергнут основанный на исследовании нотариальных протоколов осмотра доказательств от 13.10.2015, от 14.10.2015, от 12.01.2016 и от 26.02.2016 вывод суда первой инстанции, согласно которому на сайте en-med.ru нет сведений, относящихся к холодильному оборудованию истца - фармацевтическим холодильникам POZIS/ПОЗИС. Как следствие, нет оснований для вывода об исчерпании права на товарные знаки истца.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Несмотря на это, апелляционный суд, фактически соглашаясь с аргументами ответчика о том, что на указанном сайте рекламируются и предлагаются к продаже фармацевтические холодильники, в том числе и произведенные обществом "ПОЗиС", информация о которых была приведена в разделе сайта, посвященном каталогу товаров, не проверил наличие документального подтверждения доводов ответчика в материалах дела. Так, соответствующие выводы апелляционного суда не обусловлены ссылками на упомянутые нотариальные протоколы осмотра доказательств, фиксирующие факт использования ответчиком товарных знаков истца либо обозначений, сходных с ними до степени смешения.

Приведенные в отзыве и письменных пояснениях на кассационную жалобу, а также озвученные в ходе судебного заседания кассационной инстанции доводы ответчика о том, что истец намерено при осмотре нотариусом сайта en-med.ru не зафиксировал содержание размещенного на сайте каталога продукции, коллегией судей отклоняется.

Как справедливо указал суд апелляционной инстанции в обжалуемом постановлении, в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации именно ответчику, ссылавшемуся на принцип исчерпания права, надлежало доказать соответствующие обстоятельства, представив в материалы дела надлежащие доказательства.

Отсутствие в протоколах осмотра нотариуса информации о разделах сайта, которая, по мнению общества "Центрохолод", могла бы подтвердить его правоту, не являлось препятствием к представлению ответчиком дополнительных доказательств, отражающих такую информацию. Так, ответчик не был лишен права ходатайствовать перед судом, например, об осмотре архивных копий интересующих его страниц сайта en-med.ru, относимых к заявленному обществом "ПОЗиС" исковому периоду (с 13.10.2015 по 06.05.2016), либо представить надлежащим образом оформленные распечатки скриншотов таких страниц за указанный период.

Вопреки этому, из материалов дела не усматривается, что ответчиком в судах первой и апелляционной инстанций представлялись доказательства того, что в спорный период на указанном сайте с использованием спорных обозначений рекламировалась и предлагалась к продаже продукция истца.

При этом суд кассационной инстанции обращает внимание, что соответствующие декларативные утверждения ответчика оспаривались истцом, настаивавшим, что на указанном сайте до февраля 2016 года не имелось информации о фармацевтических холодильниках POZIS/ПОЗИС.

Также суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что, соответствующие доводы ответчика, приведенные в отзыве на кассационную жалобу, носят противоречивый характер, поскольку, как было установлено судами, общество "Центрохолод" информировало антимонопольный орган о выполнении его предписания и об устранении вменяемых ему, в том числе в рамках настоящего дела, правонарушений, связанных с использованием товарных знаков общества "ПОЗиС", лишь письмом от 06.05.2016 N 0506-16, что и обуславливало определение обществом "ПОЗиС" искового периода в рамках настоящего дела с 13.10.2015 по 06.05.2016.

Кроме того, апелляционный суд, указывая на представленные ответчиком договоры поставки, заключенные им с обществами "Белар" и "Фарм-Инвест", и товарные накладные, как на доказательства исчерпания права истца на спорные товарные знаки, вопреки требованиям пунктов 12 и 13 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не оценил упомянутые, но не конкретизированные в обжалуемом постановлении, договоры и товарные накладные на предмет их относимости к заявленному обществом "ПОЗиС" исковому периоду.

При этом, как указывает заявитель кассационной жалобы, в трех из четырех указанных ответчиком случаях приобретения обществом "Центрохолод" холодильного оборудования у дилеров общества "ПОЗиС" покупка ответчиком единичных экземпляров продукции истца имела место задолго до момента выявления спорного правонарушения в октябре 2015 года, а именно: в 2013 и 2014 годах, а в последнем документально подтвержденном случае - после выявления факта правонарушения (в апреле 2016 года).

Указанные обстоятельства, имеющие важное значение для правильного разрешения спора, в частности, для оценки довода ответчика об исчерпании права на товарные знаки истца, не получили оценки суда апелляционной инстанции.

Коллегия судей отклоняет доводы ответчика, приведенные в отзыве на кассационную жалобу и письменных пояснениях, согласно которым суд апелляционной инстанции правомерно учел наличие доказанных ответчиком договорных отношений в 2013, 2014 и 2016 годах с дилерами (дистрибьютерами) истца, а также возможность заключения таких договоров в будущем. Данные обстоятельства не освобождают ответчика от необходимости доказывать исчерпание права на товарные знаки истца в каждом конкретном спорном случае, поскольку из положений статьи 1487 ГК РФ не следует, что разовые сделки по приобретению продукции правообладателя реабилитируют любые предшествующие или последующие действия такого лица по использованию товарных знаков истца, связанные не только с реализацией продукции истца, но и с иным использованием товарных знаков истца.

При данных обстоятельствах коллегия судей кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о несоответствии вывода суда апелляционной инстанции об исчерпании права на товарные знаки истца обстоятельствам дела, подлежащим установлению на основании собранных по делу доказательств, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены обжалуемого постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам соглашается и с доводом заявителя кассационной жалобы об ошибочности вывода апелляционного суда, согласно которому выполненная независимым оценщиком оценка стоимости права использования товарного знака не может быть положена в основу определения размера компенсации, определенной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 43.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

Вопреки выводам апелляционного суда, определение размера подлежащей взысканию компенсации на основании определенной оценщиком рыночной стоимость права использования товарных знаков не противоречит положениям статьи 1515 ГК РФ и главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Аналогичная позиция приведена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 08.02.5016 по делу N А79-3190/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 05.05.2016 N 301-ЭС16-3545 в передаче кассационной жалобы по указанному делу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации отказано).

При этом коллегия судей отмечает, что вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии доказательственного значения у упомянутого отчета оценщика был сделан безотносительно к положениям Федерального стандарта оценки "Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО N 11)", утвержденному приказом Минэкономразвития России от 22.06.2015 N 385.

Вместе с тем, Суд по интеллектуальным правам обращает внимание заявителя кассационной жалобы на то, что оценка доказательственного значения такого отчета оценщика в соответствии с критериями относимости, достоверности и достаточности доказательств относиться к компетенции инстанций, рассматривающих спор по существу, - судов первой и апелляционной инстанций и осуществляется исходя из фактических обстоятельств дела. Оценка указанного отчета и иных доказательств (лицензионного договора) на предмет установления размера компенсации не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Также суд кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание и на вывод суда апелляционной инстанции о недопустимости снижения компенсации, заявленной ко взысканию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Вне зависимости от выбранного правообладателем вида компенсации суды при определении ее размера должны учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ, подход, допускающий снижение размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следствие, вопреки выводам апелляционного суда, снижение судом первой инстанции размера взыскиваемой компенсации с более чем 35 млн. руб. до 1 млн. руб. само по себе не свидетельствует о том, что суд вышел за пределы своей компетенции, самостоятельно изменив избранный истцом порядок расчета компенсации.

Вместе с тем коллегия судей соглашается с выводом апелляционного суда о том, что такое снижение не может носить произвольного характера и должно быть надлежащим образом мотивировано.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 13.12.2016 N 28-П, на которую сослался суд апелляционной инстанции, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях:

- убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком;

- правонарушение совершено ответчиком впервые;

- использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, вышеизложенными правовыми позициями, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2017 по делу N А56-13978/2017 отменить. Дело направить в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Н.Л. Рассомагина

А.А. Снегур