Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-218/2018 по делу N СИП-12/2017 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение о государственной регистрации товарного знака и обязании его повторно рассмотреть поданное возражение, поскольку в решении Роспатента отсутствует комплексный анализа сходства товарных знаков и вывода о сходстве на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 мая 2018 г. N С01-218/2018 по делу N СИП-12/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 14 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 мая 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 по делу N СИП-12/2017 (судьи Кручинина Н.А., Васильева Т.В., Погадаев Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ЛАМИЛЬЁРЕ" (ул. Мытная, д. 28, стр. 3, пом. 2, комн. 5, Москва, 119049, ОГРН 1167746516651) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 20.07.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014718789 и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности зарегистрировать обозначение по заявке N 2014718789 в качестве товарного знака.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ИТААЛЛА" (ул. Новослободская, д. 26, стр. 1, Москва, 127055, ОГРН 1147746527213) и иностранная компания FASHION TRADE S.R.L. (Via Della Marta, 1, 00199, Roma, Italia).

В судебном заседании приняла участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Гибер В.И. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-503/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЛАМИЛЬЁРЕ" (далее - общество "ЛАМИЛЬЁРЕ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 20.07.2016 на решение Роспатента от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014718789 и об обязании Роспатента зарегистрировать обозначение по данной заявке в качестве товарного знака.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "ИТААЛЛА" (далее - общество "ИТААЛЛА") и иностранная компания - FASHION TRADE S.R.L. (далее - компания).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 требование удовлетворено частично: решение Роспатента от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 20.07.2016 на решение Роспатента от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014718789 признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); в удовлетворении требования об обязании Роспатента зарегистрировать обозначение по заявке N 2014718789 в качестве товарного знака отказано; суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 20.07.2016.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и нарушение норм процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит решение суда от 23.01.2018 отменить и передать дело на новое рассмотрение.

В кассационной жалобе Роспатент выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о том, что решение от 11.10.2016 принято без анализа сходства обозначения, заявленного на регистрацию, и противопоставленного товарного знака на основе восприятия не отдельных элементов, а обозначений в целом (общего впечатления).

По утверждению Роспатента, вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств известности фамилии Феллини российскому потребителю не соответствует фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам.

Роспатент отмечает, что в решении суда не содержится конкретизированных выводов о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения.

Кроме того, Роспатент обращает внимание на отсутствие оснований для вывода о том, что товарный знак по международной регистрации N 571589 не используется его правообладателем, так как, по мнению

Роспатента, данный вопрос может быть решен исключительно при рассмотрении соответствующего заявления в порядке статьи 1486 ГК РФ.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил о ее удовлетворении.

Общество "ЛАМИЛЬЁРЕ", общество "ИТААЛЛА" и компания, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе посредством публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам в силу части 4 статьи 63 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказано в признании полномочий Золотых Н.И. и Кураповой А.Г. на представление интересов общества "ЛАМИЛЬЁРЕ". Согласно доверенности от 29.06.2016, представленной Золотых Н.И. и Кураповой А.Г. в судебное заседание, пределы их полномочий ограничены представлением интересов общества "ЛАМИЛЬЁРЕ" в Роспатенте в отношении подачи и рассмотрения возражения на решение, принятого по результатам экспертизы обозначения по заявке N 2014718789, а также представлением интересов названного общества при рассмотрении дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 571589 в арбитражных судах. Полномочия по оспариванию в судебном порядке каких-либо ненормативных правовых актов государственных органов, в частности решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения от 20.07.2016 на решение Роспатента от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014718789, в представленной доверенности отсутствуют.

Подлинник иной доверенности, подтверждающий полномочия Золотых Н.И. и Кураповой А.Г. на представление интересов общества "ЛАМИЛЬЁРЕ" в делах по оспариванию ненормативных правовых актов государственных органов, президиуму Суда по интеллектуальным правам не представлен, что и явилось основанием для отказа в признании полномочий указанных лиц на представление интересов этого общества при рассмотрении кассационной жалобы на принятый судебный акт.

По аналогичным основаниям президиум Суда по интеллектуальным правам не принимает во внимание поступивший 10.05.2018 в канцелярию суда отзыв на кассационную жалобу, подписанный Кураповой А.Г., без подтверждения наличия соответствующих полномочий на представление интересов общества "ЛАМИЛЬЁРЕ".

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 05.06.2014 общество "ИТААЛЛА" подало в Роспатент заявку N 2014718789 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения в отношении товаров 18-го ("альпенштоки; бумажники; визитницы [картодержатели]; вожжи; гарнитуры сбруйные; детали для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; зонты; зонты солнечные; изделия шорно-седельные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; кейсы из кожи или кожкартона; клапаны кожаные; кнуты; кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи или кожкартона; коробки из фибры; ящики из фибры; сундуки из фибры; кошельки из металлических колечек; кошельки; портмоне; крепления для седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей; намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; оболочки колбасные; одежда для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; папки для нот; перевязи для ношения ребенка; беби-слинги; пленка газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для верховой езды; подковы; подпруги кожаные; покрывала [меха]; попоны для лошадей; портупеи кожаные; портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные]; ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или солнечных зонтов; стремена; сумки; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные; портпледы; сумки дорожные; сумки женские; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; сумки пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах; сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; сундуки дорожные; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской сбруи; трости; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; удила [сбруя конская]; уздечки [конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хлысты; хомуты для лошадей; чемоданы [багаж]; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов; шевро; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; конская сбруя и шорные изделия; шоры [сбруя конская]; ягдташи [охотничьи аксессуары]"), 25-го ("апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники съемные; воротники; пелерины [одежда]; вставки для рубашек; вуали [одежда]; головные уборы; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны [одежда]; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; леггинсы [штаны]; ливреи; лифы; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; саронги; сарафаны; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [одежда]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты") и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Роспатентом 21.03.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ; в отношении товаров 18-го, 25-го и части услуг 35-го класса МКТУ в государственной регистрации заявленного обозначения отказано ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

От общества "ЛАМИЛЬЁРЕ" и общества "ИТААЛЛА" в Роспатент 20.07.2016 поступило возражение на решение Роспатента от 21.03.2016 в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 18-го и 25-го классов МКТУ, мотивированное доводами, аналогичными доводам, изложенным в заявлении, поданном в суд.

В обоснование права на подачу возражения общество "ЛАМИЛЬЁРЕ" указало на то, что 11.07.2016 в Роспатент подано заявление от общества "ИТААЛЛА" о совершении юридически значимого действия - передаче прав по заявке N 2014718789 на имя общества "ЛАМИЛЬЁРЕ".

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом 11.10.2016 принято решение об отказе в его удовлетворении и оставлении в силе решения Роспатента от 21.03.2016 в связи с несоответствием заявленного на регистрацию обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ вследствие его сходства до степени смешения с комбинированным товарным знаком по международной регистрации N 571589 , зарегистрированным на имя компании и имеющим более раннюю дату приоритета.

Не согласившись с решением Роспатента от 11.10.2016, общество "ЛАМИЛЬЁРЕ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе материалы административного дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявленные обществом "ЛАМИЛЬЁРЕ" требования подлежат удовлетворению частично, а именно: решение Роспатента от 11.10.2016 об отказе в удовлетворении возражения от 20.07.2016 на решение Роспатента от 21.03.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2014718789 признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 ГК РФ; в удовлетворении требования об обязании Роспатента зарегистрировать обозначение по заявке N 2014718789 в качестве товарного знака отказано; суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 20.07.2016.

Необоснованность оспариваемого ненормативного правового акта и его несоответствие пункту 6 статьи 1483 ГК РФ мотивирована судом первой инстанции тем, что в решении Роспатента отсутствует анализ сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака на основе восприятия обозначений в целом (общего впечатления), что затрагивает права общества "ЛАМИЛЬЁРЕ", поскольку без достаточных к тому оснований делает невозможным предоставление правовой охраны заявленному на регистрацию обозначению в части отказа в удовлетворении возражения в отношении товаров 18-го и 25-го классов МКТУ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав представителя Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы Роспатента.

С учетом даты подачи заявки N 2014718789 (05.06.2014) и даты подачи обществом "ЛАМИЛЬЁРЕ" и обществом "ИТААЛЛА" возражения (20.07.2016) законодательство, применимое для оценки его охраноспособности, включает в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных пункте 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил N 32 при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Определение степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений предусмотрено подпунктами 14.4.2.2-14.4.2.4 Правил N 32.

Подпунктом 14.4.2 Правил N 32 установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом подпункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Подпунктом "а" подпункта 14.4.2.2 Правил N 32 предусмотрено, что звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил N 32 комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Суд первой инстанции, оценив сравниваемые обозначения с точки зрения их визуального сходства, установил, что Роспатентом не принято во внимание то, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Довод заявителя кассационной жалобы о несогласии с названным выводом суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не принимается.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое они производят (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суд первой инстанции в обжалуемом судебном акте указал, что Роспатент при установлении сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака сосредоточился на сравнении отдельного словесного элемента "FELLINI", тогда как прежде всего должен был исходить из восприятия обозначений в целом (общего впечатления) рядовым потребителем.

В частности, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

По результатам комплексного анализа обозначений суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки имеют совершенно разное зрительное впечатление.

Данный вывод суда первой инстанции согласуется с правовыми позициями высших судебных инстанций, сформулированными в определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 N 310-ЭС15-12683 и постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06.

Признавая решение Роспатента недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, суд первой инстанции исходил из того, что из названного решения не следует, на основании каких положений и признаков Роспатент оценивал визуальные отличия сравниваемых обозначений и к каким выводам пришел в результате анализа изобразительных элементов этих обозначений, и не усматривается и анализ противопоставленного товарного знака, в результате которого Роспатент пришел к выводу о том, что именно его словесный элемент является сильным, доминирующим.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции установил, что Роспатент при установлении сходства заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленного товарного знака сосредоточился на сравнении отдельного словесного элемента "FELLINI", тогда как прежде всего должен был исходить из восприятия обозначений в целом (общего впечатления) рядовым потребителем.

Судом первой инстанции отмечено, что вывод Роспатента о том, что словесный элемент "FELLINI" определяет запоминание сравниваемых обозначений благодаря известности итальянской фамилии Феллини сделан в отсутствие доказательств, на основании которых он пришел к выводу об известности и легкой запоминаемости данной фамилии рядовому потребителю.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств известности фамилии Феллини российскому потребителю не соответствует фактическим обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам.

Делая соответствующий вывод, суд первой инстанции исходил из того, что решение Роспатента от 11.10.2016 не содержит ссылок на конкретные доказательства, из которых следовало, что именно эти доказательства позволили прийти к соответствующим выводам. Убеждение Роспатента в том, что такие доказательства находятся в материалах административного дела, не восполняет порочность принятого им решения. Каких-либо доказательств, подтверждающих возможность возникновения у потребителей товаров 18-го и 25-го классов МКТУ связи между этими товарами и распространенной итальянской фамилией Феллини Роспатентом в материалы дела не представлены.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что словесный элемент "FELLINI" воспроизводит фамилию режиссера Федерико Феллини, известность которого является общеизвестным фактом, президиумом Суда по интеллектуальным правам не принимается, поскольку указанный довод не был основанием для принятия Роспатентом оспариваемого ненормативного акта.

На восьмом и девятом листах заключения, являющегося приложением к оспариваемому решению Роспатента, указано на известную распространенность итальянской фамилии Феллини, но не на воспроизведение заявленным обозначением фамилии известного режиссера Федерико Феллини.

Роспатентом в кассационной жалобе также указывается на то, что известность итальянского режиссера Федерико Феллини является общеизвестным фактом.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что ассоциативные связи, возникающие в отношении обозначений и оцениваемые при предоставлении правовой охраны товарным знакам, проверяются в отношении конкретных товаров, для которых испрашивается правовая охрана.

При этом Роспатентом не подтверждено, что для средних потребителей именно тех товаров, для которых испрашивается правовая охрана, Федерико Феллини является известным итальянским режиссером и именно с ним ассоциируется словесный элемент "FELLINI".

В отношении довода, изложенного в кассационной жалобе, о том, что решение суда не содержит конкретизированных выводов о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что ввиду отсутствия в решении Роспатента комплексного анализа сходства товарных знаков и вывода о сходстве на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), у суда первой инстанции отсутствовала возможность проверить соответствующие выводы Роспатента.

В отношении довода, изложенного в кассационной жалобе Роспатента, о том, что основания для вывода о том, что товарный знак по международной регистрации N 571589 не используется его правообладателем, отсутствуют, так как, по мнению Роспатента, данный вопрос может быть решен исключительно при рассмотрении соответствующего заявления в порядке статьи 1486 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующие.

В силу подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2017 по делу N СИП-694/2016 и от 19.01.2018 по делу N СИП-256/2017.

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака.

В связи с этим неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака может быть учтено как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения оспариваемого и неиспользуемого противопоставленного товарных знаков (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей), а следовательно, данное обстоятельство является существенным для настоящего дела.

Аналогичный правовой подход изложен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2016 по делу N СИП-146/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.04.2017 N 300-ЭС17-2229 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Ссылка заявителя кассационной жалобы о том, что обществом "ЛАМИЛЬЁРЕ" не были представлены судебные акты, подтверждающие досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака президиумом Суда по интеллектуальным правам не принимается, поскольку суд первой инстанции при рассмотрении настоящего спора учитывал фактическое процессуальное поведение правообладателя товарного знака по международной регистрации N 571589, его отсутствие как по месту регистрации юридического лица, так и по адресу, указанному в свидетельстве о регистрации товарного знака, равно как и отсутствие доказательств вероятности смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителей.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения, дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Поскольку Роспатентом были допущены существенные нарушения процедуры рассмотрения возражения в административном порядке, суд первой инстанции, учитывая разъяснения, приведенные в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", правомерно обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение.

Ввиду того, что Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, вопрос о распределении соответствующих судебных расходов не рассматривается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 23.01.2018 по делу N СИП-12/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов