Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2018 г. по делу N СИП-112/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака и не представлены доказательства его правомерного неиспользования, в то время как истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 июля 2018 г. по делу N СИП-112/2018
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей - Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Макаренко М.В., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Долфин" (пер. Михайловский, д. 4А, лит. Б, пом. 19, Санкт-Петербург, 198095, ОГРН 1089847148478) к обществу с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Долфин" (ул. Мебельщиков, д. 83, г. Березовской, Свердловская обл., 623700, ОГРН 1036602654780) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "DОЛФИН" по свидетельству Российской Федерации N 239005 в отношении всех товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие:

от истца - Здор С.В. (по доверенности от 23.05.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Долфин" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Долфин" о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "DОЛФИН" по свидетельству Российской Федерации N 239005 в отношении всех товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

До судебного заседания от Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан поступило письмо в ответ на судебный запрос Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2018, касающийся адреса места нахождения ответчика, согласно которому адресом места нахождения ответчика является: улица Мебельщиков, дом 83, город Березовской, Свердловская область, 623700.

Учитывая, что судебные акты по настоящему делу, в том числе определение о принятии искового заявления (заявления) к производству и о назначении предварительного судебного заседания от 21.02.2018, направлялись ответчику по вышеуказанному адресу, в соответствии с положениями части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик считается извещенным надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Кроме того, сведения о времени и месте проведения судебного заседания заблаговременно опубликованы в сети "Интернет" в Картотеке арбитражных дел (http://arbitr.ru) и на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru), что свидетельствует о том, что у ответчика было достаточно времени для ознакомления с материалами настоящего дела, подготовкой правовой позиции и направления своего представителя для участия в судебном заседании.

Вместе с тем, третье лицо, также извещенное о времени и месте проведения судебного заседания, своего представителя в судебное заседание не направило. Однако в ранее представленном отзыве Роспатент просил рассмотреть настоящее дело в отсутствие своего представителя.

До судебного заседания от Роспатента также поступили копии материалов административного делопроизводства по заявке N 2001708296 на регистрацию товарного знака.

В порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается судом в отсутствии представителей ответчика и третьего лица.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования.

Как следует из материалов дела и установлено судом, словесному товарному знаку "DОЛФИН" по свидетельству Российской Федерации N 239005 с датой приоритета от 21.03.2001, зарегистрированному на имя общества с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Долфин" 21.02.2003, предоставлена правовая охрана, в том числе в отношении товаров 3-го: "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические средства; лосьоны для волос; зубные порошки, пасты." класса МКТУ.

Срок правовой охраны указанного товарного знака продлен до 21.03.2021.

Общество, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 239005 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет для товаров 3-го: "препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметические средства; лосьоны для волос; зубные порошки, пасты" класса МКТУ, обратилось в суд с вышеуказанными требованиями.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения исключительного права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Для целей статьи 1486 ГК РФ под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика-правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам, в частности, могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Указанная правовая позиция находит отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13.

Кроме того, с учетом правовой позиции, изложенной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Лицо, подающее заявление о прекращении правовой охраны товарного знака, должно быть заинтересованным лицом на момент подачи такого заявления.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, должны быть установлены и доказаны следующие обстоятельства, имеющие существенное значение для дела: заинтересованность лица, подавшего заявление, и неиспользование правообладателем товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, общество является производителем мыла, чистящих, моющих и полирующих средств под торговым наименованием "Dolphin".

В подтверждение указанного обществом представлены копии свидетельств о государственной регистрации от 15.02.2016 N RU.78.01.05.015.E.000037.02.16, от 27.07.2011 N RU.78.01.05.015.E.004681.07.11, от 07.11.2011 N RU.67.CO.01.015E.005294.11.11 о соответствии продукции под торговым наименованием "Dolphin" единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, выданные Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу (л. д. 30-31, том N 1).

Кроме того, обществом 02.11.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности подана заявка N 2017746033 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом "Dolphin" в качестве товарного знака в отношении товаров 3-го: "жидкости для чистки стекол внутренних помещений (кроме ветровых стекол); мыла; препараты для удаления ржавчины при уборке внутренних помещений; растворы для очистки, применяемые для уборки внутренних помещений; пятновыводители, применяемые для уборки внутренних помещений; средства моющие, применяемые для уборки внутренних помещений; средства обезжиривающие; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья" класса МКТУ.

Проанализировав заявленное на регистрацию обозначение по заявке N 2017746033 и оспариваемый товарный знак, коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу, что они являются сходными до степени смешения.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Вышеуказанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 44 Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в том числе в пункте 42 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Спорный товарный знак представляет собой словесное обозначение "DОЛФИН", выполненное прописными буквами стандартным шрифтом, в котором первая буква "D" выполнена латиницей, а остальные буквы - кириллицей.

Обозначение по заявке N 2017746033 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента и словесного элемента. Словесный элемент состоит из двух слов - "Dolphin" и "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ", выполненных в две строчные линии. Слово "Dolphin" выполнено латиницей оригинальным шрифтом белым цветом на синем фоне, при этом первая буква слова прописная, а остальные буквы строчные. Словосочетание "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ" выполнено стандартным шрифтом синего цвета на белом фоне прописными буквами кириллицей. Изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой поле в форме арочного проема с синей заливкой, внутри которого сверху располагаются изображения волн и дельфинов, а снизу - слово "Dolphin".

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.09 N 197 (далее - Методические рекомендации) при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций). Таким образом, можно сделать вывод, что словесный элемент "Dolphin" занимает доминирующее положение в заявленном на регистрацию обозначении.

Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Вместе с тем, наличие подобия заложенных в обозначениях понятий, идей или совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение, свидетельствует о наличии смыслового (семантического) сходства (пункт 4.2.3 Методических рекомендаций) сравниваемых обозначений.

Так, в заявленном обществом на регистрацию обозначении слово "Dolphin" с английского языка переводится как "дельфин", а оспариваемый товарный знак "DОЛФИН" по сути является транслитерацией английского слова "Dolphin".

Учитывая изложенное, проанализировав сравниваемые обозначения, судебная коллегия приходит к выводу об их сходстве до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам.

При этом, как разъяснено в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Кроме того, коллегия судей пришла к выводу о том, что товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения по заявке N 2017746033, являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Согласно положениям пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судебной коллегией принято во внимание, что чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Таким образом, однородность товаров носит очевидный характер в силу общей родовой принадлежности, функционального назначения, условий реализации, круга потребителей товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана обозначения по заявке N 2017746033.

Оценив представленные в материалы доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о том, что истцом осуществлены необходимые подготовительные действия к использованию обозначения со словесным элементом "Dolphin", сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении товаров, однородных товарам 3-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и общество имеет реальное намерение использовать сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначение в своей деятельности.

Таким образом, суд признает общество заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку регистрация этого товарного знака препятствует обществу использовать в своей деятельности на территории Российской Федерации комбинированное обозначение со словесным элементом "Dolphin" в качестве собственного товарного знака в отношении товаров 3-го класса: "жидкости для чистки стекол внутренних помещений (кроме ветровых стекол); мыла; препараты для удаления ржавчины при уборке внутренних помещений; растворы для очистки, применяемые для уборки внутренних помещений; пятновыводители, применяемые для уборки внутренних помещений; средства моющие, применяемые для уборки внутренних помещений; средства обезжиривающие; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья" класса МКТУ.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Исходя из даты направления истцом предложения заинтересованного лица (01.12.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование этого товарного знака, исчисляется с 01.12.2014 по 30.11.2017 включительно.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Однако ответчик не представил возражений против предъявленного к нему иска и наличия у истца заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 239005, не представил доказательств, подтверждающих факт использования им спорного товарного знака в отношении товаров 3-го класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован.

Также не представлено доказательств, которые могли бы свидетельствовать о наличии не зависящих от правообладателя обстоятельств и уважительных причин, препятствовавших ему использовать товарный знак в исследуемый трехлетний период на территории Российской Федерации.

Между тем, отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска может быть расценено как признание им факта неиспользования товарного знака, на что, в частности, указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При указанных обстоятельствах, с учетом того, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака и не представлены доказательства его правомерного неиспользования, в то время как истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 239005 в отношении товаров 3-го класса МКТУ, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы по делу относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Долфин" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 239005 в отношении всех товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, для которых он зарегистрирован.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Мебельная фабрика "Долфин" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Долфин" 6 000 (шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев