Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2018 г. по делу N СИП-373/2017 Суд досрочно прекратил правовую охрану спорного товарного знака в отношении части товаров, поскольку ответчиком не было представлено доказательств его использования, равно как и доказательства того, что имелись объективные препятствия к такому использованию в исковой период, в то время как истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2018 г. по делу N СИП-373/2017
Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 июля 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Рассомагиной Н.Л., Снегура А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лялиной А.Е.,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску иностранного юридического лица - FOOD SERVICE S.r.l. (Via Adamello, 10 I-70022 ALTAMURA, Italy) к обществу с ограниченной ответственностью "ЛИКО-98" (1-я Северная линия, д. 7, Москва, 127204, ОГРН 1027739496080) о досрочном частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 232624 вследствие его неиспользования,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Файзуллин Э.Р. (по доверенности от 23.11.2016);

от ответчика - Шарков А.П. (на основании решения от 16.03.2018 N 22).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное юридическое лицо - FOOD SERVICE S.r.l. (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛИКО-98" (далее - общество) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 232624 в отношении товаров 29-го класса "мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые", 30-го класса "кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед", услуг 35-го класса "сбыт товаров 29-го и 30-го классов через посредников" и 42-го класса "реализация товаров 29-го и 30-го классов" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Суд первой инстанции, приняв отказ истца от заявленных требований в отношении части товаров 29-го класса "мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты, желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты" и 30-го класса "кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, пряности; пищевой лед" МКТУ и прекратив производство по делу в данной части, рассмотрел дело в отношении требований о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 29-го "овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; масла и жиры пищевые", 30-го "рис, тапиока [маниока], саго; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, соусы [приправы]" и услуг 35-го "сбыт товаров 29-го и 30-го классов через посредников" и 42-го "реализация товаров 29-го и 30-го классов" классов МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2017 заявленные требования удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана спорного товарного знака в отношении товаров "масла и жиры пищевые" 29-го класса, "рис, тапиока [маниока], саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, соусы [приправы]" 30-го класса и услуг "сбыт товаров 29-го и 30-го классов через посредников" 35-го класса МКТУ и "реализация товаров 29-го и 30-го классов" 42-го класса МКТУ; в остальной части иска отказано. Кроме того, с общества в пользу компании взыскано 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 указанное решение суда первой инстанции отменено в части досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 29-го "масла и жиры пищевые", 30-го "рис, тапиока [маниока], саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, соусы [приправы]", услуг 35-го "сбыт товаров 29-го и 30-го классов через посредников" и 42-го "реализация товаров 29-го и 30-го классов" классов МКТУ, а также в части взыскания с общества в пользу компании 6 000 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. Дело в указанной части направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, в остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Отменяя решение суда первой инстанции, президиум Суда по интеллектуальным правам указал следующее.

В нарушение положений статей 169 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении суда первой инстанции отсутствует мотивировка признания компании заинтересованной в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг; судом первой инстанции не был установлен факт оказания компанией каких-либо услуг; отсутствуют выводы о том, что спорные услуги однородны каким-либо товарам, в отношении которых суд признал компанию заинтересованной в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам соглашаясь с доводами общества, изложенными в кассационной жалобе, о недопустимости ряда письменных доказательств, представленных компанией в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, указал, что из решения суда первой инстанции следует, что вывод суда первой инстанции о наличии такой заинтересованности сделан на основании письменных доказательств, в том числе: счетов-фактур от 09.11.2016, 11.05.2017, 26.07.2017, согласно которым компанией вводились в гражданский оборот такие товары, как макароны биологические, спагетти, тортильони, лазанья из манной крупы, оливковое масло первого отжима, помидоры очищенные легко открываемые, мука пшеничная; декларации от 28.06.2013 о соответствии выпускаемой компанией продукции - макаронных изделий под торговой маркой "LORI" требованиям ГОСТ Р 51074-2003, ГОСТ Р 52378-2005, СанПиН 2.3.2.1078-01; договора поставки от 20.01.2016 N 001/15-Z, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью "Белиф" (поставщиком) и обществом с ограниченной ответственностью "САВОР" (покупателем); товарных накладных (унифицированной формы N ТОРГ-12), в том числе от 22.07.2017 N УТ-703, подтверждающих факт поставки макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, в том числе маркированных обозначением "Lori Puglia"; каталога производимой компанией продукции, содержащего предложение к продаже маркированных словесным обозначением "Lori Puglia" макаронных изделий для пищевых паст и органических макарон, готовых макаронных соусов (соус для пасты "Базилик", соус для острой пасты, соус "Маринара", оливковый соус, соус для пасты "Болоньезе", средиземноморский соус, перечный соус, соус "Путанеска", соус "Аматричана", соус "Меланзана") и оливкового масла, пшеничной муки, муки из твердых сортов пшеницы, измельченной муки из твердых сортов пшеницы, томатов очищенных консервированных готовых.

Вместе с тем указанные письменные доказательства в нарушение части 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представлены в виде незаверенных копий. Учитывая это, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что в обжалуемом судебном акте отсутствуют мотивы, по которым суд первой инстанции пришел к выводам о заинтересованности компании в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении вышеперечисленных товаров и услуг 29, 30, 35 и 42-го классов МКТУ.

Дело принято к новому рассмотрению Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Определением от 12.04.2018 на основании статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена председательствующего судьи Тарасова Н.Н. на судью Силаева Р.В. и сформирован следующий коллегиальный состав суда для рассмотрения данного дела: председательствующий судья - Силаев Р.В., судьи - Рассомагина Н.Л. и Снегур А.А.

Рассмотрение дела начато с начала.

При новом рассмотрении дела компания поддержала заявленные требования. В судебных заседаниях 26-30.06.2018 и 05.07.2018 представитель компании сообщил о неизменности заявленных требований, представил суду на обозрение оригиналы документов, свидетельствующих, по его мнению, о заинтересованности компании в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, и заверенные копии таких документов для приобщения к материалам дела.

Представитель ответчика сообщили о неизменности правовой позиции, сформированной при первоначальном рассмотрении дела.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своего представителя в судебное заседание не направил, в связи с чем дело рассмотрено в порядке статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя третьего лица.

Как следует из материалов дела, обществу на основании свидетельства Российской Федерации N 232624 принадлежит комбинированный товарный знак "" правовая охрана которому предоставлена, в том числе в отношении товаров 29-го "овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; масла и жиры пищевые", 30-го "рис, тапиока [маниока], саго; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, соусы [приправы]", услуг 35-го "сбыт товаров 29-го и 30-го классов через посредников" и 42-го "реализация товаров 29-го и 30-го классов" классов МКТУ.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Статьей 5C(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS, заключено в Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент обращения компании с иском в суд) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Применительно к приведенной норме названного Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно пункту 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29), решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Требования компании мотивированы тем, что она фактически использует в гражданском обороте, в том числе на территории Российской Федерации обозначение "LORI PUGLIA", сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, размещая его на товарах, идентичных либо однородным товарам, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак; оказывает услуги оптовой торговли с использование указанного обозначения; является правообладателем международного товарного знака со словесным обозначением "LORI PUGLIA" и претендует на расширение его правовой охраны на территорию Российской Федерации.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (30.06.2017) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, исчисляется с 30.06.2014 по 29.06.2017.

Таким образом, исходя из бремени доказывания, в рамках данного дела компания обязана подтвердить свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а общество, соответственно, - использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению с заявлением о прекращении правовой охраны.

При первоначальном рассмотрении дела Судом по интеллектуальным правам истцом в подтверждение заинтересованности в досрочном частичном прекращении правовой охраны спорного товарного знака были представлены следующие документы: выписка из официального реестра юридических лиц Торгово-Промышленной Палаты Италии, согласно которой основной экономической деятельностью компании является производство макарон, лапши, кускуса и прочей продукции из муки, а также оптово-розничная торговля; счета-фактуры от 09.11.2016, 11.05.2017 и 26.07.2017, согласно которым компанией вводились в гражданский оборот такие товары, как макароны биологические, спагетти, тортильони, лазанья из манной крупы, оливковое масло перового отжима, помидоры очищенные легко открываемые, мука пшеничная; декларация от 28.06.2013 о соответствии выпускаемой компанией продукции - макаронных изделий под торговой маркой "LORI" требованиям ГОСТ Р 51074-2003, ГОСТ Р 52378-2005, СанПиН 2.3.2.1078-01; заключенный между компанией (продавцом) и обществом с ограниченной ответственностью "Белиф" (покупателем) контракт от 19.05.2017 N 24/17-IT, а также декларация на товары N 10216110/210717/0024787, согласно которой во исполнение условий названного контракта в адрес покупателя поступили товары - макаронные изделия в ассортименте из пшеницы твердых сортов, в том числе спагетти, маркированные словесным обозначением "LORI PUGLIA"; приходный ордер от 21.07.2017, подтверждающий получение обществом с ограниченной ответственностью "Белиф" от компании макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, в том числе маркированных обозначением "Lori Puglia"; заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Белиф" (поставщиком) и обществом с ограниченной ответственностью "САВОР" (покупателем) договор поставки от 20.01.2016 N 001/15-Z, товарные накладные (унифицированные формы N ТОРГ-12) от 22.07.2017 N УТ-703, подтверждающие факт поставки макаронных изделий из твердых сортов пшеницы, в том числе маркированных обозначением "Lori Puglia"; каталог производимой компанией продукции, содержащий предложение к продаже маркированных словесным обозначением "Lori Puglia" макаронных изделий для пищевых паст и органических макарон, готовых макаронных соусов (соус для пасты "Базилик", соус для острой пасты, соус "Маринара", оливковый соус, соус для пасты "Болоньезе", средиземноморский соус, перечный соус, соус "Путанеска", соус "Аматричана", соус "Меланзана") и оливкового масла, пшеничной муки, муки из твердых сортов пшеницы, измельченной муки из твердых сортов пшеницы, томатов очищенных консервированных готовых.

С учетом указаний суда кассационной инстанции компанией при новом рассмотрении дела дополнительно были представлены заверенные копии следующих документов: контракта от 19.05.2017 N 24/17-IT, заключенного между компанией (продавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Белиф" (продавец, далее - общество "Белиф") на поставку продуктов питания; декларации на товары от 15.11.2017 N 10216100/151117/0062194 (отправитель груза - компания, получатель - общество "Белиф", товар - макаронные изделия в ассортименте) и декларации таможенной стоимости от 15.11.2017 к указанной декларации на товары; декларации на товары от 21.07.2017 N 10216110/210717/0024787 (отправитель груза - компания, получатель - общество "Белиф", товар - макаронные изделия в ассортименте) и декларации таможенной стоимости от 21.07.2017 к указанной декларации на товары; приходного ордера от 15.11.2017 N УТ-1256 (об оприходовании обществом "Белиф" макаронных изделий "Lori Puglia" в ассортименте, поставленных компанией); договора поставки от 20.01.2016 N 001/15-Z между обществом "Белиф" (поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью "Савор" (покупатель, далее - общество "Савор") на поставку продуктов питания и иных товаров; товарной накладной от 16.11.2017 N УТ-991 (поставщик - общество "Белиф", грузополучатель - общество "Савор") на поставку, в том числе макаронных изделий "Lori Puglia" в ассортименте; счета-фактуры от 16.11.2017 N УТ-758 (продавец - общество "Белиф", покупатель - общество "Савор"); счетов от 04.06.2015 N 294, от 15.02.2017 N 93, от 10.04.2018 N 204, от 31.05.2018 N 310; каталога продукции; этикеток соусов в ассортименте; сведений из реестра ВОИС по международной регистрации N 1248798; уведомления Роспатента о временном отказе в расширении правовой охраны международного товарного знака компании N 1248789 на территории Российской Федерации, мотивированного существованием спорного товарного знака общества.

А также обществом представлено письмо единственного директора компании Терезы Минтроне (Teresa Mintrone) о подтверждении полномочий Лоренцо Лоиццо (Lorenzo Loizzo) на право подписание контракта от 19.05.2017 N 24/17-IT с приложением нотариально заверенных распечаток электронных документов: счетов от 04.06.2015 N 294, от 10.04.2018 N 204, от 31.05.2018 N 310, от 03.05.2018 N 252.

Кроме того, оригиналы приходного ордера от 15.11.2017  УТ-1256, договора поставки от 20.01.2016 N 001/15-Z, товарной накладной от 16.11.2017 N УТ-991 и счета-фактуры от 16.11.2017 N УТ-758 были представлены суду на обозрение в судебном заседании 26-30.06.2018.

Ответчик оспорил доказательственное значение перечисленных документов по формальным критериям (по форме), а также по полномочиям лица, подписавшего контракт от 19.05.2017 N 24/17-IT от имени компании, однако об их фальсификации в установленном законом порядке обществом заявлено не было.

Коллегия судей с учетом указаний суда кассационной инстанции, оценив указанные документы на соответствие требованиям статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришла к выводу об отсутствии оснований для их отклонения по формальным основаниям.

При этом суд принимает как относимые доказательства документы, изготовленные (датированные) позже подачи настоящего иска в суд, поскольку из совокупности и взаимной связи представленных доказательств следует, что истец начал осуществлять подготовительные действия к использованию спорного обозначения на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров задолго до обращения в суд, и названные документы рассматриваются судом в контексте продолжения осуществления истцом этих подготовительных действий.

По смыслу статьи 1486 ГК РФ с учетом изложенной выше правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, относительно того, какое лицо может быть признано заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, для целей установления заинтересованности лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака имеет значение наличие реального намерения заинтересованного лица использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществление для этого необходимых подготовительных действий. Следовательно, заинтересованность лица в использовании обозначения должна быть на момент подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Вместе с тем в обоснование заинтересованности могут быть представлены также и доказательства, возникшие после подачи иска, если они находятся во взаимосвязи с ранее представленными доказательствами.

Аналогичная правовая позиция выражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по делу N СИП-120/2014.

Компания мотивирует свою заинтересованность в досрочном прекращении спорного товарного знака также фактом направления заявки на расширение правовой охраны собственного товарного знака "" по международной регистрации N 1248798 на территорию Российской Федерации. Согласно уведомлению Роспатента от 25.04.2016 товарному знаку компании был противопоставлен спорный товарный знак общества, как сходный с ним до степени смешения и зарегистрированный для однородных товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила регистрации товарных знаков), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Проведя сравнительный анализ сравниваемых обозначений с учетом приведенных выше критериев, судебная коллегия приходит к выводу, что заявленное истцом на регистрацию в качестве товарного знака обозначение и спорный товарный знак ответчика являются сходными до степени смешения.

По вопросу однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, и товаров, в отношении которых компания подтвердила осуществление деятельности, связанной с их производством и введением в гражданский оборот, коллегия судей пришла к следующим выводам.

Как следует из пункта 45 Правил регистрации товарных знаков, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Таким образом, однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Согласно правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Из перечисленных выше документов усматривается, что компания фактически осуществляет деятельность, связанную с производством и (или) реализацией с использованием обозначения "LORI PUGLIA" таких товаров, как: мука, макаронных изделий (паста, капеллини, лингуине, спагетти, гомити), помидоры очищенные, оливковое масло, соусы, манная крупа. Указанные товары являются пищевыми продуктами. При этом крупа и мука, являются зерновыми продуктами.

Макаронные изделия (паста, капеллини, лингуине, спагетти, гомити), производимые и реализуемые компанией, также как и рис, тапиока [маниока], саго, являются гарнирами или основными блюдами. Указанные товары, а также мука, зерновые продукты, хлебобулочные изделия являются продуктами питания каждодневного потребления (спроса); являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми; традиционно реализуются в магазинах розничной торговли в одном или близких отделах (полках). Равно как и растительные (оливковые) масла, соусы, очищенные помидоры (томаты, томатные пасты и пр.).

При установлении однородности хлебобулочных изделий с мукой и макаронными изделиями судебная коллегия принимает во внимание также род-вид спорных товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, материал, из которого они изготовлены (основным ингредиентом, при изготовлении хлебобулочных и макаронных изделий, является мука), взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), а также общий круг потребителей.

С учетом этого коллегия судей соглашается с доводом представителя компании, согласно которому указанные сравниваемые товары могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

При повторном рассмотрении дела идентичность либо однородность сравниваемых товаров ответчиком не оспаривалась.

Таким образом, вышеперечисленные товары, в отношении которых компания подтвердила их производство и (или) реализацию (поставку), в том числе в Российской Федерации, идентичны либо однородны товарам "масла и жиры пищевые" 29-го класса, "рис, тапиока [маниока], саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, соусы [приправы]" 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Учитывая изложенное, коллегия судей пришла к выводу о заинтересованности компании в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров "масла и жиры пищевые" 29-го класса и "рис, тапиока [маниока], саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, соусы [приправы]" 30-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

Вместе с тем судебная коллегия приходит к выводу о недоказанности истцом заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении услуг 35-го "сбыт товаров 29-го и 30-го классов через посредников" и 42-го "реализация товаров 29-го и 30-го классов" классов МКТУ ввиду следующего.

На отсутствие обоснования и доказательств заинтересованности истца в отношении перечисленных услуг обратил внимание и президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 26.03.2018 по настоящему делу.

В частности, компанией не было представлено документальных доказательств ведения деятельности в сфере оказания услуг.

В подтверждение своей заинтересованности истец в ходе судебного заседания 26.06.2018 ходатайствовал перед судом о приобщении фотоизображений, на которых запечатлена выставка с участием компании, как то утверждал представитель истца.

Судебная коллегия на основании статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказала в приобщении указанных фотоизображении по мотивам того, что из указанных фотографий невозможно установить хронологию запечатленных событий, их связь с истцом, а также с услугами или товарами, в отношении которых компания заявляет о своей заинтересованности.

Аналогичные фотоматериалы были приобщены к материалам дела при первоначальном его рассмотрении Судом по интеллектуальным правам. Вместе с тем в силу мотивов, приведенных выше, коллегия судей пришла к выводу о том, что указанные фотодокументы не подтверждают заинтересованность компании в части услуг.

Письмо от 04.07.2018, в котором компанией указано, что ею осуществляется продвижение товаров на рынке других стран, как собственного производства, так и товаров других производителей носит декларативный характер и не подтверждается материалами дела.

При этом судебная коллегия обращает внимание заявителя на то, что оптовая торговля товарами собственного производства (товарами под своим брендом) не является оказанием услуг. Как следствие, для этих целей необходимость (целесообразность) предоставления правовой охраны используемому при идентификации таких товаров обозначению в качестве знака обслуживания отсутствует.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Ответчиком как при первоначальном, так и при повторном рассмотрении дела не было представлены доказательств использования спорного товарного знака в отношении товаров "масла и жиры пищевые" 29-го класса и "рис, тапиока [маниока], саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, соусы [приправы]" 30-го класса МКТУ, равно как и доказательства того, что имелись объективные препятствия к такому использованию в исковой период.

При этом при вынесении решения от 09.11.2017 по настоящему делу Судом по интеллектуальным правам было установлено, что документы, представленные ответчиком, подтверждают производство и реализацию им таких товаров, как овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке. Данный вывод не был признан неверным президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 26.03.2018 по настоящему делу.

Часть из представленных ответчиком доказательств, в том числе составленных за пределами искового периода, не является относимыми. В частности, в качестве подтверждения факта ввода в гражданский оборот товара "зерновые продукты" 30-го класса МКТУ ответчик указывал на заключенный им с иностранным лицом - STAMSG Stadlauer Malzfabrik GesmbH (продавцом) контракт от 17.07.2008 N 807, предметом которого явилась закупка обществом солода пивоваренного в количестве одной тысячи тонн, сертификат соответствия солода пивоваренного требованиям ГОСТ Р 51074-2003 (срок действия до 14.04.2010); санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.07.2005; декларации на товары N 10110030/080409/004613 и N 10110030/141108/0016204, а также на заключенные им с обществами с ограниченной ответственностью "ПродТорг", "Лиатрис" и "Визит-М" договоры купли-продажи, соответственно от 28.10.2008, 24.12.2008 и 08.12.2008, согласно которым общество обязалось поставить названным обществам солод для пивоварения.

Вместе с тем товаросопроводительные документы, подтверждающие фактическое исполнение обществом своих обязанностей по передаче этого товара (солод пивоваренный) составлены в декабре 2008 года - за пределами периода доказывания.

Таким образом, ответчик не представил относимых доказательств использования в исковой период спорного товарного знака в отношении товаров "масла и жиры пищевые, рис, тапиока [маниока], саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, соусы [приправы]".

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака общества в отношении товаров 29-го "масла и жиры пищевые", 30-го "рис, тапиока [маниока], саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, соусы [приправы]" и, в то же время, об отсутствии оснований для удовлетворения иска в отношении услуг 35-го "сбыт товаров 29-го и 30-го классов через посредников" и 42-го "реализация товаров 29-го и 30-го классов" классов МКТУ.

При этом коллегия судей обращает внимание истца на то, что на новое рассмотрение суду первой инстанции были переданы требования только в части перечисленных выше товаров и услуг.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 этого Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы, понесенные истцом в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отнесению на ответчика.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования компании FOOD SERVICE S.r.l. удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 232624 в отношении товаров 29-го "масла и жиры пищевые" и 30-го "рис, тапиока [маниока], саго, мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, соусы [приправы]" классов МКТУ.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛИКО-98" (1-я Северная линия, д. 7, Москва, 127204, ОГРН 1027739496080) в пользу компании FOOD SERVICE S.r.l. (Via Adamello, 10 I-70022 ALTAMURA, Italy) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего иска.

В остальной части требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Н.Л. Рассомагина

А.А. Снегур