Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. N С01-410/2018 по делу N А45-28648/2017 Дело о защите исключительных прав на товарные знаки подлежит направлению в апелляционный суд, поскольку суды не учли, что ответчиком словесный элемент используется для индивидуализации товара, идентичного тому, в отношении которого зарегистрированы товарные знаки истца, и это влияет на вероятность смешения обозначений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 июля 2018 г. N С01-410/2018 по делу N А45-28648/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 июля 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Мындря Д.И.,

судей - Корнеева В.А., Булгакова Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания "ГРАСП" (ул. Новоивановская, 2А, г. Владивосток, 690005, ОГРН 1022501282836) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23.11.2017 по делу N А45-28648/2017 (судья Голубева Ю.Н.) и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018 по тому же делу (судьи Павлова Ю.И., Жданова Л.И., Фертиков М.А.)

по иску общества с ограниченной ответственностью "Компания "ГРАСП"

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибкор-Н" (ул. Кленовая, 2, г. Новосибирск, 630126, ОГРН 1025401918431)

о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью "Компания "ГРАСП" - Коваль А.А. (по доверенности от 01.11.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Сибкор-Н" - Борисов А.В. (по доверенности от 21.05.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Компания "ГРАСП" (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сибкор-Н" (далее - общество) об обязании: прекратить использование товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 593720, 570935, 570933, 593825; прекратить продажу товара (майонез) с использованием товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 593720, 570935, 570933, 593825; изъять из оборота и уничтожить за счет общества этикетки (упаковки) продукции, находящейся у общества, на которых размещено словесное обозначение "Золотой", являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 593720, 570935, 570933, 593825; изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию (майонез), на которой размещено словесное обозначение "Золотой", являющееся сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N N 593720, 570935, 570933, 593825; о взыскании с общества компенсации в размере 5 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.11.2017, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми решением и постановлением, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неверное применение судами норм материального и процессуального права, просит решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23.11.2017 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018 отменить и принять новый судебный акт, удовлетворив требования компании в полном объеме.

Нарушение своих прав компания усматривает в том, что судами не дана в полном объеме оценка всем доводам истца, не применены подлежащие применению нормативные правовые акты, в частности, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198).

Также компания указывает на то, что судами в нарушение статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не исследовано заключение патентного поверенного от 20.09.2017 о сравнении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 593720, 570935, 570933, 593825 со спорным обозначением общества, а также протоколы осмотра доказательств от 19.04.2017 и от 19.09.2017.

Кроме того, по мнению компании, судами неверно применены статьи 1477, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Общество против удовлетворения кассационной жалобы возражало по основаниям, изложенным в отзыве на кассационную жалобу. Указывая на неверное толкование компанией норм материального права, а также на недоказанность использования товарных знаков, общество просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель компании поддержал содержащиеся в кассационной жалобе доводы, просил кассационную жалобу удовлетворить.

Представитель общества в судебном заседании просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать, ссылаясь на доводы, указанные в кассационной жалобе.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как усматривается из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, компания является обладателем исключительных прав на товарные знаки: словесное обозначение "Золотой" по свидетельству Российской Федерации N 593720 с приоритетом 03.06.2014 для индивидуализации товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); словесное обозначение "Золотой" по свидетельству Российской Федерации N 570935 с приоритетом 14.12.2010 для индивидуализации товаров 30-го класса МКТУ; словесное обозначение "Золотой" по свидетельству Российской Федерации N 570933 с приоритетом 22.05.1997 для индивидуализации товаров 30-го класса МКТУ; словесное обозначение "Золотой" по свидетельству Российской Федерации N 593825 с приоритетом 12.05.2015 для индивидуализации товаров 30-го класса МКТУ.

Представителями компании 04.04.2017 и 18.04.2017 была приобретена продукция - майонез "Золотой" в количестве двух единиц объемом 200 мл и 850 гр, изготовителем которой является общество. Приобретенный товар упакован в тару, на лицевой и оборотной стороне упаковки которой имеются слова "Золотой" и "майонез". Также компанией установлено, что для рекламы спорного товара и размещения предложения к его продаже обществом используется сайт www.lu-ka.ru, что подтверждается протоколом осмотра доказательств от 19.04.2014.

В связи с тем, что компания не предоставляла обществу согласие на использование названных товарных знаков, она обратилась к нему с претензией от 27.03.2017, в которой было изложено требование о прекращении нарушения исключительных прав на эти товарные знаки и выплате компенсации за допущенное нарушение в размере 5 000 000 рублей.

Не получив ответ на претензию, компания обратилась в Арбитражный суд Приморского края с настоящим исковым заявлением.

Определением Арбитражного суда Приморского края от 07.07.2017 о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда требования компании к обществу выделены в отдельное производство, выделенное дело передано на рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Арбитражный суд Новосибирской области, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из доказанности наличия у компании исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 593720, 570935, 570933 и 593825.

При этом суд первой инстанции, сравнив товарные знаки истца с используемым ответчиком на этикетках товара обозначением, пришел к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между ними и, как следствие, угрозы введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении.

Суд апелляционной инстанции дополнительно указал на то, что основную индивидуализирующую функцию на упаковке реализуемых ответчиком товаров играет обозначение "ЛУКА", а обозначение "Золотой" является описательным применительно к реализуемому обществом товару - майонезу, поскольку указывает на характеристики и свойства этого товара. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что обозначение "Золотой майонез" является обозначением, в котором указывается свойство товара (цвет) и наименование товара, в связи с чем словесный элемент "Золотой" признан описательным элементом, который не может быть использован как индивидуализирующий.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение присутствующего в судебном заседании представителя компании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Подпунктом 2 пункта 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном этим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 этого Кодекса; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 названной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В силу пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд кассационной инстанции не может признать вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения между товарными знаками истца и обозначением, использованным ответчиком для маркировки реализуемого товара, основанным на правильном применении норм материального права и исследовании всех необходимых обстоятельств по делу.

Суды, исследуя вопрос о наличии (отсутствии) вероятности смешения товарных знаков истца с обозначением, использованным ответчиком для маркировки реализуемых им товаров, пришли к выводу об отсутствии такой вероятности на основании того, что на этикетке спорной продукции (майонез) размещено словесное обозначение "ЛУКА", которое является доминирующим, то есть выполняющим основную индивидуализирующую функцию.

Вместе с тем такой подход к оценке вероятности смешения товарных знаков и обозначения "Золотой", нанесенного на этикетки реализованных ответчиком товаров, не может быть признан верным, поскольку судам надлежало сравнить товарные знаки непосредственно с обозначением "Золотой", нанесенным на товар ответчика, и установить, имеет ли место в данном случае вероятность смешения или нет.

При этом закон и обычаи делового оборота не исключают размещение на одном товаре (его упаковке) нескольких товарных знаков, в том числе и различных правообладателей.

Для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации исследованию подлежит факт размещения на таком товаре (упаковке) обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, обладателем прав на которые является компания.

В соответствии с правовой позицией, содержащейся в пункте 32 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, незаконное размещение нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак.

Также судебная коллегия не может согласиться с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что словесное обозначение "Золотой", нанесенное на упаковку товаров, реализованных обществом, является описательным для товара "майонез" ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Как указано в пункте 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Таким образом, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, выдав истцу свидетельства о государственной регистрации товарных знаков, подтвердила исключительные права истца на эти товарные знаки, установив тем самым, что словесный элемент "ЗОЛОТОЙ/ZOLOTOY" в этих товарных знаках не является описательным для товаров, в отношении которых он зарегистрирован, в том числе для товара 30-го класса МКТУ "майонез".

Как отмечено в абзаце третьем пункта 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В пункте 62 этого же постановления также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Если же суды первой и апелляционной инстанции имели в виду, что соответствующее обозначение ответчиком использовано в описательных целях, то судами не учтено следующее.

С учетом части 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда российской Федерации от 01.12.2009 N 10852/09).

Вместе с тем судами не указано, какие действительные характеристики либо свойства товара "майонез" описывает обозначение "Золотой", нанесенное на упаковку конкретного товара, а соответственно, не установлено, является ли оно использованным в общеупотребительном значении.

При этом судами не оценено, воспринимается ли обозначение "золотой", будучи нанесенным на товар, не как выполняющее индивидуализирующую функцию, а как указывающее на какие-либо конкретные характеристики, присущие товару.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А5-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023), степени известности, узнаваемости товарного знака (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06), степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены) (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06). При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

При выявлении сходства товарных знаков с использованным ответчиком обозначением суды первой и апелляционной инстанций не учли следующее.

В соответствии с пунктом 42 Правил рассмотрения заявки словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Суды первой и апелляционной инстанции, воспроизведя указанные положения Правил рассмотрения заявки, устанавливающие критерии (фонетические, графические, семантические), на основании которых осуществляется сопоставление сравниваемых обозначений, вместе с тем сравнительный анализ товарных знаков истца с обозначениями, используемыми ответчиками, по указанным критериям в полном объеме не провели, основываясь на том, что словесный элемент "ЛУКА", являющийся доминирующим, выполняет на упаковках товара основную индивидуализирующую функцию.

Суды не оценили, воспринимается ли вся этикетка майонеза ответчика как единое комбинированное обозначение, или как совокупность разных обозначений.

При этом, если словесный элемент "золотой" воспринимается потребителями как самостоятельный, суды не учли, что, как отмечено в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда российской Федерации от 17.04.2012 N 16577/11, для словесных обозначений отличие в шрифте не влияет на оценку обозначения как тождественного.

Также коллегия судей отмечает, что судами первой и апелляционной инстанций не принято во внимание то обстоятельство, что обществом словесный элемент "Золотой" используется для индивидуализации товара, идентичного тому, в отношении которого зарегистрированы товарные знаки истца, что, как отмечено выше, непосредственно влияет на вероятность смешения обозначений.

Кроме того, коллегия судей считает заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами не дана оценка имеющемуся в материалах дела доказательству - нотариальному протоколу осмотра доказательств от 19.04.2017 25АА N 2109575, согласно которому на страницах сайта производителя майонезов lu-ka.ru в разделе "Наименование продукта" размещена информация о наименованиях майонезов, входящих в линейку LU-KA, в том числе майонеза "Золотой".

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права и оценкой доказательств, представленных в материалы дела.

В силу части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения и постановления суда апелляционной инстанции, препятствует надлежащей проверке обжалуемых актов в суде кассационной инстанции.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят: факт принадлежности истцу указанного права, а также факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. К числу юридических значимых обстоятельств, подлежащих установлению судами при рассмотрении подобных дел, относятся вопросы сходства до степени смешения либо его отсутствия между товарными знаками, принадлежащими истцу, и обозначением, использованным ответчиком для индивидуализации своих товаров и нарушившим исключительные права истца на товарные знаки, а также однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца и товаров, маркированных обозначением, сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Принимая во внимание изложенное, обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как содержащиеся в них выводы не основаны на нормах материального права, подлежащих применению, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дав при этом мотивированную правовую оценку доказательствам, представленным в материалы дела, в том числе определить, имеется ли сходство между товарными знаками истца и использованным ответчиком обозначением, для чего исследовать наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, учитывая рекомендации, изложенные в Правилах рассмотрения заявки, и правовые позиции высшей судебной инстанции; установить наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 23.11.2017 по делу N А45-28648/2017 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018 по тому же делу отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.И. Мындря

Судья

В.А. Корнеев

Судья

Д.А. Булгаков